Normaal gebruik van het gemeenschapsmerk binnen de Europese markt

30  januari  

Normaal gebruik van het gemeenschapsmerk binnen de Europese markt Masterscriptie Informatierecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Universiteit van Amsterdam

Henriëtte A.O. Sandberg, 10433473 - begeleider: Dr. Guibault

2014  

Inhoudsopgave Inleiding

4

Hoofdstuk 1: het merk en het normaal gebruik daarvan

7

1.1

De relevante wetgeving 1.1.1 De aard van de merkenrechtelijke bescherming 1.1.2 De Europese Merkenrichtlijn 1.1.3 Normaal merkgebruik binnen de Merkenrichtlijn 1.1.4 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 1.1.5 Normaal merkgebruik binnen het BVIE 1.1.6 De Gemeenschapsmerkenverordening 1.1.7 Normaal merkgebruik binnen de Gemeenschapsmerkenverordening

7 8 8 9 9 9 10 10

1.2 Het merk en het normaal gebruik daarvan 1.2.1 Wat is een merk? 1.2.2 De functie van het merk 1.2.3 Wat is normaal merkgebruik? 1.2.4 Normaal gebruik in afwijkende vorm

11 11 12 13 14

1.3 Wat is het belang van het normaal merkgebruik? 1.3.1 De vervalprocedure 1.3.2 De oppositieprocedure 1.3.3 De inbreukprocedure

15 15 16 16

1.4 Geldige reden voor niet normaal gebruik

17

1.5 Tussenconclusie

18

Hoofdstuk 2: het territoriale aspect van normaal merkgebruik

19

Inleiding

19

2.1 De Europese interne markt 2.1.1 De wetgeving en doelstellingen van de Europese Unie 2.1.2 Het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de interne markt 2.1.3 De relevante markt

19 20 20 20

2.2 Territorialiteit binnen het Europese merkenrecht 2.2.1 Eerdere arresten betreffende het territoriale aspect van een merk binnen de EU 2.2.2 Het relevante gebruiksgebied binnen de EU voor het Onel/Omel-arrest

21 21 23

2.3 Het Onel/Omel-arrest 2.3.1 Wat voorafging aan de behandeling door het HvJ EU 2.3.2 De beoordeling door het HvJ EU 2.3.3 De verhouding tussen de verschillende aspecten van territorialiteit binnen het Europese merkenrecht

24 24 25

2.4 Reacties vanuit Europa 2.4.1 Nederland 2.4.2 Verenigd Koninkrijk 2.4.3 Duitsland 2.4.5 Overige landen

28 28 30 30 31

2.5 Het territorialiteitsvraagstuk binnen de Benelux

32

27

2

2.5.1 Hoe wordt het territorialiteitsvraagstuk opgelost binnen de Benelux? 2.5.2 Vergelijking EU en Benelux

32 34

2.6 Tussenconclusie

35

Hoofdstuk 3: normaal merkgebruik binnen de Europese markt

37

Inleiding

37

3.1 Conflicten 3.1.1 Intellectuele eigendomsrechten versus het principe van vrij verkeer

37 37

3.2 De voor- en nadelen van de Onel/Omel-uitspraak 3.2.1 Het Onel/Omel-arrest en de interne markt 3.2.2 De voordelen van gebruik in één lidstaat 3.2.3 Waarom het gebruik in één lidstaat niet voldoende kan zijn

38 38 39 39

3.3 Het ideale gebruiksgebied 3.3.1 De afweging: toegang tot de markt of blokkade van de markt 3.3.2 Grenzeloos 3.3.3 Geen nationale merken meer 3.3.4 Het onderzoek van het Max Planck Instituut

40 40 41 42 43

3.4 Tussenconclusie Hoofdstuk 4: conclusie 4.1 Korte terugblik op wat er behandeld is tijdens het onderzoek 4.2 Beantwoording van de onderzoeksvraag Literatuur & bronnen Bijlage

44 46 46 48 49 55

3

Inleiding Het merkenrecht is een erg sterk recht voor een merkhouder. Tegenover dit sterke recht staan verplichtingen waaraan de merkhouder moet voldoen, zoals het normaal dienen te gebruiken van een merk. Normaal merkgebruik, wanneer is gebruik normaal en wat is belang hiervan? Dit kleine onderdeel van het merkenrecht is toch een stuk belangrijker en meer omstreden dan u zou verwachten. Na het lezen van deze scriptie, weet u waarom. Deze scriptie zal het merkenrecht behandelen, specifiek het normaal merkgebruik. Het normaal gebruiken van een merk is een vereiste voor het behoud van de merkrechten van de merkhouder.1 Tijdens dit onderzoek is er gefocust op het Europese kader, vooral op de Gemeenschapsmerkenverordening2 en de Europese principes met betrekking tot de Europese interne markt. Op grond van de Gemeenschapsmerkenverordening kan een merkhouder een merk inschrijven dat geldt in de gehele EU, een gemeenschapsmerk. Het belangrijkste Europese principe voor dit onderzoek is het streven naar een gemeenschappelijke interne markt.3 Het mededingingsrecht kan ook worden beïnvloed door het merkenrecht, maar de focus ligt op het begrip vrij verkeer van goederen en diensten en daarom zal het mededingingsrecht bijna geen rol spelen in dit onderzoek. Tevens wordt er aandacht besteed aan het Benelux en nationaal merkenrecht. Het internationale merkenrecht is voor dit onderzoek niet van belang geweest en zal ook niet apart behandeld worden. 4 Binnen dit rechtskader zal ik deze onderzoeksvraag beantwoorden: “in hoeverre moet de merkenrechtelijke beschermingsomvang van het gemeenschapsmerk aangepast worden aan het territorium waar het gemeenschapsmerk normaal gebruikt wordt, zodat de werking van de interne markt niet zal worden verstoord?” Deze probleemstelling is tot stand gekomen door verschillende vraagstukken met betrekking tot het territoriale aspect van het normaal merkgebruik. Eén van de knelpunten is waar het gemeenschapsmerk normaal gebruikt zou moeten worden. In ieder geval binnen de Europese 1

Oosterman 2007. Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 2009, L 78/1). 3 Amtenbrink & Vedder 2010, p. 275. 4 Internationale regelgeving betreffende het merkenrecht: Unieverdrag van Parijs, TRIPs-verdrag, Overeenkomst van Madrid en het protocol bij de overeenkomst van Madrid. 2

4

Gemeenschap, maar is dat hetzelfde als gebruik in één lidstaat? Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft hierop antwoord gegeven in het Onel/Omel-arrest.5 Leno Merken, houder van het gemeenschapsmerk Onel was het niet eens met het depot van het merk Omel van Hagelkruis en stelde oppositie in.6 Hagelkruis stelde dat Leno haar gemeenschapsmerk niet normaal had gebruikt, omdat het gebruik alleen plaatsvond in Nederland. Leno stelde dat merkgebruik binnen één land voldoende is.7 Door het Hof van Justitie van de EU werd bepaald dat gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de één lidstaat over het algemeen niet voldoende is voor normaal merkgebruik.8 Eén van de redenaties achter dit antwoord heeft betrekking op het principe van de interne markt. De bescherming van een gemeenschapsmerk dat wordt gebruikt in een zeer beperkt gebied zou de Europese interne markt kunnen blokkeren.9 Ondanks dat het antwoord van het Hof van Justitie EU duidelijk lijkt, blijft er ruimte voor vragen. Kan men stellen dat gebruik binnen de Europese Gemeenschap iets anders is dan gebruik binnen één lidstaat? Welke factoren bepalen het territorium voor het normaal gebruik: de grenzen van lidstaten, het relevante publiek, de relevante markt? Op welke manier kan het normaal merkgebruik in een beperkt gebied de werking van de gemeenschappelijke, interne markt verstoren? Verdient een gemeenschapsmerk wel EU-wijde bescherming als het niet overal gebruikt wordt? Tijdens dit onderzoek wordt er een antwoord gezocht op deze vragen en zullen er oplossingen worden aangedragen om het merkenrecht en de werking van de interne markt zonder probleem naast elkaar te laten bestaan. De nadruk ligt dus op het Europese recht. Het Benelux-recht is vooral van belang voor de rechtsvergelijking die zal plaatsvinden. Het gemeenschapsmerk beweegt zich namelijk op de Europese markt en het Beneluxmerk op de markt van de Benelux. Deze twee markten verschillen nogal van grootte, heeft dit invloed op het territoriale aspect van het normaal merkgebruik? In deze rechtsvergelijking zal duidelijk worden of het probleem van de territorialiteit van het merkenrecht anders wordt aangepakt binnen de Benelux dan op Europees niveau en zo ja, waarom dit zo is.

5

HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11 (Onel/Omel). BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, m.nt. Gielen (Onel/Omel). 7 BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, r.o. 21 (Onel/Omel). 8 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 55 (Onel/Omel). 9 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 50 (Onel/Omel). 6

5

Het onderzoek is opgedeeld in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk wordt geopend met een korte uiteenzetting van de relevante wetgeving. Tevens zullen de begrippen ‘merk’ en ‘normaal gebruik’ worden uitgelegd. Ook zal het belang van het merk en het merkgebruik worden behandeld. Een merkrecht kan namelijk ook eindigen. Op welke manieren dit kan plaatsvinden en hoe normaal merkgebruik dit kan tegengaan zal duidelijk gemaakt worden. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan de rechtvaardiging van niet-gebruik. In het tweede hoofdstuk wordt het territoriale aspect van het normaal merkgebruik behandeld. Waar moet het gemeenschapsmerk worden gebruikt om te voldoen aan de vereisten van normaal gebruik? Om tot dit antwoord te komen wordt eerst uitgelegd wat de samenhang is tussen de interne markt en het normaal merkgebruik. Eerst zullen de relevante principes van de Europese Unie worden uitgelegd. Daarna wordt de achtergrond van de territorialiteit binnen het merkenrecht behandeld aan de hand van arresten die betrekking hebben op andere gebieden dan het normaal merkgebruik. Zo wordt duidelijk hoe territorialiteit wordt behandeld binnen andere merkenrechtelijke of Europees rechtelijke vraagstukken. Het Onel/Omel-arrest zal uitgebreid besproken worden. Daarna wordt er een analyse gemaakt van wat deze rechters gezegd hebben en een overzicht gegeven van het commentaar van juristen in Europa over deze uitspraak. De nadruk in dit onderzoek ligt op de Europese markt, maar binnen de Benelux is het vraagstuk over de territorialiteit van het merkrecht ook behandeld. Hoe is deze kwestie opgelost binnen Nederland, België en Luxemburg en is dit ook toegepast binnen de EU? Dit zal duidelijk worden gemaakt aan de hand van de eerdergenoemde rechtsvergelijking tussen de EU en de Benelux. In

het

derde

hoofdstuk

wordt

het

normaal

merkgebruik

geplaatst

binnen

de

gemeenschappelijke markt. De problemen die kunnen ontstaan worden omschreven, zodat er naar een oplossing kan worden gezocht. Daarna zal worden bekeken of het Onel/Omel-arrest deze oplossing gegeven heeft en of er nog andere oplossingen mogelijk zijn. Uiteindelijk zal blijken welk territorium het meest wenselijk is. Belangrijk voor de beoordeling van dit vraagstuk is het onderzoek naar het Europese merkenrechtsysteem door het Max Planck Instituut. Ik zal de suggesties die zij doen bespreken en meenemen in mijn onderzoek. Uiteindelijk zal in het vierde hoofdstuk de conclusie worden gegeven en de onderzoeksvraag worden beantwoord. In de bijlage is een overzicht van alle jurisprudentie opgenomen.

6

Hoofdstuk 1: het merk en het normaal gebruik daarvan Inleiding Dit hoofdstuk wordt geopend met een korte uiteenzetting van de relevante wetgeving. Met deze wetgeving wordt de Europese en Benelux regelgeving betreffende het merkenrecht bedoeld, specifiek de artikelen over het normaal merkgebruik. De verschillende wetgeving wordt op chronologische volgorde behandeld, beginnend met de Merkenrichtlijn, daarna het BVIE en ten slotte de Gemeenschapsmerkenverordening. Op deze manier zal ik het juridisch kader afbakenen binnen het Europees en Benelux recht. Ook zullen de begrippen ‘merk’ en ‘normaal gebruik’ duidelijk uit worden gelegd aan de hand van de in de wet en jurisprudentie gegeven definities. Tevens zal het belang van het merk en het merkgebruik worden behandeld. Het belang van het merk komt voort uit de verschillende functies van het merk en door middel van het normaal gebruik kan een merkhouder zijn recht blijven handhaven. Een merkrecht kan namelijk ook eindigen. Op welke manieren dit kan plaatsvinden en hoe normaal merkgebruik dit kan tegengaan wordt aan de hand van de verschillende (gerechtelijke) procedures uitgelegd. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan de rechtvaardiging van niet-gebruik. Een merk hoeft niet te vervallen als het niet normaal is gebruikt, de merkhouder kan een geldige reden geven. Wat er onder deze reden verstaan kan worden, wordt uitgelegd aan de hand van de jurisprudentie.

1.1 De relevante wetgeving 1.1.1 De aard van de merkenrechtelijke bescherming De kern van het merkenrecht is dat de merkhouder een uitsluitend en absoluut subjectief recht heeft op zijn ingeschreven merk. De bescherming omvat niet alleen namaak, maar ook het afbreuk doen aan de reputatie van een merk, het ongerechtvaardigd voordeel trekken en verwarring. Als er sprake is van inbreuk zoals bepaald is in de wet, dan heeft de merkhouder een verbodsrecht. 10

10

Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 265.

7

1.1.2 De Europese Merkenrichtlijn De nationale merkenrechtsystemen zijn op Europees niveau geharmoniseerd door de Merkenrichtlijn.11 Wetgevingen worden geharmoniseerd om de goede werking van de interne markt verzekeren.12 Het is van belang dat alle ingeschreven merken in Europa hetzelfde niveau van bescherming genieten.13 De Merkenrichtlijn is dan ook van toepassing op ieder nationaal, Benelux of internationaal merk met rechtsgevolgen in een Europese lidstaat.14 Niet alle nationale merkenrechtbepalingen worden geharmoniseerd, alleen de bepalingen die rechtstreekse invloed hebben op de werking van de Europese markt.15

1.1.3 Normaal merkgebruik binnen de Merkenrichtlijn In de negende considerans van de Merkenrichtlijn wordt de ratio achter de sanctie van het verval wegens het niet normaal gebruik gegeven, namelijk het aantal ingeschreven merken terug te dringen en het aantal conflicten te verminderen.16 De tweede reden is het verminderen van de spanning tussen de merkhouder en de derde, die wellicht hetzelfde teken ook zou willen gebruiken. Er moet een rechtseconomische afweging worden gemaakt met betrekking tot de hoogte van de lat voor het normaal merkgebruik. Als de lat te hoog wordt gelegd, is het voor merkhouders onder bepaalde omstandigheden niet meer mogelijk om het door hen ingeschreven merk te behouden. Als de lat te laag wordt gelegd dan kunnen concurrentiebelangen van derden in de problemen komen, het merk vervult dan geen nuttige onderscheidende functie meer, maar komt niet vrij voor derden. 17 Artikel 10 van de Merkenrichtlijn stelt vast hoe het vereiste van normaal gebruik dient te worden geharmoniseerd.

11

Eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PbEG 1989, L 40/1), nu: Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PbEG 2008, L 299/25). 12 Considerans 3 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PbEG 2008, L 299/25). 13 Considerans 10 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PbEG 2008, L 299/25). 14 Artikel 1 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PbEG 2008, L 299/25). 15 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 50. 16 Considerans 9 Merkenrichtlijn. 17 Oosterman 2007.

8

1.1.4 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom Nederland heeft geen nationaal merkenrecht meer. Het merkenrecht wordt geregeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).18 Dit betekent dat België, Nederland en Luxemburg allemaal hetzelfde merkenrecht hanteren, zodat de interne markt van de Benelux goed blijft functioneren.19 Voor de overgang naar het Benelux merkenrecht was er wel een nationaal merkenrecht. De eerste Nederlandse Merkenwet stamt uit 1880, deze werd vervangen door de Merkenwet van 1893.20 Uiteindelijk trad de Benelux Merkenwet in 1971 in werking.

21

Het BVIE regelt niet alleen het merkenrecht, maar ook het

modellenrecht. 22 Voor het BVIE was er de Eenvormige Beneluxwet op de merken, de Benelux-Merkenwet (hierna: BMW).23 Het BVIE heeft de bepalingen van de BMW vrijwel onveranderd overgenomen.24 De BMW werd wel gewijzigd door de inwerkingtreding van de Merkenrichtlijn.25

1.1.5 Normaal merkgebruik binnen het BVIE In het BVIE wordt het normaal gebruik genoemd in artikel 2.26 lid 2 sub a. Het BVIE heeft de verwoording van de bepaling over het normaal gebruik onveranderd uit het BMW overgenomen.26 In het artikelsgewijs commentaar op het BMW wordt beschreven wat toen onder normaal gebruik werd verstaan: “Het verplichte gebruik moet een normaal gebruik zijn, dat wil zeggen dat alle aan het geval eigen omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen, of men werkelijk met een gebruik te doen heeft.”27 In het commentaar wordt ook duidelijk gemaakt dat de rechter de mogelijkheid heeft om de bewijslast billijk te verdelen, omdat het anders erg lastig zou kunnen worden om het nietgebruik te kunnen bewijzen.28

18

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, 22 augustus 2010, Trb. 2010, 236. Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 54. 20 Merkenwet: wet van 30 september 1893, Stb. 146. 21 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 48. 22 Titel 4 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, 22 augustus 2010, Trb. 2010, 236. 23 Van der Kooij & Mulder 2010, p. 102. 24 Geerts 2011, p. 47. 25 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 49. 26 Artikel 5 lid 2 sub a BMW. 27 Artikelsgewijze opmerkingen Benelux-verdrag inzake de waren merken, met bijlage: de Eenvormige Beneluxwet op de waren merken, Brussel 19 maart 1962, Trb.1962, 58, artikel 5 BMW, p. 58. 28 Artikelsgewijze opmerkingen Benelux-verdrag inzake de waren merken, met bijlage: de Eenvormige Beneluxwet op de waren merken, Brussel 19 maart 1962, Trb.1962, 58, artikel 5 BMW, p. 59, zie ook: Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom naar aanleiding van de eerste wijziging van het BVIE van 1 december 2006, p. 14. 19

9

1.1.6 De Gemeenschapsmerkenverordening De Gemeenschapsmerkenverordening29 is in werking getreden op 1 april 1996. Sindsdien bestaat de mogelijkheid om door middel van één inschrijving een merkrecht te verkrijgen dat geldt in de gehele Europese Unie. Dit systeem bestaat naast de nationale merkenwetgeving, er is

sprake

van

co-existentie

van

de

twee

rechtssystemen.

30

31

De 32

Gemeenschapsmerkenverordening heeft directe werking in alle lidstaten. Het OHIM is belast met de uitvoering van de verordening.33 Ondernemingen kiezen voor een gemeenschapsmerk als zij bescherming willen in meerdere Europese lidstaten.34 De achtergrond van deze verordening is het bevorderen van het vrije verkeer van diensten en goederen binnen de EU. Dit probeert men te bereiken door eventuele barrières, door nationale rechtssystemen, binnen de Europese markt weg te nemen.35

1.1.7 Normaal merkgebruik binnen de Gemeenschapsmerkenverordening Artikel 15 van de Gemeenschapsmerkenverordening behandelt het gebruiksvereiste van het gemeenschapsmerk. Deze bepaling is hetzelfde als die in de Merkenrichtlijn. Artikel 10 Merkenrichtlijn wordt op dezelfde wijze toegepast als het artikel van de verordening.36 De periode van vijf jaar dat een merk niet per se gebruikt hoeft te worden en louter een formele inschrijving genoeg is om bescherming te genieten, wordt in de ‘grace period’ genoemd. Als deze periode voorbij is, dan kan de merkhouder gevraagd worden om te laten zien dat hij zijn merk daadwerkelijk gebruikt. Dit gebeurt zodat het merkenregister met kan worden opgeschoond. Het is namelijk onwenselijk dat een nieuwe merkinschrijving niet mogelijk is, omdat er ouder, maar ongebruikt, merk ingeschreven staat.37 Zes tot tien procent van de gemeenschapsmerken worden niet normaal gebruikt na vijf jaar. Dit moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen om het gemeenschapsmerkensysteem goed te laten functioneren.38 Wanneer de vijf jaar zich afspeelt binnen de inschrijving maakt niet uit. 39 29

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 2009, L 78/1). 30 Considerans 6 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 2009, L 78/1). 31 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 52. 32 Office for the Harmonisation of the Internal Market, http://oami.europa.eu. 33 Gielen 2011, p. 380. 34 ECTA 2008, p. 28. 35 Gielen 2011, p. 380. 36 HvJ EU 18 juli 2013, nr. C-252/12, r.o. 28 (Specsavers/Asda Stores). 37 OHIM 2013, p. 4. 38 Max Planck Instituut 2011, p. 55.

10

Het OHIM vindt een zware bewijslast voor gebruik niet nodig. Er is geen gebruiksminimum vastgesteld, dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het bewijs dient deugdelijk en objectief het effectief en efficiënt gebruik aan te tonen.40 Wat nooit als normaal gebruik wordt geaccepteerd, is ‘token use’ of onbetekenend gebruik, dit is het gebruik alleen om het merkrecht in stand te houden. De rechter zal alle omstandigheden meenemen in de beoordeling, zoals de plaats, tijd, omvang, aard van het gebruik en de soort diensten of goederen waarop het merk betrekking heeft.41 Met de aard van het gebruik wordt gedoeld op de eis dat een merk gebruikt moet worden in het handelsverkeer.42 Het merk moet ook een duidelijk verband leggen tussen het merk en de aangeboden diensten of producten.43

1.2 Het merk en het normaal gebruik daarvan 1.2.1 Wat is een merk? In artikel 2.1, lid 1 van het BVIE is bepaald dat alle benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere grafische voorstellingen of tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, als individuele merken kunnen worden beschouwd 44 Uit de tekst van het BVIE, de Gemeenschapsmerkenverordening en de Merkenrichtlijn blijkt dat er sprake is van een open definitie van het merkbegrip. De vereisten zijn dat het moet gaan om a) een teken wat b) vatbaar is voor grafische voorstelling c) met een onderscheidingsfunctie.45 Wat moet men verstaan onder een ‘teken’? Het begrip moet ruim worden uitgelegd. ‘Voor grafische voorstelling vatbaar’ betekent niet dat het merk per se visueel waarneembaar moet zijn. Het merk moet door het in aanmerking komende publiek als een signaal kunnen worden opgemerkt.46 Dit betekent dat een teken dat als zodanig niet zichtbaar is, wel een merk kan vormen als het teken vatbaar is voor een grafische voorstelling. Dit kan door middel van

39

Benelux regelgeving inzake merken: Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001. 40 OHIM 2013, p. 8. 41 OHIM 2013, p. 9. 42 OHIM 2013, p. 10. 43 OHIM 2013, p. 11. 44 Artikel 2.1 lid 1 BVIE, artikel 4 Gemeenschapsmerkenverordening, artikel 2 Merkenrichtlijn. 45 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 96. 46 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 97.

11

figuren, lijnen of letters. Deze voorstelling moet duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn voor het publiek.47 Hoe wordt een recht op een merk verkregen? Er bestaan twee soorten systemen voor het ontstaan van een merkenrecht. Het eerste stelsel is een declaratief stelsel waar het merkrecht ontstaat door het eerste gebruik van het merk.48 Het tweede stelsel is een attributief stelsel waar het recht door middel van een inschrijving ontstaat, dit wordt toegepast in de Benelux en Europa.49 Het merk moet eerst worden gedeponeerd bij een merkenbureau. Het moment daarna, de definitieve inschrijving, is het rechtscheppende moment.50

1.2.2 De functie van het merk Nu wij weten wat een merk is, kan de volgende vraag worden gesteld. Waarom is een merk inschrijven voor een onderneming zo belangrijk? Het merk heeft bepaalde functies die noodzakelijk zijn voor succesvol ondernemen, zoals de onderscheidingsfunctie.51 Door het voeren van een merk, wordt het product of de dienst van de ene onderneming onderscheiden van het product of de dienst van een ander bedrijf.52 Het onderscheiden is feitelijk, het publiek hoeft zich niet te realiseren dat een onderscheidend teken een merk is.53 In de doctrine was eerst aangenomen dat er een dubbele toets moest plaatsvinden.54 Deze toets hield in dat niet alleen moest worden vastgesteld of het merk kon onderscheiden, maar ook of het merk zou mogen onderscheiden. De laatste toetsing behelst de eis van rechtmatigheid. Deze toetsing werd van belang geacht, omdat anders een kans bestond dat tekens gemonopoliseerd zouden worden die eigenlijk voor iedereen vrij voor gebruik zouden moeten zijn,

55

zoals

‘Postkantoor’, 56 een uitsluitend beschrijvend teken of ‘Chiemsee’, 57 een geografisch verwijzend teken. Dankzij de ruime interpretatie van het onderscheidend vermogen en de zeer strenge toetsing door de merkenbureaus is een dubbele toetsing niet meer nodig, de rechtmatigheid wordt in beginsel meegenomen in de beoordeling.58

47

HvJ EG 12 december 2002, NJ 2003, 600, r.o. 55 (Sieckmann). Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 254. 49 Van der Kooij & Mulder 2010, p. 111. 50 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 254. 51 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 96. 52 Gielen 2011, p. 210. 53 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 98. 54 Bijvoorbeeld door T.J. Dorhout Mees in het boek Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële Eigendom uit 1989. 55 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 99-100. 56 HvJ EG 12 februari 2004, NJ 2006, 531, r.o. 54 (Postkantoor). 57 HvJ EG 4 mei 1999, IER 1999, nr. 30, r.o. 11 (Windsurfing Chiemsee). 58 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 100. 48

12

De onderscheidingsfunctie is de wezenlijke functie van het merk volgens het HvJ EU.59 Een merk heeft ook andere belangrijke functies. Een merk schetst een bepaald beeld van een product of dienst. Dit wordt de ‘positionering’ van een merk genoemd.60 Een andere functie van het merk is de vertrouwens- of goodwillfunctie. Het merk moet door middel van de goodwill vertrouwen opwekken bij de consument. Via de reclame- en de communicatiefunctie van het merk kan er in de media worden gecommuniceerd.61

1.2.3 Wat is normaal merkgebruik? In de vorige paragraaf is duidelijk gemaakt wat er onder normaal gebruik wordt verstaan volgens de wet en wat de wettelijke ratio achter dit principe is. Graag zou ik het begrip nog duidelijker maken aan de hand van jurisprudentie. Een belangrijke uitspraak van het HvJ EU is het Ansul/Ajax-arrest.62 Hier werd uitgelegd wat er moet worden verstaan onder normaal gebruik in de zin van de Merkenrichtlijn. Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk overeenkomstig de onderscheidingsfunctie wordt gebruikt om voor de waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven, afzet te vinden en te behouden. Symbolisch gebruik63 wordt uitgesloten.64 Het HvJ EU houdt bij de beoordeling rekening met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie van het merk reëel is. In het bijzonder wordt er rekening gehouden met de volgende omstandigheden: “de gebruiken die in de relevante economische sector gerechtvaardigd worden geacht om marktaandelen te verkrijgen of te behouden, de aard van de waren of diensten, kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het merk.”65 Het gebruik van het merk hoeft niet altijd omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden aangemerkt. Dit is afhankelijk van de kenmerken van de betrokken producten of diensten.66 Het HvJ EU eist niet dat de merkhouder het merk continu of in het openbaar gebruikt, in tegenstelling tot de Advocaat-generaal.67

59

Geerts 2011, p. 81. Gielen 2011, p. 211. 61 Gielen 2011, p. 211. 62 HvJ EG 11 maart 2003, LJN AK3869 (Ansul/Ajax). 63 Token use, onbetekenend gebruik. 64 HvJ EG 11 maart 2003, LJN AK3869, r.o. 43 (Ansul/Ajax). 65 HvJ EG 11 maart 2003, LJN AK3869, r.o. 43 (Ansul/Ajax). 66 HvJ EG 11 maart 2003, LJN AK3869, r.o. 39 (Ansul/Ajax). 67 Stols 2004, p. 3. 60

13

Wat is reële commerciële exploitatie? Hier is sprake van als er afzet is of is geweest, of er als er een begin van marktintroductie plaatsvindt. De afnemers van de waren of diensten dienen deze binnen redelijke termijn te kunnen verwerven. Reële afzet is een verworven of binnen een redelijke termijn te verwerven afzet.68 De Nederlandse Hoge Raad heeft in het arrest Bonnie Doon/Sidoste bepaald dat gering gebruik in bepaalde gevallen normaal gebruik kan zijn, bijvoorbeeld als een nieuwkomer een marktaandeel en afzet probeert te verwerven.69 Gebruik moet extern plaatsvinden, intern gebruik is onvoldoende. Gebruik kan niet als extern worden aangemerkt als het alleen kenbaar is voor de merkhouder en zijn licentienemer.70 In het arrest La Mer/Goemar heeft het HvJ EU het begrip ‘normaal gebruik’ verder uitgewerkt.71 Er werd bepaald dat er geen gebruiksminimum kan worden vastgesteld.72 Het is dus mogelijk dat gebruik door één enkele klant voldoende is, mits het voor de merkhouder commercieel gerechtvaardigd is.73 Nog een factor waarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling, is het bewijs dat de merkhouder kan leveren.74 In het arrest Wellness wordt een voorbeeld gegeven van gebruik dat niet kan worden beschouwd als normaal. 75 Als een merkhouder zijn merk aanbrengt op producten die hij gratis meegeeft aan kopers, is het geen normaal gebruik. Dit draagt in die omstandigheden niet bij aan het vinden van afzet en het gebruik vindt niet plaats overeenkomstig de onderscheidingsfunctie.76

1.2.4 Normaal gebruik in afwijkende vorm In artikel 10 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn wordt bepaald dat normaal gebruik ook in aan afwijkende vorm kan plaatsvinden.77 De merkhouder kan zich beroepen op gebruik in een vorm die afwijkt van de vorm waarin het merk is ingeschreven, mits de verschillen tussen de twee vormen niet afdoen aan het onderscheidend vermogen van het merk, en ongeacht het feit dat het merk ook in de afwijkende vorm is ingeschreven.78

68

Oosterman 2007. HR 23 december 2005, LJN AU2850, r.o. 3.5.2 (Sidoste/Bonnie Doon). 70 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 451. 71 HvJ EG 27 januari 2004, NJ 2007, 230 (La Mer/Goemar). 72 HvJ EG 27 januari 2004, NJ 2007, 230, r.o. 25 (La Mer/Goemar). 73 HvJ EG 27 januari 2004, NJ 2007, 230, r.o. 24 (La Mer/Goemar). 74 HvJ EG 27 januari 2004, NJ 2007, 230, r.o. 22 (La Mer/Goemar). 75 HvJ EG 15 januari 2009, nr. C-495/07 (Wellness). 76 HvJ EG 15 januari 2009, nr. C-495/07, r.o. 21-22 (Wellness). 77 Het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd. 78 HvJ EU 25 oktober 2012, IER 2013, nr. 29, r.o. 30 (Rintisch/Eder). 69

14

Een tweede aparte situatie is dat er een merk is ingeschreven dat een onderdeel vormt van een samengesteld merk. Hierover zijn prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU in het arrest Colloseum Holding/Levi Strauss en Specsavers/Asda.79 Onder gebruik wordt verstaan: “Het zelfstandig gebruik en het gebruik als bestanddeel van een ander merk in zijn geheel of in combinatie daarmee.”80 Een merk kan dus onderscheidend vermogen verkrijgen als het wordt gebruikt in de vorm van een samengesteld merk.81 Ook als de merken allebei apart en als combinatie zijn ingeschreven, maar zij alleen in combinatie worden gebruikt. 82 Er wordt in de Gemeenschapsmerkenverordening

geen

strikte

overeenstemming

vereist

tussen

de

ingeschreven vorm en de in de handel gebruikte vorm, zolang het onderscheidend vermogen maar niet wordt gewijzigd.83 Het uitbreiden van de bescherming door middel van het inschrijven van meerdere vormen van het merk, wordt defensief merkgebruik genoemd. Zo kunnen ondernemingen de beschermingsomvang

vergroten.

84

Het

enige

wat

telt

is

dat

het

teken

een

onderscheidingsfunctie voor de bepaalde waren heeft in de ogen van het relevante publiek.85

1.3 Wat is het belang van het normaal merkgebruik? Als een merk niet gebruikt wordt, kan een merkhouder zijn recht verliezen. Een merk kan ook nietig worden verklaard,86 dit gebeurt met terugwerkende kracht.87

1.3.1 De vervalprocedure Een merkrecht kan eeuwig duren, zolang de inschrijving iedere tien jaar wordt vernieuwd.88 De vervallenverklaring van het merk kan worden gevorderd als het merk vijf jaar niet normaal gebruikt wordt.89 In principe geldt de vervallenverklaring voor het gehele gebied waarvoor het merk was ingeschreven.90 Maar het is ook mogelijk dat een merk gedeeltelijk vervalt.91 79

HvJ EU 18 april 2013, LJN BZ8929, r.o. 24 (Colloseum Holding/Levi Strauss), HvJ EU 18 juli 2013, nr. C252/12, r.o. 16 (Specsavers/Asda Stores). 80 HvJ EU 18 april 2013, LJN BZ8929, r.o. 32 (Colloseum Holding/Levi Strauss). 81 HvJ EU 18 april 2013, LJN BZ8929, r.o. 36 (Colloseum Holding/Levi Strauss). 82 HvJ EU 18 juli 2013, nr. C-252/12, r.o. 31 (Specsavers/Asda Stores). 83 HvJ EU 18 juli 2013, nr. C-252/12, r.o. 29 (Specsavers/Asda Stores). 84 Geerts 2013, §4. 85 Phillips 2013 A. 86 Artikel 3 en artikel 4 Merkenrichtlijn. 87 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 480. 88 Geerts 2011, p. 94. 89 Artikel 12 Merkenrichtlijn, 90 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 446.

15

Bekende merken kunnen ook wegens niet normaal gebruik vervallen.92 Door hernieuwd merkgebruik kan een merkrecht weer nieuw leven in geblazen worden.93 De vordering kan worden ingesteld door een belanghebbende,94 mits deze vordering op grond van bijzondere omstandigheden niet onbehoorlijk kan worden geacht in het licht van de onderlinge verhouding tussen de merkhouder en de belanghebbende.95 De bewijslast ligt bij de eiser, degene die het verval inroept. Dit betekent niet dat de merkhouder niets hoeft te bewijzen, hem kan door de rechter gevraagd worden of hij bewijs kan leveren voor normaal gebruik. Dit is de billijke verdeling van de bewijslast.96

1.3.2 De oppositieprocedure De oppositieprocedure kan in gang worden gezet binnen drie maanden nadat het merkdepot is gepubliceerd.97 De houder van een ouder merk kan zich op deze manier verzetten tegen de inschrijving van een overeenstemmend of hetzelfde teken. Als het merk eenmaal is ingeschreven kan de merkhouder geen oppositie meer voeren. De merkhouder kan zijn recht op oppositie verliezen door het niet normaal gebruiken van zijn merk.98 Hij kan dan niets meer doen tegen het nieuwe merk.

1.3.3 De inbreukprocedure Als het merk vatbaar is geworden voor vervallenverklaring.99 Betekent het dat de merkhouder zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend teken in het economisch verkeer door een derde.100 Tijdens een inbreukprocedure, gestart door de merkhouder, kan de derde zich verweren met een tegenvordering tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik.101 Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de rechtbank Breda in de zaak tussen Puma en Ferro.102 Puma stelde dat Ferro inbreuk maakte op de merkrechten van

91

Artikel 13 Merkenrichtlijn. Stols 2004, p. 1. 93 Holzhauer 2005, p. 334. 94 Oosterman 2007. 95 BenGH 18 november 1988, LJN AG5951, m.nt. Nieuwenhoven Helbach, r.o. 28 (Philip Morris). 96 Gielen & Verkade 2009, p. 315. 97 Artikel 42 lid 1 Gemeenschapsmerkenverordening. 98 Artikel 43 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening. 99 Oosterman 2007. 100 Artikel 9 Gemeenschapsmerkenverordening. 101 Oosterman 2007. 102 Rb Breda 15 juni 2005, LJN AT8343 (Puma/Ferro). 92

16

Puma.103 Ferro verweerde zich door in een eis in reconventie de vervallenverklaring van een merk van Puma te vorderen. Dit werd onderbouwd door te stellen dat het merk van Puma niet normaal werd gebruikt binnen de Benelux.104 De rechter oordeelde dat Puma niet voldoende kon onderbouwen dat er afzet was of werd gezocht in de Benelux, zij maakte namelijk geen reclame en verkocht geen producten onder dat merk. De vordering van Ferro om het merk te laten vervallen werd toegewezen.105 Uit deze zaak blijkt duidelijk dat een inbreukprocedure tot heel vervelende resultaten kan leiden bij niet-normaal gebruik. Puma kan geen beroep meer doen op de merkenrechtelijke bescherming op één van haar merken binnen de Benelux. Ferro kan het merk blijven gebruiken, ook als hun teken overeenstemt met dat van Puma.

1.4 Geldige reden voor niet normaal gebruik Een merk hoeft niet altijd vervallen te worden verklaard als het niet normaal is gebruikt. Een merkhouder kan namelijk een geldige reden aanvoeren om het niet-gebruik te rechtvaardigen.106 In het Winston-arrest is aangegeven wat een geldige reden zou kunnen zijn.107 Het merkrecht vervalt niet als de merkhouder stelt of bewijst dat er “buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden waren, die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maakten, of zo moeilijk dat naar de in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven het in redelijkheid niet van de merkhouder verwacht kon worden dat hij zijn merk normaal zou gebruiken.”108 Wichers Hoeth vindt dat het Benelux Gerechtshof (hierna: BenGH) strenge eisen stelt aan de geldige reden, alleen overmacht kan een geldige reden opleveren.109 In het Phillip Morris-arrest uit 1988 moest het BenGH terugkomen het Winston-arrest.110 De verwerende partij vond dat zij zich in omstandigheden bevond die de strenge vereisten van het Winston-arrest kon verzachten. Het BenGH wilde hier niets van weten. De strenge eisen waren juist gesteld om te verzekeren dat de merkhouder zijn merk normaal zou gebruiken, dit om de sterke bescherming van het merkenrecht te rechtvaardigen.111

103

Rb Breda 15 juni 2005, LJN AT8343, r.o. 3.7 (Puma/Ferro). Rb Breda 15 juni 2005, LJN AT8343, r.o. 3.8 (Puma/Ferro). 105 Rb Breda 15 juni 2005, LJN AT8343, r.o. 3.11 (Puma/Ferro). 106 Bijvoorbeeld de ‘tenzij-clausule’ in artikel 10 lid 1 Merkenrichtlijn. 107 BenGH 27 januari 1981, LJN AC1792, m.nt. Wichers Hoeth (Winston). 108 BenGH 27 januari 1981, LJN AC1792, m.nt. Wichers Hoeth (Winston). 109 BenGH 27 januari 1981, LJN AC1792, m.nt. Wichers Hoeth (Winston). 110 BenGH 18 november 1988, LJN AG5951, m.nt. Nieuwenhoven Helbach (Philip Morris). 111 BenGH 18 november 1988, LJN AG5951, m.nt. Nieuwenhoven Helbach (Philip Morris). 104

17

Door het Europese Gerecht van eerste aanleg van de EG (hierna: het Gerecht) werd een voorbeeld gegeven van wat als een geldige reden in aanmerking zou kunnen komen: “Redenen die verband houden met het bestaan van belemmeringen voor het gebruik, of wanneer het gebruik van het merk, wegens bepaalde omstandigheden, te duur zou zijn. Dit kan het gevolg zijn van nationale regelingen die beperkingen opleggen aan de verkoop van de waren waarop het merk betrekking heeft.”112 Het Gerecht heeft de geldige reden uitgelegd in de lijn van artikel 19 lid 1 van het internationale TRIPs-verdrag.113

1.5 Tussenconclusie Het nationale merkenrecht in Europa is geharmoniseerd door de Merkenrichtlijn. België, Luxemburg en Nederland kennen geen nationaal merkenrecht, maar een Benelux merkrecht. Een merkhouder kan ook kiezen voor een gemeenschapsmerk dat geldt in gehele EU. De ratio achter normaal merkgebruik is de vermindering van ingeschreven merken in het register en de conflicten die ontstaan tussen die merken. Tevens moet er een verplichting tegenover het sterke recht van de merkhouder staan. Het merkbegrip is een open definitie. Er wordt normaal gebruik gemaakt van een merk wanneer het overeenkomstig de onderscheidingsfunctie wordt gebruikt, en wanneer het wordt gebruikt om voor de producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven afzet te vinden en te behouden. Symbolisch gebruik wordt uitgesloten. Het HvJ EU houdt bij de beoordeling rekening met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie van het merk reëel is. Normaal gebruik kan ook in afwijkende vorm plaatsvinden, mits de verschillen tussen de vormen van het merk niet afdoen aan het onderscheidend vermogen. Het normaal gebruik kan van belang zijn tijdens drie verschillende procedures. Dit zijn de vervalprocedure, de oppositieprocedure en de inbreukprocedure. Als de merkhouder zijn merk niet normaal gebruikt verliest hij zijn rechten. Het niet normaal gebruik van een merk door de merkhouder kan worden geëxcuseerd door een geldige reden. Uit de jurisprudentie blijkt dat de eisen die worden gesteld aan de geldige reden erg streng zijn, overmacht is het enige geldige excuus.

112 113

GvEA EG 23 februari 2006, nr. T-194//03, r.o. 46 (Bainbridge). Gielen & Verkade 2013, p. 316.

18

Hoofdstuk 2: Het territoriale aspect van normaal merkgebruik Inleiding Het territorium binnen de Europese Unie waar het merk normaal gebruikt dient te worden is een onduidelijk punt. Om dit punt in dit hoofdstuk te verhelderen, moet uitgelegd worden wat de Europese Unie en haar doelstellingen te maken hebben met het normaal merkgebruik. Eerst zullen de relevante Europese principes worden uitgelegd, zodat begrippen als ‘vrij verkeer van goederen en diensten’ en ‘de interne markt’ duidelijk zijn. Daarna wordt de achtergrond van de territorialiteit binnen het merkenrecht behandeld aan de hand van jurisprudentie. Het normaal gebruik is een klein aspect van het merkenrecht, van belang is om te zien hoe er op andere vlakken binnen het merkenrecht of Europees recht wordt geoordeeld over de territorialiteit. Na de behandeling van het territoriale aspect van het normaal gebruik kan worden opgemaakt of er tussen deze rechtsgebieden verschillend wordt geoordeeld. Het Onel/Omel-arrest 114 heeft gezorgd voor veel veranderingen en zal uitgebreid besproken worden, eerst aan de hand van de arresten van het BBIE, Gerechtshof Den Haag en het HvJ EU. Daaruit blijkt wat het probleem is en hoe de rechter dit oplost. Daarna wordt er een overzicht gegeven van het commentaar op het arrest door juristen vanuit Europa. De nadruk in dit onderzoek ligt op de Europese markt, maar binnen de Benelux is het vraagstuk over de territorialiteit van het merkrecht ook behandeld. Hoe is deze kwestie opgelost binnen Nederland, België en Luxemburg en is dit ook zo toegepast binnen de EU? Dit zal duidelijk worden gemaakt aan de hand van een rechtsvergelijking tussen de EU en de Benelux.

2.1 De Europese interne markt Voordat er wordt ingegaan op het territoriale aspect van het normaal merkgebruik, moet het principe van de Europese interne of vrije markt worden uitgelegd. Op deze manier wordt het gebied afgebakend waar het territoriale aspect van het normaal merkgebruik betrekking op heeft.

114

HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11 (Onel/Omel).

19

2.1.1 De wetgeving en doelstellingen van de Europese Unie Het beleid van Europese Unie (hierna: EU)115 staat omschreven in de preambules en de artikelen van het EU-verdrag 116 (hierna: VEU) en het EU-werkingsverdrag 117 (hierna: VWEU). Door middel van de Europese Unie willen de staten een zo hecht mogelijk verbond creëren tussen de volkeren op het Europese grondgebied. Er wordt gestreefd naar het opheffen van beperkingen in het internationale handelsverkeer.118 Eén van de doelstellingen van de EU is het tot stand brengen van een interne markt en het bevorderen van een economische, sociale en territoriale samenhang tussen de lidstaten.119

2.1.2 Het vrij verkeer van goederen en diensten binnen de interne markt Wat wordt er bedoeld met het streven naar een interne markt? Dit betekent dat er een vrije markt ontstaat binnen de EU zonder binnen grenzen, alleen met uniforme buitengrenzen.120 Het belangrijkste element van de Europese vrije markt voor dit onderzoek, is het principe van het vrij verkeer van goederen en diensten. 121 Een merk onderscheidt namelijk goederen en diensten. Botsende merken kunnen het vrij verkeer beperken. Omdat het mogelijk is dat een product dat wordt gevoerd onder een merk in het ene land, in een ander land niet gevoerd mag worden onder hetzelfde merk, omdat daar een ouder overeenstemmend merk bestaat dat dan zijn onderscheidingsfunctie zou verliezen.122 Als een geding zich afspeelt in alleen de lidstaat, dus niet grensoverschrijdend is, dan is er sprake van een interne situatie. Het Europees recht is dan niet van toepassing, maar het nationale recht.123 Lidstaten van de EU zullen altijd van belang blijven, ondanks de Europese integratie.124

2.1.3 De relevante markt In de verschillende arresten die worden besproken in dit hoofdstuk wordt het begrip de ‘relevante markt’ genoemd. De Europese Commissie heeft op gebied van het Europese mededingingsrecht vastgesteld hoe de relevante geografische markt en de relevante

115

Voorheen Europese Gemeenschap (hierna: EG). Verdrag betreffende de Europese Unie (PbEU 2010, C83/01). 117 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PbEU 2010, C 83/47). 118 Preambule VEU. 119 Artikel 3 lid 3 VEU. 120 Artikel 26 lid 2 VWEU. 121 Amtenbrink & Vedder 2010, p. 275. 122 Zie: § 1.2.2. 123 Manunza & Senden 2006, p. 23. 124 Barents 2000, p. 67. 116

20

productmarkt voor ondernemingen moeten worden gedefinieerd.125 De relevante geografische markt wordt als volgt omschreven: "De relevante geografische markt is het gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van goederen of diensten, waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden heersen."126 De geografische markt moet samen worden beoordeeld met de productmarkt: "Een relevante productmarkt omvat alle producten en/of diensten die op grond van hun kenmerken, hun prijzen en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, door de consument als onderling verwisselbaar of substitueerbaar worden beschouwd."127

2.2 Territorialiteit binnen het Europese merkenrecht Voordat het Onel/Omel-arrest wordt besproken, moet eerst de achtergrond van de territorialiteit van het merkenrecht verduidelijkt worden. Dit gebeurt aan de hand van arresten die ook betrekking hebben op territorialiteit, maar dan op een ander vlak dan normaal gebruik. Daarna wordt vastgesteld wat de doctrine was over de territorialiteit van het normaal merkgebruik voorafgaand aan het Onel/Omel-arrest. Met deze informatie kan uiteindelijk onderzocht worden in welke opzichten het HvJ EU anders geoordeeld heeft.

2.2.1 Eerdere arresten betreffende het territoriale aspect van een merk binnen de EU Het Pago/Tirolmilch-arrest128 gaat om de bekendheid van een merk in de EU. Pago is sinds 2001 houder van het gemeenschapsmerk PAGO. Dit gemeenschapsmerk is zeer bekend in Oostenrijk.129 Tirolmilch verkoopt in Oostenrijk, net zoals Pago, vruchtensappen, in een fles die weinig verschilt van de flessen van Pago. Pago vordert een verbod voor het gebruik van de flessen door Tirolmilch.130 De Oostenrijkse rechter stelt een prejudiciële vraag aan het HvJ EU: wordt een gemeenschapsmerk in de gehele Gemeenschap beschermd als ‘bekend merk’ wanneer het slechts in één lidstaat bekend is?131

125

Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht (PbEG 1997, C 372). 126 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht (PbEG 1997, C 372). 127 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht (PbEG 1997, C 372). 128 HvJ EG 6 oktober 2009, IER 2009, nr. 86, m.nt. Gielen (Pago/Tirolmilch). 129 HvJ EG 6 oktober 2009, IER 2009, nr. 86, m.nt. Gielen, r.o. 6 (Pago/Tirolmilch). 130 HvJ EG 6 oktober 2009, IER 2009, nr. 86, m.nt. Gielen, r.o. 7-8 (Pago/Tirolmilch). 131 HvJ EG 6 oktober 2009, IER 2009, nr. 86, m.nt. Gielen, r.o. 14 (Pago/Tirolmilch).

21

Een merk moet bekend zijn binnen een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap.132 Het HvJ EU neemt dan ook aan dat het merk bekend kan zijn binnen de gehele Gemeenschap als het bekend is bij een aanmerkelijk deel van relevante het publiek in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap. De lidstaat Oostenrijk kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte.133 Het territorium van één lidstaat is in dit geval dus voldoende. Er wordt in deze zaak rekening gehouden met een aanmerkelijk deel van het publiek, het gaat hier dus niet alleen om het geografische oppervlakte.

Het tweede arrest is het Webshipping-arrest, hier ging het om de territorialiteit van een verbod.134 Het Franse Chronopost is houder van het gemeenschapsmerk Webshipping.135 DHL International, één van de grootste concurrenten van Chronopost, maakt gebruik van het merk Web Shipping. Chronopost stelt dat DHL inbreuk maakt op haar merk.136 DHL Express France werd door de Franse rechter verboden nog gebruik te maken van het merk, er werd inbreuk gemaakt op het gemeenschapsmerk en het Franse merk.137 De Franse rechter stelt uiteindelijk enkele prejudiciële vragen aan het HvJ EU over de uitleg van inbreukverboden.138 De prejudiciële vragen worden in de annotatie als volgt samengevat: wat is de territoriale reikwijdte van een inbreukverbod en geldt deze van rechtswege in alle lidstaten of kan het worden beperkt?139 Een gemeenschapsmerk heeft in de gehele EU dezelfde rechtsgevolgen. Als er met betrekking tot de inbreukverboden vast wordt gehouden aan het principe van eenheid, dan kan de rechter het gebruik alleen verbieden in alle lidstaten. Als er sprake is van verwarring in maar één lidstaat, dan kan dit pan-Europese verbod erg verstrekkend zijn.140 Het HvJ EU komt tot de oplossing dat een inbreukverbod op een gemeenschapsmerk zich in principe uitstrekt tot het gebied van de gehele EU, maar dat het kan worden beperkt.141 De strikte toepassing van het eenheidsbeginsel wordt opzij gezet door het HvJ EU. Het arrest heeft alleen betrekking op inbreukverboden, niet op vervallen- en nietigheidverklaringen.142

132

HvJ EG 6 oktober 2009, IER 2009, nr. 86, m.nt. Gielen, r.o. 27-28 (Pago/Tirolmilch). HvJ EG 6 oktober 2009, IER 2009, nr. 86, m.nt. Gielen, r.o. 30 (Pago/Tirolmilch). 134 HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS (Webshipping). 135 HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS, r.o. 20 (Webshipping). 136 HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS, r.o. 21 (Webshipping). 137 HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS, r.o. 22 (Webshipping). 138 HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS, r.o. 26 (Webshipping). 139 HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS §1 (Webshipping). 140 HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS §2 (Webshipping). 141 HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS §3 (Webshipping). 142 HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS §5 (Webshipping). 133

22

Er wordt een rechtsvergelijking gemaakt met hetgeen wat bepaald is in het Pago/Tirolmilcharrest. Brengt de Webshipping-uitspraak met zich mee dat een inbreukverbod moet worden beperkt wanneer een gemeenschapsmerk alleen in een bepaald gebied een bekend merk is? Het HvJ EU vindt dat de territoriale omvang van het recht niet verder mag gaan dan nodig is voor de vervulling van de wezenlijke functies van het merk. In het Pago/Tirolmilch-arrest werd geoordeeld dat een merk bekend kan zijn in de gehele EU, terwijl het eigenlijk daadwerkelijk bekend is in maar één lidstaat.143 Hoe moet men deze arresten samenlezen? Er kan gesteld worden dat de beperking dan niet op gaat, omdat het gaat om een bekend gemeenschapsmerk, ook al is deze alleen bekend in de één lidstaat. De rechter hoeft niet actief voor iedere lidstaat vast te stellen of het gedrag ook daar valt onder een merkinbreuk en tevens hoeft niet vastgesteld te worden dat de inbreuk in iedere lidstaat plaatsvindt.144 Tenslotte het Michelin-arrest, dat geen betrekking heeft op het merkenrecht, maar op het Europese mededingingsrecht. Ik heb dit arrest als voorbeeld genomen omdat er in deze zaak werd bepaald dat in de context van het mededingingsrecht Nederland een aanmerkelijk deel van de gemeenschappelijke markt is.145 Er werd expliciet gesproken over het ‘grondgebied’ van Nederland.146

2.2.2 Het relevante gebruiksgebied binnen de EU voor het Onel/Omel-arrest In de handleiding over de oppositieprocedure van het OHIM 147 wordt het normaal merkgebruik behandeld, waaronder het relevante geografische gebied voor het normaal gebruik. 148 Voor het Onel/Omel-arrest, diende normaal gebruik plaats te vinden ‘in de Gemeenschap’. Dit kon betekenen dat er normaal gebruik plaatsvond in één lidstaat.149 In de Joint Statements over artikel 15 Gemeenschapsmerkenverordening150 wordt namelijk gesteld dat gebruik in één lidstaat voldoende is voor het vereiste van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk.151 Het OHIM zal zaak voor zaak beoordelen of er sprake is van normaal gebruik van het merk en of het territorium van gebruik voldoende is.152 143

HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS §5 (Webshipping). Haak 2011, p. 4. 145 HvJ EG 9 november 1983, nr. C-322/81, r.o. 23 (Michelin). 146 HvJ EG 9 november 1983, nr. C-322/81, r.o. 23 (Michelin). 147 OHIM 2013. 148 OHIM 2013, hoofdstuk 4. 149 OHIM 1996, p. 615. 150 OHIM 1996, p. 615. 151 OHIM 1996, p. 615. 152 OHIM 2013, p. 20. 144

23

2.3 Het Onel/Omel-arrest 2.3.1 Wat voorafging aan de behandeling door het HvJ EU Deze zaak begon bij het BBIE op 27 juli 2009, toen heeft Hagelkruis het merk Omel gedeponeerd voor de Benelux. Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen dit depot, omdat zij houder is van een ouder Gemeenschapsmerk, Onel.153 Leno stelt dat de merken en diensten vrijwel identiek zijn en concludeert dat er verwarringsgevaar bestaat.154 Hagelkruis verweert zich door bewijs voor normaal gebruik te vorderen van Leno. Hagelkruis stelt dat er alleen gebruik gemaakt is in Nederland, niet in de rest van de EU.155 Leno stelt dat gebruik in één lidstaat voldoende is om te bewijzen dat er normaal gebruik is gemaakt van het gemeenschapsmerk. 156 Hagelkruis stelt dat gebruik ‘binnen de Gemeenschap’ iets anders is dan gebruik binnen één lidstaat. Gebruik binnen één lidstaat is onvoldoende om een Gemeenschapsmerk in stand te houden, volgens Hagelkruis.157 Het BBIE overweegt dat het probleem ligt in de uitleg van de woorden ‘binnen de Gemeenschap’ van artikel 15 de Gemeenschapsmerkenverordening en in de vraag of de toelichting in de Joint Statements rechtsgeldig is. 158 Uiteindelijk komt het BBIE tot de conclusie dat de toelichting in de Joint Statements juridisch betwistbaar is, dan wel op gespannen

voet

staat

met

de

Gemeenschapsmerkenverordening.

159

tweede,

derde

en

zesde

considerans

van

de

Het BBIE denkt dat het gebruik beperkt tot één lidstaat,

kan leiden tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten, zoals belemmering van het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de interne markt.160 De oppositie van Leno wordt afgewezen.161 Er is kritiek geweest op deze uitspraak, omdat het zou leiden tot veel onduidelijkheid. De uitspraak zou haaks op de opvattingen van het BBIE en het OHIM staan en het zou de vrije

153

BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, m.nt. Gielen (Onel/Omel). BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, r.o. 17-19 (Onel/Omel). 155 BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, r.o. 20 (Onel/Omel). 156 BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, r.o. 21 (Onel/Omel). 157 BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, r.o. 22-25 (Onel/Omel). 158 BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, m.nt. Gielen, r.o. 30 (Onel/Omel). 159 BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, m.nt. Gielen, r.o. 32 (Onel/Omel). 160 BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, m.nt. Gielen, r.o. 36 (Onel/Omel). 161 BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, m.nt. Gielen, r.o. 40 (Onel/Omel). 154

24

markt belemmeren.162 De verwachting was zelfs dat het HvJ EU niet mee zou gaan met de uitspraak van het BBIE, al waren er ook veel voorstanders van de uitspraak.163 Op 11 februari 2010 heeft Leno het Hof Den Haag verzocht de uitspraak van het BBIE te vernietigen.164 Het Hof Den Haag stelt ten eerste dat het begrip normaal gebruik van het gemeenschapsmerk een autonoom Europees begrip is. Het territoriale aspect van het gebruik is één van de omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de beoordeling. Gebruik binnen één lidstaat leidt niet noodzakelijkerwijs tot de conclusie dat er geen sprake kan zijn van normaal gebruik.165 Het Hof Den Haag vraagt om uitleg hierover aan het HvJ EU. Moet artikel 15 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening zo worden uitgelegd dat normaal gebruik van een merk binnen de grenzen van één lidstaat volstaat. of niet? En zo niet, kan er dan nooit sprake zijn van normaal gebruik binnen één lidstaat? Moet het normaal gebruik van het gemeenschapsmerk volledig worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten? Ook wordt er aandacht besteed aan de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het normaal gebruik van het gemeenschapsmerk.166

2.3.2 De beoordeling door het HvJ EU Het HvJ EU heeft op 19 december 2012 antwoord gegeven op de prejudiciële vragen.167 Ten eerste is van belang voor de uitleg van het Gemeenschapsrecht, dat de Joint Statements en de richtlijnen van het OHIM geen bindende rechtshandelingen zijn en de uitleg van het HvJ EU onverlet laten. 168 Artikel 15 lid 1 Gemeenschapsmerkenverordening moet zo worden uitgelegd, dat bij de beoordeling van het normaal gebruik van een gemeenschapsmerk de grenzen van het grondgebied van de lidstaten niet moeten worden meegewogen.169 Hoe het HvJ EU tot dit antwoord is gekomen, zal worden besproken aan de hand van de conclusie van de Advocaat-generaal Sharpston. Zij heeft de redenatie duidelijk beschreven.

162

World Trademark Review 2010. World Trademark Review 2010. 164 Hof Den Haag 30 november 2010, LJN BO6451 (Onel/Omel). 165 Hof Den Haag 30 november 2010, LJN BO6451, r.o. 15 (Onel/Omel). 166 Hof Den Haag 30 november 2010, LJN BO6451, r.o. 18 (Onel/Omel). 167 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11 (Onel/Omel). 168 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, r.o. 47-48 (Onel/Omel). 169 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, r.o. 57 (Onel/Omel). 163

25

Sharpston stelt dat het begrip normaal gebruik met betrekking tot nationale merken en Benelux merken, op dezelfde wijze moet worden beoordeeld als het gemeenschapsmerk, ondanks dat het verschillende rechtsorden zijn.170 Wanneer het gemeenschapsmerk niet wordt gebruikt zoals bedoeld in de Gemeenschapsmerkenverordening, vervalt het merkrecht in alle lidstaten van de EU.171 Sharpston merkt op dat in artikel 10 lid 1 van de Merkenrichtlijn wordt

gesproken

over

gebruik

‘in

een

lidstaat’

en

dat

artikel

15

lid

1

Gemeenschapsmerkenverordening de bewoording ‘binnen de Gemeenschap’ bevat. Dit betekent dat het antwoord op de vraag of een merk normaal gebruikt is, afhangt van de beoordeling van de relevante criteria in een geografische context.172 ‘Normaal gebruik’ en ‘binnen de Gemeenschap’ zijn cumulatieve voorwaarden die afzonderlijk onderzocht moeten worden.173 De territoriale omvang van het gebruik is slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling. Het is geen onafhankelijke voorwaarde en ook niet de enige of dominerende factor die bepaalt wat normaal gebruik is.174 Merken worden gebruikt om aandelen van de markt te behouden of te verkrijgen. De relevante markt voor het gemeenschapsmerk ligt binnen de interne markt.175 Bij beoordeling van het gebruik van het gemeenschapsmerk moet rekening worden gehouden met de impact van het gebruik op de markt.176 Of een merk voldoende gebruikt is moet per concreet geval worden beoordeeld, de kenmerken van de interne markt voor de betrokken producten en diensten moeten worden vastgesteld.177 Sharpston komt zo tot de conclusie dat gebruik op het grondgebied van één lidstaat niet per definitie uitsluit dat er sprake kan zijn van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk, dit ligt ook aan de kenmerken van de relevante markt.178 Normaal gebruik binnen de Gemeenschap is gebruik dat, rekening houdend met de kenmerken van de markt, kwantitatief voldoende is om marktaandelen voor de door het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen.179 Over het algemeen is gebruik in één lidstaat niet genoeg om te voldoen hieraan. 170

HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 32 (Onel/Omel). HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 33 (Onel/Omel). 172 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 34 (Onel/Omel). 173 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 37 (Onel/Omel). 174 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 38 (Onel/Omel). 175 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 43-44 (Onel/Omel). 176 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 50 (Onel/Omel). 177 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 52 (Onel/Omel). 178 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 55 (Onel/Omel). 179 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 59 (Onel/Omel). 171

26

Het OHIM heeft de lijn die het HvJ EU heeft gevolgd in het Onel/Omel-arrest overgenomen. Het relevante geografische gebied voor normaal gebruik dient te worden beoordeeld aan de hand van de verschillende omstandigheden en feiten van het geval.180

2.3.3 De verhouding tussen de verschillende aspecten van territorialiteit binnen het Europese merkenrecht Nu kan de verhouding tussen de bovengenoemde arresten onderzocht worden. Het Pago/Tirolmilch-arrest is genoemd in de rechtsoverwegingen van het Onel/Omel-arrest. Volgens enkele belanghebbenden wordt voor normaal gebruik vereist, dat het merk wordt gebruikt op een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap en dat dit het grondgebied van één enkele lidstaat kan zijn. Dit is geredeneerd naar analogie van het Pago/Tirolmilch-arrest.181 Het HvJ EU kan zich hier ditmaal niet in vinden, omdat deze rechtspraak de beschermingsomvang van bekende merken betreft. De bepalingen hierover streven een ander doel na dan de bepalingen over normaal merkgebruik en er is sprake van een ander probleem.182 Daarom kan Pago/Tirolmilch niet rechtstreeks worden toegepast in de context van de voorwaarde van normaal gebruik.183 Opvallend is dat er tijdens de beoordeling van de Pago/Tirolmilch-zaak specifiek rekening werd gehouden met het een aanmerkelijk deel van het publiek. Tijdens de Onel/Omel-zaak is dit niet expliciet aan bod gekomen, maar wordt gewezen op de kenmerken van de relevante markt. De visie van de consument speelt een rol bij de beoordeling van de relevante markt184 en indirect via deze weg ook een rol bij de beoordeling van het normaal merkgebruik. In het Webshipping-arrest werd duidelijk dat een pan-Europees verbod soms erg verstrekkend kan zijn. Het HvJ EU kwam niet met een strikt antwoord. Zij stelde dat de hoofdregel is dat het verbod geldt voor de hele EU, maar dat er in speciale situaties waarin een verbod voor de gehele EU erg onredelijk zou zijn. Het verbod kan dan worden beperkt tot een kleiner territorium. Dit lijkt op de regel die het HvJ EU in de Onel/Omel-zaak heeft geformuleerd. Gebruik in één lidstaat is over het algemeen niet voldoende, maar als er een speciale situatie is, kan gebruik in één lidstaat wel voldoende zijn om beschouwd te worden als normaal. 180

OHIM 2013, p. 19. HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, r.o. 52 (Onel/Omel). 182 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, r.o. 53 (Onel/Omel). 183 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 41-42 (Onel/Omel). 184 Zie §2.1.3. 181

27

Deze arresten zijn dus zeker van belang voor een aspect van territorialiteit binnen het gemeenschapsmerkenrecht, maar het is niet wenselijk dat deze uitspraken direct worden toegepast op de vereiste van het normaal gebruik.

2.4 Reacties vanuit Europa In de komende paragrafen zullen enkele reacties vanuit Europa worden verwoord, waaronder die van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De reacties komen vanuit de praktijk en academische instellingen.

2.4.1 Nederland In Nederland is het arrest geannoteerd door professor Gielen. Hij merkt op dat de jarenlange zekerheid die merkhouders hadden nu weg is, namelijk dat het gebruik van een merk binnen één lidstaat voldoet. Ondanks dit arrest, is er nog steeds veel onduidelijkheid.185 Gielen stelt dat we er van moeten uitgaan dat gebruik in één lidstaat over het algemeen onvoldoende zal zijn. Maar, het kan niet worden uitgesloten dat het soms wél voldoende kan zijn om te voldoen aan de vereiste van normaal gebruik. 186 Gielen is niet tevreden met deze uitzondering, omdat hij niet past bij de doelstelling van de Gemeenschapsmerkenverordening: het opheffen van de hindernis van de territorialiteit van de rechten, zodat ieder bedrijf zich kan ontplooien op de Europese markt. 187 Gielen merkt op dat als een bedrijf wordt geëxploiteerd op het grondgebied van één lidstaat, omdat dit naar de aard van de waren en de markt het meest verstrekkend is, er dan helemaal geen behoefte is om het recht op Europees niveau te hebben.188 Het is onwenselijk als een onderneming die actief is in één lidstaat binnen een nichemarkt wel de voordelen verkrijgt van een gemeenschapsmerk, terwijl het bedrijf dat los van de aard van de markt actief is in één lidstaat geen gemeenschapsmerk mag voeren. Gielen vindt dat merkhouders die zich bewegen binnen één lidstaat door een nichemarkt ook moeten kiezen voor het nationale merk.189 De heer Hoyng heeft ook een kritische houding. Hij heeft een reactie geschreven op de uitspraak van het BBIE. Hij stelt dat deze uitspraak voor onzekerheid zal zorgen. Als het voornemen om een gemeenschapsmerk te exploiteren op de interne markt, wegens 185

Gielen 2013, p. 690. Gielen 2013, p. 690. 187 Gielen 2013, p. 690. 188 Gielen 2013, p. 690. 189 Gielen 2013, p. 690. 186

28

omstandigheden niet door kan gaan, maar dit merk wel intensief wordt gebruikt in Nederland, moet het dan vervallen? Dit terwijl het na zes jaar wellicht wel gebruikt zal worden in de EU? In hoeveel landen moet het merk dan gebruikt worden? Als een merkhouder zijn merk inschrijft in enkele landen waarin hij het verwacht te gebruiken, kost het de merkhouder meer geld dan bij alleen een gemeenschapsmerkinschrijving. Kleine bedrijven kunnen hier zwaar onder lijden.190 Het doel van de Gemeenschapsmerkenverordening is het promoten van gemeenschapsmerken en het daardoor goed laten functioneren van de interne markt. Ondernemingen moeten hun activiteiten zonder een te hoge drempel kunnen ontplooien op de interne markt, gemeenschapsmerken vergemakkelijken dit. Hoyng ziet niet in waarom de Joint Statements een probleem zouden kunnen opleveren voor deze twee doelstellingen.191 Als een ondernemer een merk op gemeenschapsniveau inschrijft, dan streeft hij naar de eenheid die wordt bedoeld in de considerans van de Gemeenschapsmerkenverordening. Hoyng begrijpt niet waarom een gemeenschapsmerk moet vervallen wegens een “te beperkt gebied van gebruik”, terwijl het gemeenschapsmerk werd gebruikt in een lidstaat is die 16 miljoen inwoners telt. Het is de bedoeling dat er een interne markt wordt gecreëerd zonder grenzen en obstakels gevormd door de nationale merken, dit blijkt uit de vierde considerans. Kijkend naar artikel 15 zelf, dan staat daar alleen dat een merk moet worden gebruikt in de Gemeenschap. Verder worden er geen eisen gesteld. Uit de wet blijkt dus niet dat gebruik in één lidstaat niet genoeg is.192 Volgens Hoyng is het belangrijk voor de EU dat er zo min mogelijk nationale merken bestaan.193 Veel dezelfde merkrechten in verschillende landen beperken het vrij verkeer van goederen en maken het onmogelijk om een jonger gemeenschapsmerk te registreren.194 Hoyng stelt dat nationale merken op zichzelf al de markt blokkeren.195 Hij vindt het een goed plan als nationale merkenbureaus veranderen in regionale kantoren van het OHIM. Uiteindelijk moet het nationale merkenrecht verdwijnen uit het Europese straatbeeld.196

190

Hoyng 2010, p. 1. Hoyng 2010, p. 4. 192 Hoyng 2010, p. 5. 193 Hoyng 2010, p. 6. 194 Hoyng 2010, p. 7. 195 Hoyng 2010, p. 8. 196 Hoyng 2010, p. 10. 191

29

2.4.2 Verenigd Koninkrijk Heather Roper, advocate in Londen, denkt dat het arrest wel een positieve uitkomst heeft, namelijk dat het vanaf nu de merkhouder zal behoeden voor de valkuil van de territoriale werkingssfeer van het gemeenschapsmerk. In haar ogen heeft het HvJ EU duidelijk willen voorkomen dat er oneerlijke monopolies worden verstrekt aan merkhouders. Vanaf nu zal het territoriale aspect van het merkgebruik altijd een belangrijke factor zijn bij de beoordeling.197 Graeme Dinwoodie, professor aan de rechtenfaculteit van Oxford, heeft in zijn lezing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn visie op Onel/Omel verwoord. Hij richtte zich vooral op de conclusie van A-G Sharpston. Zij visualiseerde Europa als één Gemeenschap zonder landsgrenzen, daarom kan het mogelijk zijn dat in enkele gevallen het grondgebied van één lidstaat voldoende is. Toen het gemeenschapsmerkenrecht nog in de kinderschoenen stond, bestond de Europese Gemeenschap nog maar uit 15 lidstaten, inmiddels zijn dit er 28. Toen de oppervlakte van de Gemeenschap nog maar 15 lidstaten groot was, was de oppervlakte van één lidstaat al gauw genoeg. Inmiddels is de oppervlakte van de Gemeenschap zo gegroeid dat dit alles behalve vanzelfsprekend is. Door in te zien dat Sharpston de EU ziet met alleen externe grenzen, is haar conclusie en de uitspraak van het HvJ EU makkelijker te begrijpen.198

2.4.3 Duitsland Allereerst een reactie vanuit de praktijk. Twee advocaten van het internationale advocatenkantoor Jones Day hebben dit arrest besproken. In deze reactie wordt ook vastgesteld dat er geen rekening meer moet worden gehouden met de interne grenzen van de EU. Als het HvJ EU de regel zou toepassen dat alleen wordt gekeken naar de grootte van de lidstaten, dan zullen de kleine lidstaten in een zeer nadelige positie verkeren. Het grensoverschrijdend gebruik is een goed argument voor het aantonen van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk. Merkhouders zullen blij zijn dat er geen minimum wordt gesteld aan het relevante geografische gebruiksgebied. Wel moet er nog steeds rekening worden gehouden met het feit dat gebruik in één lidstaat de gehele markt kan blokkeren, al kunnen merkhouders er niet meer vanuit gaan dat dit voldoende gebruik is.199

197

Roper 2013, p. 2-3. Dinwoodie 2013. 199 Groebl & Mehler 2013, p. 2-3. 198

30

In een tweede reactie zijn Slopek en Fritzsche het eens met A-G Sharpton. Zij willen aan de conclusie toevoegen dat de drempel voor het normaal merkgebruik op de relevante markt niet te hoog moet zijn. Het merkgebruik dient niet heel intensief of veelomvattend te zijn. De auteurs gaan ervan uit dat het HvJ EU deze lijn zal blijven volgen en stellen juist dat er een hoge mate van rechtszekerheid is bereikt.200

Opvallend is dat er zeer recent een zaak gewezen is door de Duitse hoogste rechter waarin werd besloten dat het gebruik van het merk VOODOO in één lidstaat, Duitsland, wel als voldoende werd aangemerkt voor het normaal gebruik van een gemeenschapsmerk.201 Dit kan worden gerechtvaardigd door de combinatie van de grootte van Duitsland en het aantal inwoners. Als de EU moet worden gezien zonder grenzen, is het territorium van Duitsland en haar ruim 81 miljoen inwoners een aanzienlijk gedeelte van de EU. 2.4.5 Overige landen Op de conferentie van de European Communities Trade Mark Association (hierna: ECTA) van 2013 in Boekarest, is gevraagd naar de mening over de Onel/Omel-uitspraak van verschillende deelnemers van het congres. De invloed van de uitspraak zal voor internationale bedrijven minimaal zijn, er zal niet veel veranderen in hun merkenrechtbeleid. Daarentegen wordt gesteld dat de impact op kleine en middelgrote bedrijven wel groot kan zijn. Niet ieder bedrijf zal meer voldoen aan de vereisten. De uitspraak kan ook leiden tot rechtsonzekerheid, omdat er meer vervalprocedures zullen worden ingezet. Door de uitzondering voor speciale gevallen die geformuleerd is in de Onel/Omel-zaak, spreekt het HvJ EU zichzelf tegen. Het HvJ EU had ook richtlijnen moeten geven betreffende de wijze waarop de nationale rechter de uitzonderlijke situaties zou moeten beoordelen. Tenslotte denkt men dat er nog steeds geen duidelijk EU-standpunt is over de toepassing van dit arrest, omdat alles wordt bepaald door de omstandigheden van het geval.202 Het Hongaarse Octrooi Bureau heeft in 2010 al de uitspraak in Onel/Omel gevolgd door te stellen dat gebruik in één lidstaat niet genoeg betekenis kan dragen binnen de Europese markt, want dit kan leiden tot onrechtvaardige situaties. 203 Tenslotte vindt het Deense Octrooien- en Merkenbureau (DKPTO) ook dat het gebruik in één lidstaat in het algemeen niet voldoende is.204 200

Slopek & Fritzsche 2012. Costescu 2013. 202 ECTA 2013. 203 Little 2010. 204 DKTPO 2010. 201

31

2.5 Het territorialiteitsvraagstuk binnen de Benelux 2.5.1 Hoe wordt het territorialiteitsvraagstuk opgelost binnen de Benelux? De beantwoording van dit vraagstuk kan het best overgelaten worden aan de rechtspraak, vandaar dat eerst verschillende arresten die zijn gewezen over dit onderwerp behandeld zullen worden. Daarna zal er een vergelijking worden gemaakt met de EU. Eén van de eerste arresten over het normaal gebruik binnen de Benelux is gewezen door het BenGH in 1981.205 Er is sprake van normaal gebruik als het plaatsvindt in het economisch verkeer, buiten de onderneming en betrekking heeft op de door de merkhouder verhandelde waar en deze zich onderscheidt van anderen. Het is bepalend of het geheel van omstandigheden de indruk wekt dat het merk wordt gebruik om afzet te vinden of te behouden. Er moeten rekening worden gehouden met wat in de relevante sector als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt. 206 Wichers Hoeth stelt in zijn annotatie dat het niet gaat om de bedoeling van de merkhouder, maar om de indruk die het gebruik wekt.207 Het BBIE heeft in de zaak Noflik208 bepaald, dat er normaal gebruik wordt gemaakt van een merk als het overeenkomstig zijn wezenlijke onderscheidingsfunctie wordt gebruikt en niet alleen symbolisch om het merkrecht te behouden.209 Er moet tijdens de beoordeling rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. De commerciële exploitatie in het zakenleven moet reëel zijn en er dient rekening te worden gehouden met de gebruiken waarmee marktaandelen worden behouden.210 Ten derde, het Chevy-arrest211 dat door het HvJ EU genoemd wordt in het Onel/Omel-arrest. General Motors is houder van het Benelux-merk Chevy. Dit merk wordt gebruikt op voertuigen. Yplon heeft ook het merk Chevy ingeschreven in de Benelux. Yplon gebruikt het merk voor schoonmaakmiddelen.212 General Motors vordert dat Yplon stopt met het gebruik maken van het merk Chevy, omdat dit afbreuk zou doen aan haar bekende merk. Yplon betwist dat Chevy een bekend merk heeft.213 Uiteindelijk wordt er een prejudiciële vraag 205

BenGH 27 januari 1981, LJN AC1792, m.nt. Wichers Hoeth (Winston). BenGH 27 januari 1981, LJN AC1792, m.nt. Wichers Hoeth (Winston). 207 BenGH 27 januari 1981, LJN AC1792, m.nt. Wichers Hoeth (Winston). 208 BBIE 15 juni 2007, LJN BB6692 (Noflik). 209 BBIE 15 juni 2007, LJN BB6692, r.o. 36 (Noflik). 210 BBIE 15 juni 2007, LJN BB6692, r.o. 36 (Noflik). 211 HvJ EG 14 september 1999, nr. C-375/97 (Chevy). 212 HvJ EG 14 september 1999, nr. C-375/97, r.o. 7-8 (Chevy). 213 HvJ EG 14 september 1999, nr. C-375/97, r.o. 9-10 (Chevy). 206

32

gesteld: Wat is de betekenis van een ‘bekend merk’ in de zin van de Eenvormige Beneluxwet, en moet de bekendheid gelden voor het hele Benelux-gebied of voor een gedeelte hiervan?214 Het HvJ EU heeft de vraag als volgt beantwoord: een merk moet bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek. In het Benelux-gebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, dit betekent niet verplicht in de gehele Benelux.215 Dat is, volgens AG Jacobs, de enige manier om de eventuele culturele en taalkundige verschillen in een lidstaat te erkennen.216 Wederom wordt er in deze situatie expliciet rekening gehouden met het aanmerkelijk gedeelte van het publiek, zoals ook het geval was bij Pago/Tirolmilch. Het Max Planck Instituut vindt ook culturele en taalgrenzen belangrijker dan nationale grenzen.217 Ten slotte gaat het in het Europolis-arrest om het relevante geografische gebied van inburgering in de Benelux. Bovemij heeft het teken Europolis gedeponeerd in de Benelux. Deze inschrijving werd geweigerd door het Benelux Merkenbureau, omdat het samengesteld was uit twee soortnamen wat het merk beschrijvend maakte en geen onderscheidend vermogen gaf.218 Bovemij tekende bezwaar aan tegen de weigering, stellende dat het merk ingeburgerd was in de Benelux. Volgens Bovemij is er sprake van inburgering in de Benelux als het merk alleen in Nederland was ingeburgerd. Het Merkenbureau ziet dit anders, het merk moet ingeburgerd zijn in de gehele Benelux.219 Uiteindelijk worden er prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld. Bij de beantwoording van deze vragen wordt er verwezen naar het Chevy-arrest, namelijk dat de Benelux moet worden gelijkgesteld aan één lidstaat. 220 Inschrijving van een merk is toelaatbaar als kan worden aangetoond dat het merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van de Benelux waar een weigeringsgrond bestaat. 221 Deze weigeringsgrond kan bestaan in dezelfde taalgebieden, dus er moet onderscheidend vermogen verkregen worden in het gehele taalgebied.222

214

HvJ EG 14 september 1999, nr. C-375/97, r.o. 11 (Chevy). HvJ EG 14 september 1999, nr. C-375/97, r.o. 31 (Chevy). 216 HvJ EG 14 september 1999, nr. C-375/97, conclusie A-G Jacobs r.o. 47 (Chevy). 217 Max Planck Instituut 2011, p. 62. 218 HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238, r.o. 6-7 (Europolis). 219 HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238, r.o. 14-15 (Europolis). 220 HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238, r.o. 20 (Europolis). 221 HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238, r.o. 23 (Europolis). 222 HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238, r.o. 28 (Europolis). 215

33

2.5.2 Vergelijking EU en Benelux De harmonisatie heeft er voor gezorgd dat de bepalingen over het normaal merkgebruik in het BVIE overeen komen met die uit de Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening.223 Het Benelux-merkensysteem is een inspiratiebron geweest voor het gemeenschapsmerk.224 In eerste instantie had het Benelux-merk een streepje voor als basis voor een internationale merkinschrijving, maar het gemeenschapsmerk kan inmiddels ook dienen als basis voor een internationaal depot.225 Nu kiezen vooral kleine en middelgrote bedrijven voor een Beneluxmerk, omdat zij niet de middelen hebben om zich te begeven op de Europese markt.226 Met de komst van het gemeenschapsmerk is het aantal aanvragen voor een Benelux merk afgenomen, omdat veel bedrijven toch kiezen voor een Europese inschrijving.227 Het Chevy-arrest is in één adem met Pago/Tirolmilch genoemd in het Onel/Omel-arrest.228 In het Chevy-arrest werd bepaald dat een merk bekend is, als het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek.229 A-G Jacobs hield rekening met de taalkundige en culturele verschillen die tussen Luxemburg, België en Nederland aanwezig zijn.230 In het arrest Pago/Tirolmilch is ook aangenomen dat een gemeenschapsmerk pas bekend is als het bekend is in een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de EU.231 In beginsel moet binnen de gehele EU aan de eisen voor de merkbescherming worden voldaan. Hoe klein mag het deel zijn dat registratie van een merk in de weg staat?232 Volgens het Max Planck Instituut moet een gemeenschapsmerk worden afgewezen als er al sprake is van weigeringsgrond in een kleine lidstaat. Het Europolis-arrest houdt de deur op een kier: een merk hoeft niet per se ingeburgerd te raken in het hele gebied waar een weigeringsgrond is. Als men uitgaat van een aanzienlijk deel van dat gebied, dan zou in de Benelux inburgering in Nederland genoeg zijn. Het Max Planck Instituut denkt er niet zo over, zij gaan ook niet uit van een taalgebied maar een geografisch gebied.233

223

Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 49. ECTA 2008, p. 4. 225 ECTA 2008, p. 17. 226 ECTA 2008, p. 5. 227 Max Planck Instituut 2011, p. 10. 228 HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11, r.o. 52 (Onel/Omel). 229 HvJ EG 14 september 1999, nr. C-375/97, r.o. 31 (Chevy). 230 HvJ EG 14 september 1999, nr. C-375/97, conclusive A-G Jacobs r.o. 47 (Chevy). 231 HvJ EG 6 oktober 2009, IER 2009, nr. 86, m.nt. Gielen, r.o. 27-28 (Pago/Tirolmilch). 232 Hemmer 2011, p. 14. 233 Hemmer 2011, p. 14. 224

34

Gebruik in één lidstaat van de EU is in beginsel niet voldoende voor normaal gebruik van het gemeenschapsmerk. In de Benelux is er wel sprake van normaal gebruik als dit plaatsvindt in één

lidstaat.

234

De

territoriale

omstandigheden

van

een

Benelux-merk

en

een

gemeenschapsmerk zijn anders.235 We gaan er van uit dat normaal gebruik binnen de Benelux volstaat met gebruik in één lidstaat. Dit betekent niet dat dit ook geldt voor normaal gebruik in de EU. De Benelux heeft geen nationaal merkenrecht, een Benelux depot is de enige optie. De EU bestaat uit 25 lidstaten die wel een nationaal merkenrechtssysteem hebben.236

2.6 Tussenconclusie De EU streeft naar een interne markt waarin het vrij verkeer van goederen en diensten zonder obstakels kan plaatsvinden. Deze belemmeringen worden dikwijls gevormd door nationale regelgevingen. De EU wil de regelgeving binnen Europa (deels) harmoniseren, zodat deze belemmeringen worden opgeheven of worden voorkomen. Tijdens de beantwoording van het territorialiteitsvraagstuk waren er veel botsende opinies. Ten eerste waren er de Joint Statements en de handleiding van het OHIM, waarin duidelijk werd gemaakt dat in principe gebruik in één lidstaat voldeed voor het vereiste van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk. Het BBIE, het Hof Den Haag en het HvJ EU oordeelden daarentegen dat in principe gebruik in één lidstaat onvoldoende is voor het normaal gebruik. Er zijn vanuit heel Europa verschillende reacties gekomen op de dit arrest. Gielen ziet het, ondanks zijn kritische houding, als een positieve uitspraak, waardoor de interne markt niet langer geblokkeerd zal worden. Hoyng ziet juist nationale merkrechten als een beperking van het vrije verkeer van goederen en diensten in de Europese markt. Het HvJ EU heeft meerdere uitspraken gedaan waarin de territorialiteit van het merkenrecht behandeld wordt. In het Pago/Tirolmilch-arrest werd besloten dat bekendheid in de EU kan worden bereikt door bekendheid in één enkele lidstaat. In het Webshipping-arrest werd duidelijk gemaakt dat een inbreukverbod in principe geldt voor de gehele EU, alleen in bepaalde omstandigheden kan de reikwijdte worden beperkt. In het Michelin-arrest werd bepaald dat het grondgebied van Nederland gezien kan worden als een aanmerkelijk gedeelte 234

Hof Den Haag 3 april 2008, BIE 2009, nr. 91 (Playboy/Laporte). Balk 2011, p. 2. 236 BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, m.nt. Gielen (Onel/Omel). 235

35

van de Gemeenschappelijke markt. Al deze arresten behandelen een ander aspect van de territorialiteit, daarom kunnen ze niet rechtstreeks worden toegepast op andere aspecten. De EU moet volgens A-G Sharpston worden gezien zonder interne grenzen. Als men dit in het achterhoofd houdt, dan kan men beter begrijpen waarom het HvJ EU het in sommige gevallen wel mogelijk acht dat gebruik binnen één lidstaat voldoende is voor normaal gebruik. Normaal gebruik in één lidstaat is niet voldoende binnen de EU, maar wel binnen de Benelux. De territoriale omstandigheden zijn anders en daar moet rekening mee worden gehouden. Tevens hebben de Belgen, Nederlanders en Luxemburgers geen nationaal merkenrecht meer en moeten zij een Beneluxmerk registreren. Binnen de Benelux moet er wel rekening gehouden worden met de taalgebieden volgens het HvJ EU.

36

Hoofdstuk 3: Normaal merkgebruik binnen de Europese markt Inleiding Intellectuele eigendomsrechten kunnen de interne markt beperken. Het probleem ligt niet in discrepanties tussen de verschillende nationale rechten en dit betekent dat harmonisatie hier dus niet de oplossing is. Wat is dat dan wel?237 Eerst worden de conflicten tussen het IE-recht en het principe van de vrije markt uitgelegd. Zodat bekend is waar een eventuele oplossing voor nodig is. Daarna zal onderzocht worden of het Onel/Omel-arrest deze oplossing gegeven heeft en of er nog andere oplossingen mogelijk zijn. Uiteindelijk zal blijken welke situatie het meest wenselijk is: gebruik in één lidstaat of meerdere lidstaten of misschien zelfs geen nationaal merkenrecht meer. Alle eventuele oplossingen zullen de revue passeren en uiteindelijk zal ik de, naar mijn mening, beste optie kiezen. Belangrijk voor de beoordeling van deze kwestie is het onderzoek naar het Europese merkenrechtsysteem dat het Max Planck Instituut heeft gedaan in 2011. Zij bespreken de territorialiteit van het normaal merkgebruik. Ik zal de suggesties die zij doen bespreken en meenemen in mijn onderzoek.

3.1 Conflicten 3.1.1 Intellectuele eigendomsrechten versus het principe van vrij verkeer Een IE-recht is een exclusief recht dat geldt voor het gebied van een lidstaat, dit kan het principe van vrij verkeer beperken238 Nationale maatregelen die het vrije verkeer beperken zijn in strijd met artikel 36 VWEU.239 Op artikel 36 VWEU is een uitzondering mogelijk, zoals regelgeving betreffende de intellectuele eigendom.240 De ratio achter het gemeenschapsmerk is het principe van de interne markt.241 Nationale merkrechten kunnen de markt verdelen en zijn lastig te verzoenen met een gemeenschappelijke markt.242 De onderscheidingsfunctie van een merk werkt alleen als er

237

Keeling 2003, p. 19. Keeling 2003, p. 22. 239 Keeling 2003, p. 23. 240 Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2010, p. 562. 241 ECTA 2008, p. 9. 242 Groves e.a. 1993, p. 1. 238

37

sprake is van een exclusief recht. Als er een ander overeenkomstig merk op de markt is dat wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten, dan weet het publiek niet zeker meer welk product van welke onderneming komt. Dit kan leiden tot onnodige verwarring.243 Het kan zijn dat verschillende merkhouders of licentiehouders244 van het merk in verschillende lidstaten hetzelfde merk voeren. Dit kan er toe leiden dat ofwel de ene merkhouder de andere merkhouder een verbod oplegt dat het vrij verkeer beperkt ofwel, als er geen verbod tot stand komt, het merk niet meer exclusief is en de onderscheidingsfunctie verliest.245 Hoe het merkenrecht functioneert binnen de interne markt hangt af van de mate van integratie. Als de markt gefragmenteerd is, dan is het lastig om het normaal merkgebruik te beoordelen, omdat dat het gebruik alleen bepaalde delen van de markt zal betreffen. Merkhouders zullen dan eerder een nationaal merk inschrijven, omdat normaal gebruik dan makkelijker te bewijzen is. Als de markt erg geïntegreerd is, dan zullen er minder nationale merken worden gedeponeerd, omdat veel landen en markten dan sterk vervlochten zijn.246

3.2 De voor- en nadelen van de Onel/Omel-uitspraak 3.2.1 Het Onel/Omel-arrest en de interne markt Uit het Onel/Omel-arrest blijkt dat de interne grenzen binnen de EU geen rol meer spelen tijdens de beoordeling van het normaal gebruik, alleen het kader van de gehele interne markt. Als de grenzen worden meegewogen in de beoordeling, dan valt de context van de interne markt weg. 247 In deze paragraaf zal onderzocht worden of de oplossing voor de bovengenoemde conflicten daadwerkelijk gegeven is door het Onel/Omel-arrest. Gielen wijst in zijn annotatie op de rechtsoverweging waarin wordt gesproken over de ratio achter normaal gebruik binnen de EU, namelijk dat een niet gebruikt merk het vrije verkeer van goederen en diensten kan belemmeren.248 Men kan nu stellen dat het gebruik van het gemeenschapsmerk in één lidstaat over het algemeen niet voldoende zal zijn. Het HvJ EU heeft duidelijk gemaakt dat de bezetting van een merk aan andere ondernemingen de mogelijkheid ontneemt om dit merk zelf in te schrijven en dit kan het vrij verkeer dus 243

Keeling 2003, p. 159. Artikel 22 Gemeenschapsmerkenverordening. 245 Keeling 2003, p. 160. 246 Max Planck Instituut 2011, p. 62. 247 ECTA 2008, p. 9. 248 Gielen 2013, p. 689. 244

38

belemmeren.249 Het HvJ EU gaat er van uit dat door de stelling dat gebruik in één lidstaat in het algemeen onvoldoende is voor normaal gebruik, de beperking van de vrije markt zal worden verminderd of opgeheven. De vraag blijft echter of door de uitzondering die het HvJ EU heeft geformuleerd, namelijk dat een enkele keer het gebruik binnen één lidstaat wel voldoende is, de beperking van de vrije markt nog steeds mogelijk is?

3.2.2 De voordelen van gebruik in één lidstaat Een argument voor het voldoende stellen van gebruik in één lidstaat, is dat ondernemingen zich makkelijker kunnen begeven op de Europese markt. Als een onderneming gedwongen wordt om een nationale inschrijving te verrichten, omdat hij (nu nog) alleen actief is in één land, blijft hij waarschijnlijk beperkt tot die ene lidstaat.250 Volgens het Memorandum over de totstandkoming van het gemeenschapsmerk uit 1964 zijn eisen met betrekking tot een groter gebruiksgebied discriminerend tegenover kleine en middelgrote bedrijven. Tevens zou het in strijd zijn met het principe van eenheid binnen de Gemeenschap en het principe van vrij verkeer. Goederen en diensten moeten zich allemaal vrij kunnen bewegen op de interne markt en dit mag niet beperkt worden door de verplichting tot een nationaal merkenrecht.251 Het is mogelijk dat de relevante markt voor heel specifieke waren of diensten die onder het merk worden aangeboden, alleen het gebied van één lidstaat bestrijkt. In dit geval zou normaal gebruik van een gemeenschapsmerk kunnen worden aangenomen, omdat er bij de beoordeling ook rekening wordt gehouden met de relevante markt.252

3.2.3 Waarom het gebruik in één lidstaat niet voldoende kan zijn De argumenten voor een groter gebruiksgebied blijken uit de Onel/Omel uitspraak. Ondernemingen kunnen tekens niet meer vasthouden voor de gehele EU, zonder ze te gebruiken en zo de markt te blokkeren.253 Voor wat, hoort wat; als een onderneming een geografische brede bescherming wil, dan moet hij die ook verdienen.

249

Gielen 2013, p. 690. Hoyng 2010, p. 1. 251 Hoyng 2010, p. 1. 252 Visser 2013. 253 Gielen 2013, p. 689. 250

39

Het zou zeer onwenselijk zijn als de grens werd getrokken bij een lidstaat. Ten eerste zou dan het concept van de interne markt niet meer meespelen.254 Ten tweede zou het mogelijk zijn dat er sprake is van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk als deze alleen wordt gebruikt op bijvoorbeeld Malta. Dat zou onredelijk zijn als men bedenkt dat de EU zelf 500 miljoen inwoners heeft en Malta 400 duizend.255 Als duidelijk is dat er pas gesproken kan worden van normaal gebruik als er gebruik plaatsvindt op het gebied van meer dan één lidstaat, dan is dit ook direct duidelijk voor kleine ondernemingen. Er wordt hen dan geen valse hoop gegeven en zij weten waar ze aan toe zijn, zij moeten direct toegang zoeken tot de Europese markt of een nationaal merk inschrijven.256

3.3 Het ideale gebruiksgebied 3.3.1 De afweging: toegang tot de markt of blokkade van de markt In deze paragraaf wordt, volgens mijn mening, de ideale afbakening gemaakt van het territorium dat voldoende is voor het normaal merkgebruik. Het grootste voordeel van gebruik in een beperkt gebied is dat ondernemingen makkelijker de stap kunnen zetten naar de Europese markt.257 Daar tegenover kan gesteld worden dat kleine of middelgrote bedrijven, die wellicht niet de middelen hebben om zich direct op de Europese markt te vestigen, waarschijnlijk dan ook niet horen op de interne markt, maar genoegen moeten nemen met een nationale merkinschrijving.258 Mocht een onderneming de ambitie hebben om zich toch te ontplooien op Europees niveau, dan heeft hij vijf jaar om dit te volbrengen. Een onderneming hoeft zich niet direct op de Europese markt te vestigen.259 Het belangrijkste nadeel van het één lidstaat-beleid is dat een merkhouder een merk kan vasthouden voor de gehele EU en daarmee een andere onderneming kan belemmeren hetzelfde teken te gebruiken. De merkhouder kan hiermee de gehele Europese markt blokkeren, zonder het merk buiten zijn eigen lidstaat te gebruiken.260

254

ECTA 2008, p. 9. ECTA 2008, p. 8. 256 Gielen 2013, p. 690. 257 Hoyng 2010, p. 1. 258 Gielen 2013, p. 690. 259 Veeze 2010. 260 Gielen 2013, p. 689. 255

40

Als ik de keuze moet maken tussen normaal gebruik in één lidstaat of in meerdere, dan volg ik het Onel/Omel-arrest. Een onderneming heeft vijf jaar de tijd om de markt te betreden, terwijl de blokkade van de markt eeuwig zou kunnen zijn. De blokkade kan wel omzeild worden, als een onderneming die de markt wil betreden, een niet overeenstemmend merk kiest.261 Ik vind dit een grotere beperking van het merkenrecht dan nodig. Het Max Planck Instituut had een voorstel om de grace period te verkorten naar drie jaar, maar dit is uiteindelijk niet door gegaan.262 Ik ben blij dat het bij vijf jaar blijft, omdat met de strenge handhaving van het normaal merkgebruik en een slechte economische tijd, een onderneming de kans moet hebben om te groeien.

3.3.2 Grenzeloos Tijdens de beoordeling van het normaal gebruik van het gemeenschapsmerk geen rekening worden gehouden met de grenzen binnen de interne markt.263 Het feit dat de Joint Statements spreken over ‘één lidstaat’, laat zien dat er rekening wordt houden met de politieke grenzen binnen de EU. Dit is juist niet de bedoeling.264 Er kan beter gekeken worden naar de grootte van een gebied zonder de landsgrenzen. Zo kan het wel zijn dat een grote lidstaat voldoende is voor normaal gebruik en een kleine lidstaat niet. Dit zou oneerlijk lijken, maar op deze manier wordt er gehandeld naar de gedachte van de interne markt. Ik vind daarom dat het argument van het grensoverschrijdend gebruik265 niet moet worden meegewogen, omdat er juist geen rekening moet worden gehouden met de interne grenzen. Het gemeenschapsmerk is van toepassing op de Gemeenschap, niet op één lidstaat. Ik denk inderdaad dat er per concreet geval en met in achtneming van alle bijbehorende omstandigheden dient te worden geoordeeld. Er moet gekeken worden naar de grootte van het geografische gebied en of er een aanmerkelijk deel van het publiek woont. Als dit gebied dan volgens de rechter als aanmerkelijk kan worden beschouwd, dan is er sprake van normaal gebruik. Wel vind ik dat er in volgende rechtszaken wel explicieter rekening moet worden gehouden met het relevante publiek. Een merk is een commerciële uiting, gericht op het publiek. Wat dat betreft had het HvJ EU het bij het rechte eind in Pago/Tirolmilch.

261

Hoyng 2010, p. 8. Von Mühlendahl 2011, p.5. 263 Dinwoodie 2013. 264 Veeze 2010. 265 Zie: § 2.4.3 262

41

3.3.3 Geen nationale merken meer Hoyng stelt dat het nationale merkenrecht de werking van interne markt kan belemmeren. Eén nationaal merk kan de inschrijving van een jonger gemeenschapsmerk in de weg zitten.266 Moet het nationale merkenrecht op worden geheven, zodat er alleen nog maar gebruik kan worden gemaakt van het gemeenschapsmerkenrecht? De gemeenschappelijke markt moet namelijk functioneren als een nationale markt. Gielen stelt dat Hoyng de systematiek van de Gemeenschapsmerkenverordening miskent.267 In de verordening wordt niet aangegeven dat de Europese markt voorrang heeft en dat nationale merken tegen moeten worden gegaan. 268 De Gemeenschapsmerkenverordening kan de wetgeving van de lidstaten niet aanpassen, door de territorialiteit van de nationale merkenrechten.269 Dit betekent niet dat nationale merken opzij moeten worden gezet, zoals Hoyng het heeft geïnterpreteerd. Het betekent, dat er naast het nationale stelsel, een systeem bestaat waardoor ondernemingen zich kunnen bewegen op de communautaire markt door middel van één merkenrechtsgeregeling.270 Het kan worden gezien als een oplossing, het merkenrecht zal de handel tussen verschillende lidstaten dan niet meer beïnvloeden. 271 Het gemeenschapsmerk bestaat juist naast het nationale merk. De nationale merken zijn er voor de kleinere ondernemingen, die geen interesse hebben in de communautaire markt.272 Als er meer onderling verkeer plaatsvindt en samenwerkingen binnen Europa sterker worden, zal het nationale merkenrecht steeds minder belangrijk worden. De nationale markten zullen zo steeds sterker met elkaar verbonden raken.273 Ik ben deze keer weer eens met professor Gielen. Het nationale merk moet blijven bestaan, omdat niet iedere onderneming zich wil vestigen op de Europese markt. Natuurlijk is het mogelijk dat een nationaal merk een Europese inschrijving kan blokkeren, maar dit zal alleen zo zijn als er bijvoorbeeld sprake is van verwarring. De kans hier op is niet bijzonder groot, vooral om dat het nationale merk alleen actief is in één lidstaat.

266

Hoyng 2010, p. 8. Gielen 2010, p. 5. 268 Gielen 2010, p. 5. 269 Considerans 4 van de Gemeenschapsmerkenverordening. 270 Gielen 2010, p. 5. 271 Groves e.a. 1993, p. 4. 272 Considerans 6 van de Gemeenschapsmerkenverordening. 273 Max Planck Instituut 2011, p. 63. 267

42

3.3.4 Het onderzoek van het Max Planck Instituut Het Max Planck Instituut heeft een onderzoek gedaan naar het functioneren van het merkenrecht binnen Europa. Tijdens dat onderzoek is ook het normaal merkgebruik onderzocht.274 In dat onderzoek wordt erkend dat er problemen zijn met de juiste interpretatie van het territoriale vereiste voor het normaal gebruik. Veel merkenbureaus vinden dat het per geval moet worden getoetst, omdat de grootte van het gebruiksgebied kan verschillen per zaak.275 De Europese rechters dienen hier over te oordelen, omdat het gebruik in een Europese context wordt geplaatst.276 Het is van belang dat deze context wordt gepreciseerd door het onderscheid tussen het nationale en het Europese merkensysteem, men moet inzien dat er twee systemen zijn die naast elkaar bestaan.277 Deze twee systemen bieden niet dezelfde bescherming, het gemeenschapsmerk biedt meer bescherming. Daarom zou de beoordeling van het territoriale aspect van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk strenger moeten zijn dan in het geval van nationale merken.278 In het onderzoek wordt opgemerkt dat het merkenrecht verschilt met bijvoorbeeld het octrooirecht. In het merkenrecht wordt niet gezocht naar een exclusieve marktpositie of monopolie met betrekking tot bepaalde goederen of technologieën. Concurrentie blijft altijd mogelijk, zolang er niet hetzelfde teken wordt gebruikt.279 Een maatregel die niet voorkomt in Europa, maar wel het niet-normaal gebruik zou kunnen tegengaan, is het leveren van een bewijs van gebruik bij het hernieuwen van de merkinschrijving. Hoe betrouwbaar deze verklaringen zijn blijft de vraag, maar het zou een oplossing kunnen zijn.280 Als een nationaal merk is geregistreerd in een lidstaat waar een ouder gemeenschapsmerk niet is gebruikt en die lidstaat niet dichtbij het gebied ligt waar het gemeenschapsmerk wel wordt gebruikt, dan kan de gemeenschapsmerkhouder niets tegen het nationale merk doen als het nationale merk een lange tijd (ten minste tien of vijftien jaar) is geregistreerd.281 In die termijn

274

Max Planck Instituut 2011. Idem, p. 35. 276 Idem, p. 35. 277 Idem, p. 46. 278 Idem, p. 47. 279 Idem, p. 52. 280 Idem, p. 88. 281 Gielen 2011 A, p. 2. 275

43

kan een merk zich op de markt hebben gevestigd.282 Nationale merken mogen dus naast het gemeenschapsmerk blijven bestaan, als de kans op verwarring hypothetisch is.283 Uiteraard moet het depot te goeder trouw zijn gedaan, de merkhouder mag niet van het bestaan van het gemeenschapsmerk afweten.284 Ik vind het een eerlijke oplossing als op deze manier twee merken naast elkaar kunnen bestaan. Zo wordt de pan-Europese bescherming beperkt als het merkgebruik ook beperkt is.285 Een merk kan bijvoorbeeld al gedeeltelijk vervallen verklaard worden286 en dit zou ook overeenkomstig de redenering uit het Chronopost-arrest zijn: als pan-Europees te verstrekkend is om redelijk te zijn (of dit nou een verbod of bescherming is) dan moet het beperkt worden.

3.4 Tussenconclusie Uit dit hoofdstuk is gebleken dat het merkenrecht het vrij verkeer kan beperken. De ratio achter het normaal gebruik van het gemeenschapsmerk is het tegen gaan van belemmeringen van de interne markt. Doelstelling is het scheppen van de mogelijkheid voor ondernemingen om hun economische activiteiten te kunnen ontplooien op de interne markt, zonder de beperking van een niet-normaal gebruikt gemeenschapsmerk. Het Onel/Omel-arrest heeft er voor gezorgd, dat het gebruik van een gemeenschapsmerk in één enkele lidstaat, in het algemeen niet voldoende zal zijn voor normaal gebruik en dat de EU moet worden gezien als een gebied zonder politieke interne grenzen. Een voordeel van normaal gebruik binnen één lidstaat is, dat de toegang tot de Europese markt makkelijker is. Kleine of middelgrote bedrijven worden gedwongen tot een nationale merkinschrijving, terwijl zij wellicht over een bepaalde tijd wel de grens over willen gaan. Een nadeel van normaal gebruik in één lidstaat is dat het vasthouden van deze merken een andere onderneming kan belemmeren hetzelfde teken te gebruiken, terwijl het merk verder niet gebruikt wordt in andere EU-landen. Dit kan het merkrecht van anderen onnodig beperken. Voor wat, hoort wat; als een onderneming een geografische brede bescherming wil, dan moet hij die ook verdienen. 282

Max Planck Instituut 2011, p. 136. Von Mühlendahl 2011, p. 9. 284 Max Planck Instituut 2011, p. 137. 285 Max Planck Instituut 2011, p. 139. 286 Zie: § 1.3.2 283

44

Het is belangrijk dat de onnodige belemmering van de markt door niet normaal gebruik van een gemeenschapsmerk zoveel mogelijk wordt weggenomen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de toegang tot de markt. Een grace period van vijf jaar moet genoeg zijn voor een onderneming om zich te kunnen profileren op de Europese markt. Het gebruiksgebied moet naar mijn mening wel aanmerkelijk zijn in verhouding met het gebied van de EU. Uiteraard moet dit beoordeeld worden per geval aan de hand van alle relevante omstandigheden. Ik zou graag zien dat het relevante publiek explicieter wordt meegewogen bij de beoordeling. Nationale merken moeten blijven bestaan naast het gemeenschapsmerk. Niet alle ondernemingen willen zich vestigen op de Europese markt. Het Max Planck Instituut stelt dat als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, een nationaal merk en een overeenkomstig gemeenschapsmerk naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat er verwarring optreedt. Het beschermingsbied wordt op deze manier naar redelijkheid beperkt.

45

Hoofdstuk 4: conclusie 4.1 Korte terugblik op wat er behandeld is tijdens het onderzoek Het nationale merkenrecht in Europa is geharmoniseerd door de Merkenrichtlijn. België, Luxemburg en Nederland kennen geen nationaal merkenrecht, zij hebben alleen een Benelux merkrecht. Een merkhouder kan ook kiezen voor een gemeenschapsmerk op grond van de Gemeenschapsmerkenverordening, dit merk geldt in gehele EU. De EU streeft naar een interne markt waarin het vrij verkeer van goederen en diensten kan plaatsvinden. Beperkingen worden dikwijls gevormd door nationale regelgevingen. De EU wil de regelgeving binnen Europa harmoniseren, zodat deze belemmeringen worden opgeheven. De ratio achter normaal merkgebruik is de vermindering van ingeschreven merken in het register en de conflicten die ontstaan tussen die merken. Ook moet er tegenover het sterke recht van de merkhouder staan, dat hij het merk wel normaal moet gebruiken. Als een merkhouder een recht heeft, dan kan het op bepaalde gronden vervallen worden verklaard. Dit kan onder andere als een merk vijf jaar lang niet normaal wordt gebruikt. Er wordt normaal gebruik gemaakt van een merk wanneer het overeenkomstig de onderscheidingsfunctie wordt gebruikt, om voor de producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven afzet te vinden en te behouden. Symbolisch gebruik wordt uitgesloten. Het HvJ EU houdt bij de beoordeling rekening met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Normaal gebruik kan ook in afwijkende vorm plaatsvinden, mits de verschillen tussen de vormen van het merk niet afdoen aan het onderscheidend vermogen. Het normaal gebruik kan van belang zijn tijdens drie verschillende procedures. Dit zijn de vervalprocedure, de oppositieprocedure en de inbreukprocedure. Als de merkhouder zijn merk niet normaal gebruikt verliest hij zijn rechten. Het niet normaal gebruik van een merk door de merkhouder kan worden geëxcuseerd door een geldige reden, zoals overmacht. In de Joint Statements en de handleiding van het OHIM werd gesteld dat gebruik in één lidstaat voldeed voor het vereiste van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk. Het HvJ EU oordeelde juist in Onel/Omel dat in het algemeen gebruik in één lidstaat onvoldoende is.

46

Er zijn vanuit heel Europa verschillende reacties gekomen op de dit arrest. Gielen ziet het, ondanks zijn kritische houding, als een positieve uitspraak, waardoor de interne markt niet langer geblokkeerd zal worden. Hoyng ziet juist nationale merkrechten als een beperking van het vrij verkeer binnen de interne markt en ziet het nationale merkenrechtsysteem het liefst zo gauw mogelijk verdwijnen. Het HvJ EU heeft meerdere uitspraken gedaan waar de territorialiteit van het merkenrecht behandeld wordt. In het Pago/Tirolmilch-arrest wordt besloten dat bekendheid in de EU kan worden bereikt door bekendheid in één enkele lidstaat. In het Webshipping-arrest wordt duidelijk gemaakt dat een inbreukverbod in principe geldt voor de gehele EU, alleen in bepaalde omstandigheden kan de reikwijdte worden beperkt. In het Michelin-arrest, over het mededingingsrecht, werd Nederland gezien als een aanmerkelijk deel van de Gemeenschap. Al deze arresten behandelen een ander aspect van de territorialiteit en daarom kunnen ze niet rechtstreeks worden toegepast op normaal gebruik. Europa moet volgens A-G Sharpston worden gezien zonder interne grenzen. Als men dit in het achterhoofd houdt, dan kan men beter begrijpen waarom het HvJ EU in sommige gevallen het wel mogelijk acht dat gebruik binnen één lidstaat voldoende is voor normaal gebruik. Normaal gebruik in één lidstaat is niet voldoende binnen de EU, maar wel binnen de Benelux. De territoriale omstandigheden zijn anders en daar moet rekening mee worden gehouden, en de Benelux heeft geen nationaal merkenrecht. Binnen de Benelux moet er rekening gehouden worden met de taalgebieden volgens het HvJ EU. Het merkenrecht kan het vrije verkeer beperken. De bezetting van een merk kan aan andere ondernemingen de mogelijkheid ontnemen om dit merk zelf in te schrijven en dit kan het principe van de vrije markt belemmeren. De ratio achter de vereiste van het normaal gebruik die genoemd werd in het Onel/Omel-arrest, is het opheffen van belemmeringen van het vrij verkeer van goederen of diensten. Een voordeel van normaal gebruik binnen één lidstaat is, dat de toegang tot de Europese markt makkelijker is. Kleine of middelgrote bedrijven worden niet gedwongen tot een nationale merkinschrijving, terwijl zij wellicht ooit wel de grens over willen gaan. Een nadeel van normaal gebruik in één lidstaat is, dat het vasthouden van deze merken een andere onderneming kan belemmeren hetzelfde teken te gebruiken, terwijl het merk dat gebruikt 47

wordt in het ene land helemaal niet gebruikt wordt in andere EU-landen. Voor wat, hoort wat; als een onderneming een omvangrijke bescherming wil, dan moet hij die ook verdienen.

4.2 Beantwoording van de onderzoeksvraag Wanneer is er sprake van een ideale verhouding tussen het verstrekkende merkenrecht en de communautaire markt, of wel: “in hoeverre moet de merkenrechtelijke beschermingsomvang van

het

gemeenschapsmerk

aangepast

worden

aan

het

territorium

waar

het

gemeenschapsmerk normaal gebruikt wordt, zodat de werking van de interne markt niet zal worden verstoord?” De belemmering van de markt door niet-normaal gebruik van een gemeenschapsmerk dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de toegang tot de markt. Een grace period van vijf jaar moet genoeg zijn voor een onderneming om zich te kunnen profileren op de Europese markt. Niet alle ondernemingen willen zich vestigen op de interne markt, dus het nationale merk moet blijven bestaan. Het gebruiksgebied moet aanmerkelijk zijn in verhouding tot het gebied van de EU. Uiteraard moet dit beoordeeld worden per geval aan de hand van alle relevante omstandigheden. Ik zou graag zien dat het relevante publiek explicieter wordt meegewogen bij de beoordeling. Tevens moet er aandacht worden geschonken aan wat bepaald is in het Webshipping-arrest, namelijk dat in sommige gevallen het verbod beperkt moet worden als een pan Europees te verstrekkend is. Zo zou het ook moeten zijn met de beschermingsomvang van het gemeenschapsmerkenrecht. Als het merk niet wordt gebruikt in een aanmerkelijk gedeelte van de EU, moet de bescherming ook niet pan Europees zijn, want dan kan er sprake zijn van een onredelijke blokkade van de markt. Een aanmerkelijk gedeelte wordt bepaald aan de hand van het geografisch gebied, de relevante markt en, zoals bepaald in het Pago/Tirolmilch-arrest, of er een aanmerkelijk gedeelte van het relevante publiek aangesproken wordt. Het Max Planck Instituut stelt, dat als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, een nationaal merk en een overeenkomstig gemeenschapsmerk, dat niet wordt gebruikt in de gehele EU, naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat er verwarring optreedt. Naar mijn mening wordt zo het beschermingsbied naar redelijkheid beperkt.

48

Literatuur & bronnen Boeken Amtenbrink & Vedder 2010 F. Amtenbrink & H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2010. Barents 2000 R. Barents, De communautaire rechtsorde, over de autonomie van het gemeenschapsrecht, Deventer: Kluwer 2000. Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom, deel 2 Merkenrecht, aangepaste studenteneditie, Deventer: Kluwer 2009. Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2010 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A. Huydecoper, European Trademark Law, Deventer: Kluwer 2010. Geerts 2011 P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2011. Gielen 2011 Ch. Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2011. Gielen & Verkade 2013 Ch. Gielen & D.W.F. Verkade, Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2013. Groves e.a. 1993 P. Groves, A. Martino, C. Miskin, J. Richards, Intellectual property and the Internal Market of the Euopean Community, Londen: Graham & Trotman 1993. Holzhauer 2005 R.W. Holzhauer, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005. Keeling 2003 D.T. Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law Volume 1 Free Movement and Competition Law, Oxford: Oxford University Press 2003. Van der Kooij & Mulder 2010 P.A.C.E. van der Kooij & S.J.A. Mulder, Hoofdzaken intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2010. Manunza & Senden 2006 E.R. Manunza & L.A.J. Senden, De EU: de interstatelijkheid voorbij?, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006.

49

Artikelen Balk 2011 R. Balk, De territoriale aspecten van merkgebruik: een overzicht, Bedrijfsjuridische Berichten 4 april 2011 (gevonden via portal.rechtsorde.nl). Bouckaert 2011 B.R.A. Bouckaert, ‘Leo Belgicus’ op zoek naar zichzelf. Territorialiteit, regionalisme en confederale bestuurscultuur in de Lage Landen, 5 februari 2011 via: http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=660. Charles 2013 L. Charles, ECJ decision in Specsavers v Asda: a ‘significant win’ for brand owners, World Trademark Review 18 juli 2013, http://www.worldtrademarkreview.com (zoek op: Specsavers v Asda). Costescu 2013 K. Costescu, Supreme Court: use in Germany alone sufficient to establish ‘genuine use’ of CTM, World Trademark Review 2 december 2013, http://www.worldtrademarkreview.com (zoek op: genuine use). Dickerson & Gibson 2013 J. Dickerson & J. Gibson, Revocation of Gucci’s ‘interlocking Gs’ mark for non-use exposes evidence gaps, World Trademark Review 2 december 2013, http://www.worldtrademarkrevieuw.com (zoek op: non-use evidence). ECTA 2008 The Community Trade Mark and the National Trade Marks – Are they in Harmony? The Benelux point of view 14 april 2008 via http://www.ecta.org/IMG/pdf/Annex_M__Benelux_RT.pdf. ECTA 2013 Verslag conferentie European Communities Trade Mark Association 2013: lawyers divided over ONEL decision 21 juni 2013, http://www.worldipreview.com (zoek op: ECTA 2013). Galli 2013 C. Galli, Court of Appeal revokes mark for non-use in landmark decision, World Trademark Review 25 november 2013, http://www.worldtrademarkrevieuw.com (zoek op: non-use). Geerts 2013 P.G.F.A. Geerts, Het HvJ EU over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm, Intellectuele Eigendom & Reclamerecht 2013-48 (gevonden via portal.rechtsorde.nl). Gielen 2010 Ch. Gielen, Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2010-62 (gevonden via portal.rechtsorde.nl). Gielen 2011 A Ch. Gielen, De Max Planck-Studie, Intellectuele Eigendom & Reclamerecht 2011-65 (gevonden via portal.rechtsorde.nl).

50

Gielen 2013 Ch. Gielen, Waar moet een gemeenschapsmerk worden gebruikt om het recht erop te handhaven?, Ars Aequi 2013, p. 686-690. Groebl & Mehler 2013 M. Groebl & U. Mehler, European Union: European Union Court of Justice’s decision in the “Onel/Omel” Case – How much use is “genuine”?, Jones Day 30 januari 2013 via http://www.jonesday.com/european-union-court-of-justices-decision-in-the-onelomel-case-how-much-use-is-genuine-01-25-2013/. Haak 2011 M. Haak, Handhaving van gemeenschapsmerken en – modellen: territoriale beperkingen?, BMM Bulletin 2011-03. Hemmer 2011 M. Hemmer, Territoriale eigenaardigheden in he merkenrecht en het Webshipping-arrest, Waar&Wet 2011-4, p. 2. Hoyng 2010 W.A. Hoyng, Preach for your own parish? Boek 9 29 april 2010 via http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/Artikelen/IEF WH Onel - preach for your own parish.pdf. Little 2010 T. Little, Hungarian Patent Office intensifies debate over genuine use of CTMs, World Trademark Review 24 februari 2010, http://www.worldtrademarkreview.com (zoek op Genuine Use). Von Mühlendahl 2011 A. Von Mühlendahl, The Max-Planck-Study: ‘Study of the Overall Functioning of the European trade mark System’ – Backgrounds, Findings, Proposals, Intellectuele Eigendom & Reclamerecht 2011-66 (gevonden via portal.rechtsorde.nl). Oosterman 2007 N. Oosterman, Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkenrecht nog effectief?, Intellectuele Eigendom & Reclamerecht 2007-41 (gevonden via portal.rechtsorde.nl). Phillips 2013 J. Phillips, When words are irrelevant … CJEU rules on Specsavers’ logo reference, The IPkat 22 juli 2013 via http://ipkitten.blogspot.nl/2013/07/when-words-are-irrelevant-cjeurules-on.html. Phillips 2013 A J. Phillips, Colloseum and composite marks: a genuine ruling from the Court of Justice, The IPkat 18 april 2013 via http://ipkitten.blogspot.nl/2013/04/colloseum-and-composite-marksgenuine.html.

51

Roper 2013 H. Roper, Onel/Omel – “genuine use” of a community trade mark, Baker Botts LLP 7 juni 2013 via http://www.bakerbotts.com/file_upload/DRAFTIPReport201306-ONELOMELGenuineUseOfACommunityTradeMark.htm. Slopek & Fritzsche 2012 D.E.F. Slopek & S. Fritzsche Saskia, Die ernsthafte Markenbenutzung "in der Gemeinschaft"Die Schlussanträge der Generalanwältin in der Vorlagesache ONEL/OMEL, Markenrecht 5 juli 2012, p. 360 – 365. Stols 2004 D.E. Stols, Verval van een merk wegens niet-gebruik: Wat is ‘normaal gebruik’? Bedrijfsjuridische berichten 18 maart 2004 (gevonden via portal.rechtsorde.nl). Veeze 2010 P. Veeze, Die rechtserhaltende Benutzung nach ONEL, Lezing te Munich 21 oktober 2010. Visser 2013 D.J.G. Visser, Kroniek van de Intellectuele Eigendom, Nederlands Juristenblad 9 april 2013 (gevonden via portal.rechtsorde.nl). World Trademark Review 2010 ONEL ruling plunges Europe into confusion, World Trademark Review 26 januari 2010 via http://www.worldtrademarkreview.com/daily/detail.aspx?g=ec2e6ee1-a037-4b35-853965c149320d91&q=onel+ruling - search="onel+ruling".

Jurisprudentie -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

HvJ EU 18 juli 2013, nr. C-252/12 (Specsavers/Asda Stores). HvJ EU 18 april 2013, LJN BZ8929 (Colloseum Holding/Levi Strauss). HvJ EU 19 december 2012, nr. C‑149/11 (Onel/Omel). HvJ EU 25 oktober 2012, IER 2013, nr. 29 (Rintisch/Eder). HvJ EU 12 april 2011, LJN BQ3095, m.nt. SJS (Webshipping). HvJ EG 6 oktober 2009, IER 2009, nr. 86, m.nt. Gielen (Pago/Tirolmilch). HvJ EG 15 januari 2009, nr. C-495/07 (Wellness). HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238 (Europolis). HvJ EG 11 mei 2006, nr. C-416/04 (Vitafruit). HvJ EG 12 februari 2004, NJ 2006, 531 (Postkantoor). HvJ EG 27 januari 2004, NJ 2007, 230 (La Mer/Goemar). HvJ EG 11 maart 2003, LJN AK3869 (Ansul/Ajax). HvJ EG 12 december 2002, NJ 2003, 600 (Sieckmann). HvJ EG 14 september 1999, nr. C-375/97 (Chevy). HvJ EG 4 mei 1999, IER 1999, nr. 30 (Windsurfing Chiemsee). HvJ EG 9 november 1983, nr. C-322/81 (Michelin). GvEA EG 23 februari 2006, nr. T-194//03 (Bainbridge). BenGH 18 november 1988, LJN AG5951, m.nt. Nieuwenhoven Helbach (Philip Morris). BenGH 27 januari 1981, LJN AC1792, m.nt. Wichers Hoeth (Winston). BBIE 15 januari 2010, LJN BM1884, m.nt. Gielen (Onel/Omel).

52

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

BBIE 15 juni 2007, LJN BB6692 (Noflik). HR 23 december 2005, LJN AU2850 (Sidoste/Bonnie Doon). Hof Den Haag 1 februari 2011, IER 2011, nr. 34 (Onel/Omel). Hof Den Haag 30 november 2010, LJN BO6451 (Onel/Omel). Hof Den Haag 3 april 2008, BIE 2009, nr. 91 (Playboy/Laporte). Rb Breda 15 juni 2005, LJN AT8343 (Puma/Ferro).

Wetgeving -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, 22 augustus 2010, Trb. 2010, 236. Benelux-verdrag inzake de warenmerken, met bijlage: de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, Brussel 19 maart 1962, Trb. 1962, 58. Eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PbEG 1989, L 40/1). Merkenwet: wet van 30 september 1893, Stb. 1893, 146. Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Marrakesh 15 april 1994, Trb. 1994, 974. Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, Nice 15 juni 1957, Trb. 1958, 75. Protocol bij de overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, Madrid 27 juni 1989, Trb. 1990, 44. Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PbEG 2008, L 299/25). Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, ’s Gravenhage 6 november 1925, Trb. 1928, 64. Verdrag betreffende de Europese Unie (PbEU 2010, C83/01). Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PbEU 2010, C 83/47). Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 2009, L 78/1).

Overige stukken Artikelsgewijze opmerkingen Benelux-verdrag inzake de waren merken, met bijlage: de Eenvormige Beneluxwet op de waren merken, Brussel 19 maart 1962, Trb.1962, 58. Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht (PbEG 1997, C 372). Benelux regelgeving inzake merken: Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001. DKPTO 2010 Danish Patent and Trademark Office statement on the Onel Case, 5 maart 2010 (http://www.dkpto.org/updates/2010/dkpto-statement-on-the-onel-case.aspx). Dinwoodie 2013 G.B. Dinwoodie, Territoriality in an era of Unitary Trade Marks, VU Lezing 21 november 2013.

53

Max Planck Instituut 2011 Max Planck Institute for Intellectual Property an Competition Law, Study of the overall functioning of the European Trade Mark System, München 15 februari 2011. OHIM 1996 Joint statements by the Council and the Commission of the European Communities entered into the minutes of the Council meeting at which te Regulation on the Community Trade Mark was adopted on 20 December 1993, OHIM 1996, p. 615. OHIM 2013 OHIM, The manual concerning opposition, part 6 proof of use van 2 mei 2013. BBIE 2006 Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom naar aanleiding van de eerste wijziging van het BVIE van 1 december 2006.

Websites Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. https://www.boip.int Europese Unie http://europa.eu Office for the Harmonisation of the Internal Market. http://oami.europa.eu

54

Onel/Omel (BBIE, Hof Den Haag, HvJ EU)

15/01/2010, 30/11/2010, 19/12/2012

Territorialiteit van het normaal gebruik van het gemeenschapsmerk

Gebruik in één lidstaat is over het algemeen niet genoeg om als normaal te worden aangemerkt.

Webshipping

12/04/2011

Beperking territorialiteit Europees verbod

Over het algemeen verbod voor gehele EU, tenzij dit te verstrekkend is om redelijk te zijn

Pago/Tirolmilch (HvJ EG)

06/10/2009

Territorialiteit van de bekendheid van het gemeenschapsmerk

Bekendheid in één lidstaat is voldoende om bekendheid EU aan te tonen.

Playboy/Laporte (Hof Den Haag)

03/03/2008

Territorialiteit normaal merkgebruik

Gebruik in 1 lidstaat in de Benelux wel voldoende normaal gebruik.

Europolis

07/09/2006

Territorialiteit inburgering merk in de Benelux

Benelux gezien als 1 lidstaat. Inburgering nodig overal waar een weigeringsgrond bestaat.

14/09/1999

Territorialiteit bekendheid van het Benelux merk

Merk is bekend in Benelux als het bekend is op een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, dat kan 1 lidstaat zijn.

09/11/1983

Territorialiteit mededingingsrecht

Nederland kan als een aanmerkelijk gebied van de Europese Gemeenschap worden beschouwd

15/06/2007

Normaal merkgebruik

Onderscheidend vermogen, geen symbolisch gebruik. Commerciële exploitatie.

23/12/2005

Normaal merkgebruik

Gering gebruik kan ook normaal gebruik zijn.

La Mer/Goemar (HvJ EG)

27/01/2004

Normaal merkgebruik

Geen gebruiksminimum normaal gebruik

Ansul/Ajax

11/03/2003

Normaal merkgebruik

Normaal gebruik als het merk overeenkomstig de onderscheidings-functie wordt gebruikt en om afzet te vinden en te behouden.

(HvJ EU)

(HvJ EG)

Chevy (HvJ EG)

Michelin (HvJ EG)

Noflik (BBIE)

Sidoste/Bonnie Doon (HR)

(HvJ EG)

55

Wellness

15/01/2009

Niet-normaal merkgebruik

Gebruik dat niet bijdraagt aan het vinden van afzet

18/07/2013

Normaal gebruik in gewijzigde vorm

Gebruik in gewijzigde vorm kan ook samengestelde vorm zijn. Uitgebreide kleur bescherming.

Colloseum/Levi’s (HvJ EU)

18/04/2013

Normaal gebruik in gewijzigde vorm

Gebruik in gewijzigde vorm kan ook samengestelde vorm zijn.

Rintisch/Eder

25/10/2012

Normaal gebruik in gewijzigde vorm

Gebruik in afwijkende vorm kan, zolang het niet afdoet aan het onderscheidend vermogen.

23/02/2006

Geldige reden nietnormaal gebruik

Overmacht door regelingen die de verkoop van de producten belemmeren

15/06/2005

Belang normaal merkgebruik

Door niet-normaal merkgebruik, verliest de merkhouder zijn rechten en sterke positie.

18/11/1988

Geldige reden nietnormaal gebruik

Bevestiging Winston-arrest.

27/01/1981

Geldige reden nietnormaal gebruik

Strenge regels geldige reden. Alleen overmacht.

12/02/2004

Wat is een merk?

Geen uitsluitend beschrijvende tekens

12/12/2002

Wat is een merk?

Teken moet vatbaar zijn voor grafische voorstelling

04/05/1999

Wat is een merk?

Geen geografisch verwijzend teken

(HvJ EG)

Specsavers/Asda (HvJ EU)

(HvJ EU)

Bainbridge (GvEA)

Puma/Ferro (Rb. Breda)

Philip Morris (BenGH)

Winston (BenGH)

Postkantoor (HvJ EG)

Sieckmann (HvJ EG)

Windsurfing Chiemsee (HvJ EG)

56