De juridische bescherming van knowhow

Faculteit Rechtsgeleerdheid - Masterproef 2009-2010

De juridische bescherming van knowhow.

Auteur. Louis De Groote Studentennummer: 20051420 Maior sociaal en economisch recht Promotor. Prof. Dr. H. Vanhees Commissaris. Vandendriessche Elke

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................................. 1 Voorwoord. ................................................................................................................................... 6 DEEL I. ............................................................................................................................................ 7 Hoofdstuk 1. Inleiding. ................................................................................................................. 8 Hoofdstuk 2. Evolutie. .................................................................................................................. 9 §1 De geboorte van knowhow in Rome. ................................................................................... 9 1.1 Traditionele visie. ............................................................................................................ 9 1.2 Kritiek............................................................................................................................ 10 §2 Het ontstaan van gilden. ..................................................................................................... 12 § 3 Het decreet d’Allarde. ....................................................................................................... 13 § 4 Intrede in wetboeken: Code Pénal en het Belgische Strafwetboek. .................................. 14 § 5 Het Unieverdrag van Parijs. .............................................................................................. 14 Hoofdstuk 3. Het begrip knowhow............................................................................................. 15 §1 Algemene situering. ........................................................................................................... 15 1.1 Een definitie. ................................................................................................................. 15 1.2 Bestanddelen. ................................................................................................................ 17 1.3 Belang. ........................................................................................................................... 18 § 2 Specifieke afbakening. ...................................................................................................... 19 2.1 Plaats tussen ―andere‖ intellectuele rechten. ................................................................ 19 2.1.1 Octrooien. ............................................................................................................... 20 2.1.2 Verschil in bescherming. ........................................................................................ 20 2.1.3. En toch: complementariteit. ................................................................................... 21 2.2 Onderscheid met bedrijfsgeheimen. .............................................................................. 22 2.3 Onderscheid met expertise. ........................................................................................... 25 DEEL II. ......................................................................................................................................... 26 Hoofdstuk 1. Juridische bescherming van knowhow. ............................................................... 27 § 1 Afbakening. ....................................................................................................................... 27 § 2 Wetgevende instrumenten voor knowhow. ....................................................................... 28 2.1 Verdragsrechtelijk oogpunt. .......................................................................................... 28 2.1.1 TRIPs-Verdrag........................................................................................................ 28 1

2.1.1.2 Voorwaarden waaraan informatie uit art. 39.2 TRIPs moet voldoen. ............. 30 2.1.1.3 Eerlijke handelsgebruiken. ............................................................................... 33 2.1.1.4 Geschillenbeslechting. ..................................................................................... 34 2.2 Europees recht. .............................................................................................................. 34 2.2.1 Situering.................................................................................................................. 34 2.2.2 Rol van de Europese Commissie in de bescherming. ............................................. 35 2.2.2.1 Verticale overeenkomsten. ............................................................................... 36 2.2.2.2 Horizontale overeenkomsten............................................................................ 36 2.2.2.3 Overeenkomsten inzake technologieoverdracht. ............................................. 37 2.3 Invloedrijke internationale organisaties: WIPO en UNIDO. ........................................ 37 2.3.1 WIPO. ..................................................................................................................... 37 2.3.2 UNIDO. .................................................................................................................. 38 2.4 Nationale wetgeving. ..................................................................................................... 38 §3 Bescherming van knowhow in het Belgische recht. ........................................................ 39 3.1 Burgerrechtelijke beschermingstechnieken. .................................................................. 39 3.1.1 Contractuele bescherming. ..................................................................................... 39 3.1.2 Buitencontractuele bescherming, oneerlijke handelspraktijken en vermogensvermeerdering zonder oorzaak. ...................................................................... 43 3.1.2.1. Art. 1382 B.W. ............................................................................................... 43 3.1.2.2 Vermogensvermeerdering zonder oorzaak. ..................................................... 47 2.1.2.3 Wet Handelspraktijken..................................................................................... 51 3.2 Strafrechtelijke bescherming. ........................................................................................ 60 3.3 Sociaalrechtelijke bescherming: art. 17, 3° a) Arbeidsovereenkomstenwet. ................ 62 3.3.1 Art. 17, 3° a) Wet 31 juli 1978. .............................................................................. 62 3.3.2 Vergelijking van art. 17, 3° a) Arbeidsovereenkomstenwet en art. 309 Sw........... 65 Hoofdstuk 2. Knowhow in overeenkomsten. ............................................................................. 66 §1 Bedingen die beschermen. ................................................................................................. 66 1.1 Het niet-concurrentiebeding. ..................................................................................... 66 1.2 De geheimhoudingsclausule. ..................................................................................... 71 §2 Knowhow-overeenkomsten. .................................................................................................. 71 2.1 Cessie van knowhow. ................................................................................................ 71 2

2.2. Licentieovereenkomsten. .......................................................................................... 72 2.2.1 Nut van licentieovereenkomsten. ........................................................................ 72 2.2.2 Kenmerken van de licentieovereenkomst. .......................................................... 73 2.2.3 Inhoud. ................................................................................................................ 73 2.2.4 Duur. ................................................................................................................... 74 2.3 Franchiseovereenkomsten. ........................................................................................ 75 2.3.1 Nut van een franchise. ......................................................................................... 75 2.3.2 Kenmerken van de overeenkomst. ...................................................................... 76 2.4 Geheimhoudingsovereenkomsten. ............................................................................. 79 2.4.1 Situering. ............................................................................................................. 79 2.4.2 Karaktertrekken. .................................................................................................. 80 2.4.3 Bescherming van knowhow. ............................................................................... 81 Hoofdstuk 3. Internationaal privaatrecht. ................................................................................... 82 §1 Internationaal Privaatrecht inzake bevoegdheid. ............................................................... 83 1.1 Brussel I - Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. .................................. 83 1.1.1 Toepassingsgebied. ................................................................................................. 83 1.1.2 Bevoegdheidsregels. ............................................................................................... 83 1.1.2.1 Algemeen. ........................................................................................................ 83 1.1.2.2 Bijzondere bevoegdheden. ............................................................................... 84 1.2 Belgisch WbIPR. ........................................................................................................... 88 § 2 Internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. ....................................................... 89 2.1 Verbintenissen uit overeenkomst. ................................................................................. 89 2.1.1 Rome I - Verordening en het EVO. ........................................................................ 89 2.1.2 Verdragen: het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (C.I.S.G.). ............................................................................................... 92 2.2 Rome II - Verordening betreffende het recht dat van toepassing is op niet contractuele verbintenissen. ................................................................................................ 94 2.2.1 Toepassingsgebied .................................................................................................. 94 2.2.2 De Verordening inzake onrechtmatige daad. ......................................................... 95 2.2.2.1 de algemene regel uit art. 4 Rome - II Verordening. ....................................... 95 2.2.2.2 Oneerlijke concurrentie en daden die de vrije concurrentie beperken (art. 6). 97 3

2.2.2.3 Verhouding tussen art. 4 en art. 6 Rome II - Verordening. ............................. 98 2.2.3 Verordening inzake ongerechtvaardigde verrijking en precontractuele aansprakelijkheid. ............................................................................................................ 99 § 3 Conclusie........................................................................................................................... 99 DEEL III. ...................................................................................................................................... 100 Hoofdstuk 1. Inleiding. ............................................................................................................. 101 §1 Onderscheiden bevoegdheden en relatie ertussen. ........................................................... 101 §2 Gerechtelijke organisatie.................................................................................................. 102 2.1 Deelstaten. ................................................................................................................... 102 2.2 Federaal. ...................................................................................................................... 102 2.3 Verhouding tussen beide niveaus. ............................................................................... 103 §3 Verhouding tussen wetten en het common law. .............................................................. 104 Hoofdstuk 2. Ontstaansgeschiedenis. ....................................................................................... 105 Hoofdstuk 3. Heersend corpus.................................................................................................. 107 § 1 Discussie. ........................................................................................................................ 107 § 2 Definities van knowhow. ................................................................................................ 108 2.1 Wettenrecht (statutory law). ........................................................................................ 108 2.1.1 Privaatrecht. .......................................................................................................... 108 2.1.1.1 Uniform Trade Secrets act. ............................................................................ 108 2.1.2 Publiek recht. ........................................................................................................ 114 2.1.2.1 Economic Espionage Act (1996). .................................................................. 114 2.1.2.2. Trade Secrets Act (U.S.C. § 1905) en Freedom of Informations Act (5 U.S.C. § 552). ........................................................................................................................ 117 2.1.2.3 Strafrecht (Criminal statute law). ................................................................... 117 2.2 Rechtersrecht (common law). ..................................................................................... 118 2.2.1 First Restatement of Torts. ................................................................................... 118 2.2.2 Restatement (Third) of Unfair Competition. ........................................................ 120 § 3 Bestanddelen. .................................................................................................................. 126 3.1 Informatie die in aanmerking komt voor knowhow. ................................................... 126 3.1.1 Algemeen. ............................................................................................................. 126 3.1.2 Voorbeeld: klantenlijsten. ..................................................................................... 126

4

3.2 Criteria. ........................................................................................................................ 127 § 4 Belang . ........................................................................................................................... 128 Hoofdstuk 4. Knowhow-overeenkomsten in de V.S. ............................................................... 129 § 1 Bedingen die beschermen in Amerika. ........................................................................... 129 1.1 Niet - concurrentiebeding. ........................................................................................... 129 1.2 Geheimhoudingsclausules. .......................................................................................... 131 § 2 Overeenkomsten ter exploitatie van knowhow. .............................................................. 132 § 3 De Non-Disclosure Agreement. ...................................................................................... 132 Hoofdstuk 5. Conclusie. ........................................................................................................... 133 DEEL IV. ..................................................................................................................................... 135 Conclusie. ................................................................................................................................. 136 Bibliografie. .............................................................................................................................. 139

5

Voorwoord. Het schrijven van een masterproef is de bekroning van de studie rechten. Het is een werk van lange adem en wie tot een goed gefundeerd geheel wil komen, heeft naast veel tijd en doorzettingsvermogen, ook de juiste omgeving nodig. Hierbij wil ik dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om enkele mensen te bedanken voor hun bijdragen, zelfs onrechtstreeks. In de eerste plaats Prof. Dr. Hendrik Vanhees, die mij steeds de goede richting heeft uitgeduwd bij het uitwerken van de juridische bescherming van knowhow en te allen tijde beschikbaar was bij vragen. Daarnaast verdienen ook mijn ouders vermelding. Het zijn zij die mij gedurende al die jaren hun normen en waarden hebben meegegeven en me de kans geboden hebben deze opleiding te genieten. Deze zijn mij ten goede gekomen, zowel gedurende de afgelopen vijf jaren op de universiteit in het algemeen, als bij het schrijven van dit werkstuk in het bijzonder. Ook de bibliotheek van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en haar medewerkers kunnen niet ontbreken. Zij beheren de immense collectie die de bibliotheek is en staan steeds klaar met raad en daad. Hierbij horen ook de geconsulteerde auteurs en databanken als Jura. Het uitbouwen van dit onderwerp was voor mij een aangename, doch niet eenvoudige opgave. Ik ben enorm tevreden me te kunnen verdiept hebben in deze materie en het gevoel te ervaren één juridisch onderwerp tot in de kern te hebben bestudeerd.

6

DEEL I.

7

Hoofdstuk 1. Inleiding. Knowhow is een fenomeen dat niet meer weg te denken valt uit het hedendaagse ondernemingsleven. Vele bedrijven boeken concurrentiële voorsprong op andere medespelers door het ontwikkelen van eigen informatiesystemen, klantenbestanden, enzovoort. Daarnaast kent knowhow vele verschijningsvormen. Er is technische knowhow, maar even goed ook commerciële - en management knowhow. In dit werk zal voornamelijk technische knowhow uitvoerig bestudeerd worden, daar dit type zich onderscheidt van de andere verschijningsvormen door het haar inherent zijnde geheime karakter. Ondanks het belang van deze rechtsfiguur in de praktijk, blijkt een situering van knowhow binnen de wereld van de intellectuele eigendom geen sinecure. Dit omdat het haar aan een eigen, specifieke rechtsbescherming ontbeert. In tegenstelling tot octrooien of patenten kan zij nog niet genieten van een status als intellectueel eigendomsrecht. In dit onderzoek zal dan ook getracht worden te achterhalen hoe knowhow op de meest efficiënte wijze beschermd kan worden. Bij gebrek aan eigen wetten, is dit een mechanisme dat in hoofdzaak op contractuele wijze zal moeten plaatsvinden. In een eerste deel wordt de geschiedenis ingedoken. Immers, uit historisch onderzoek is gebleken dat mensen sinds oudsher reeds de neiging hebben gehad bepaalde zaken te willen verbergen voor de buitenwereld, en meer bepaald voor hun concurrenten. Vanuit het epicentrum dat Rome is geweest voor de Westerse rechtsontwikkeling, zal onderzocht worden hoe knowhow en zijn bescherming zich verder hebben kunnen ontwikkelen in onze contreien, tot de situatie die ze nu is. Het tweede deel zal het speerpunt van deze behandeling betekenen. Hier zal onderzocht worden welke de wettelijke bescherming is die voor knowhow in België geldt, met inachtname van de nodige rechtsbronnen. Dit deel zal afgesloten worden met een uitwijding naar internationaal privaatrecht, gezien de internationale context waarbinnen knowhow vaak zal circuleren. Het begrip knowhow is overgewaaid uit de Verenigde Staten, hoewel men ook daar geen algemene definitie kent.1 Amerika kent een eigen beschermingswijze voor de zogeheten trade

1

J.C. VAN DER STEUR, Grenzen van rechtsobjecten: een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten in intellectuele eigendomsrechten, Recht & Praktijk 124, Kluwer, 2003, p. 186

8

secrets, die uitgebreid zal vergeleken worden met de Belgische behandeling van het subject. Dit uiteenzetten zal het derde van de masterproef beslaan. In een vierde en laatste deel worden conclusies van het gevoerde onderzoek weergegeven. Van het statuut van buitenbeentje, tot het wel uitgebalanceerde model in de Verenigde Staten. Tot slot zullen ook enkele nuttige tips meegegeven worden voor de meest effectieve bescherming van knowhow.

Hoofdstuk 2. Evolutie. §1 De geboorte van knowhow in Rome. 1.1 Traditionele visie. Zoals vele van de Belgische rechtsfiguren, hebben ook knowhow en meer specifiek haar bescherming, de eerste stapjes gezet in het oude Rome. Hoewel destijds nog geen sprake was van een werkgever-werknemer relatie zoals wij die vandaag kennen, kenden de Romeinen bepaalde vorderingsmogelijkheden voor de meester, in geval zijn slaaf - in die tijd de voornaamste groep werknemers - informatie aan anderen had gelekt. Gezien het weinig tot geen zin had om de verantwoordelijke slaaf aan te spreken bij gebrek aan enige bezittingen, ontwikkelde de actio servi corruptio zich. Deze vordering liet toe om de derde, medeplichtig aan de contractbreuk avant-la-lettre, te laten opdraaien voor de opgelopen schade. De vergoeding bestond uit het dubbele van de veroorzaakte schade wegens het bekend worden van de informatie, vermeerderd met een vergoeding wegens de waardevermindering van de slaaf, gezien het verlies aan integriteit.2 Het juridische systeem zat zo ineen dat men zijn aanspraken liet afdwingen voor de rechtbank via actiones. Vrij vertaald waren dit ―rechtsmiddelen die iemand met een bepaald recht heeft om zijn recht voor de rechter af te dwingen‖.3 Het was de praetor die moest oordelen of personen een actio konden krijgen in de gegeven omstandigheden. Tijdens zijn ambtstermijn vaardigde elke praetor, een magistraat gedurende één jaar, een edict uit, waarin hij te kennen gaf welke actiones en welke exceptiones (dit zijn verweermiddelen bij actiones), zouden verleend worden. De waarde van dit document was echter beperkt, gezien de praetor ook daarbuiten nog een actio kon 2 3

M.F. JAGER, ―Trade secrets law”, Trade Secrets Law Database 2009. D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Academia Press, 2005, p. 50

9

toestaan. Het ontwikkelen van dit praetoriaans recht gaf aanleiding tot het ontstaan van het onderscheid tussen het ius civile en het ius honorarium (d.i. het magistratenrecht).4 De actio servi corrupti werd ingevoerd via een edict van Alfenus Varus5 in het tijdperk van de (late) Republiek. De clausule hield in dat

―tegen diegene van wie gezegd wordt dat hij

andermans mannelijke of vrouwelijke slaaf bij zich gehouden heeft of gemanipuleerd heeft op bedrieglijke wijze tot iets waardoor de slaaf in waarde verminderde, een actio gegeven zou worden om het dubbele bedrag te bekomen‖.6 Een van de gezaghebbende werken op het vlak van de oorsprong van deze rechtsfiguur is Trade Secrets and the Roman Law van SCHILLER.7 Dit werk uit de eerste helft van de twintigste eeuw laat uitschijnen dat eigenaars van confidentiële bedrijfsinformatie beschermd waren tegen onrechtmatige aanspraken van anderen door de actio servi corrupti. Deze visie heeft als basis gediend voor vele auteurs die eveneens over dit onderwerp gepend hebben, zoals bijvoorbeeld JAGER en HUGHES.8

1.2 Kritiek. Niet alle rechtsgeleerden zijn evenwel overtuigd van het feit dat trade secrets al van bij de Romeinen van een specifieke actio voorzien waren. Onder de critici bevindt zich ook WATSON, die hiervoor een aantal goede argumenten uiteenzet.9 Hij gelooft SCHILLER op het punt dat de actio diende ter bescherming van ―knowhow‖, maar weigert aan te nemen dat dit het hoofddoel van de vordering was. Immers, ook via de actio furti kon men zowel dief als initiator aanspreken, en op basis van de actio revindicatio kon men eigendom opeisen tegen hem die de zaak bij zich hield. WATSON stelt de pientere vraag of het dubbele bedrag uit de actio enkel sloeg op de waardevermindering van de slaaf alleen, of ook op andere schade hieraan verbonden. De auteur haalt hiervoor zijn inspiratie bij Ulpianus, gerenommeerd jurist en dito auteur uit de derde eeuw. 4

D. HEIRBAUT, o.c., p. 55 A. VARUS, in Justinianus, DIG.11.3.16. 6 Vrije vertaling naar Ulpianus, ―Edict 23‖, in Justinianus, DIG.11.3.1. 7 A. SCHILLER, ―Trade Secrets and the Roman Law; the actio servi corrupti‖, Columbia Law Review 1930, Vol. 30, Nr. 6, p. 837-845 8 M.F. JAGER, ―Trade secrets law”, Trade Secrets Law Database 2009; J., HUGHES, ―The Philosophy of Intellectual Property”, 77 Geo.L.J. 287 - 1988, 291. 9 A. WATSON, ―Trade Secrets and Roman Law: the myth exploded”, 11 Tul. Eur. & Civ. L.F. 1996, p. 19-29. 5

10

Deze Romein haalde de mosterd op zijn beurt bij Neratius, consul suffectus in 87 na Christus. Door de overlevering is het echter onduidelijk geworden wat de ware mening van deze laatste gezagsbekleder nu was en of andere schade nu ook kon verholpen worden op deze rechtsgrond. WATSON gaat er van uit dat Neratius deze laatste vraag affirmatief zou beantwoord hebben, dit in tegenstelling tot SCHILLER. Hij haalt hiervoor verscheidene argumenten aan: (1) Neratius meende dat latere diefstallen niet onder de actio servi corrupti vielen, voorafgaande diefstallen wel, en bijgevolg kon hij die een slaaf opdroeg te stelen van zijn meester onder deze actio gestraft kon worden; (2) het voorkomen van een vorm van het werkwoord subripere, dat zoveel betekent als ―heimelijk wegnemen; stelen‖; (3) het feit dat Ulpianus Neratius’ mening bevestigt; (4) de mening van de jurist Paulus10, die in Ulpianus’ werk werd geplakt. Uit de mening van twee vooraanstaande auteurs van de Digesten van Justinianus (Paulus en Ulpianus) leidt WATSON dus af dat ook andere schade gedekt werd door de vordering, zonder evenwel te stellen dat dit het de bedoeling van de actio was om zakengeheimen bescherming te bieden. Er is ook geen enkel bewijs gevonden van dergelijke toepassing.11 WATSON bekritiseert SCHILLER en anderen er van om gelijkenissen tussen het hedendaagse Amerikaanse knowhow-recht te simuleren, door in Romeinse teksten een interpretatie ter staving van het bestaan van die geheimen in te voeren. Hij voegt er aan toe dat het precair kan zijn om in werkstukken over eeuwenoude materies prat te gaan op secundaire bronnen, gezien hun betrouwbaarheid af en toe in vraag kan gesteld worden.12

10

A. WATSON, o.c., p. 22. De mening van Paulus luidt als volgt: ―In this action comes also the estimation of all things that the slave stole with him, because all loss is doubled, nor does it matter whether the things were brought to him or to another or were even consumed: for it is more just that he who was the instigator of the wrong should be liable than that he to whom the things were brought should be sought out‖. 11 A. WATSON, o.c., p. 23. 12 A. WATSON, o.c., p. 30.

11

§2 Het ontstaan van gilden. Naarmate steden zich begonnen te ontwikkelen, ontstonden de eerste verenigingen van ambachtslieden als houthakkers, beeldhouwers en glasbewerkers. Ontstaansredenen voor deze associaties kunnen gevonden worden in sociale, politieke en economische motieven die leidden tot een verenigingsdrang in heel Europa rond de Late Middeleeuwen. 13 Via het groeperen konden de leden beter voor hun belangen opkomen tegen de stadsbesturen. Naast het streven naar een sociaal statuut, dienden de gilden ook in grote mate om de kennis omtrent een bepaald ambacht door te geven van de ervaren mannen met baarden naar de jonge snaken. Men begon een aantal jaren als leerling, om dan de leerbrief te ontvangen waardoor het mogelijk werd ergens gezel in dienstverband te worden. Na verloop van tijd en mits betaling van een flinke som, kon men dan de meesterproef afleggen. Het met succes afleggen van deze test zou betekenen dat men meester werd en daarmee ook volwaardig lid van de gilde. Wat regulering betreft, daar speelden de keuren een grote rol. Zij werden uitgegeven door de gilden en hadden de financiering, competitie tussen leden, relaties tussen ambachtslid en consument en arbeidsvoorwaarden voor gezellen als onderwerpen. Deze reglementen konden verbindend verklaard worden door middel van approbatie door het stadsbestuur. Zo kon de geheimhoudingsplicht voor de regels van de kunst op die manier afdwingbaar voor de leiders van de gilde. Zij waren het die recht spraken en sancties als geldboeten, tijdelijke schorsing en als ultimum remedium de uitstoting uit de gilde konden opleggen. In het kader van deze thesis waren de gilden vooral van belang voor de wijze waarop zij hun knowhow binnen de groep trachtten te houden.14 Aanvankelijk was er vooral sprake van mondelinge overlevering van de geheimen, een techniek die dan later moest wijken voor het

13

J. PH. DE MONTE VER LOREN en J.E. SPRUIT, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, Kluwer, 2000, p. 184 14 Volgens EAMON ontstond de notie ―intellectuele eigendom‖ binnen het kader van de geheimen van de gilden. Zie W. EAMON, Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture, Princeton University Press, 1994, p. 81 - 82

12

geschreven woord. Zoals gezegd werd de geheimhouding van de leden afgedwongen via interne reglementen.15 Eigenlijk is de omkadering van knowhow weinig gewijzigd in vergelijking met honderden jaren geleden. Net als nu ontbrak het aan een statuut als intellectueel eigendomsrecht, en moest haar waarde, gelegen in het geheime karakter, beschermd worden via overeenkomsten tot geheimhouding. Want, ook in de Renaissance besefte men al dat geheimhouding één groot nadeel had. Namelijk dat zolang informatie slechts onder enkelen bekend was, minder technische vooruitgang kon geboekt worden. Dit resulteerde dan ook in de ontwikkeling van patenten door stadsbesturen, terwijl aan de bescherming van knowhow weinig werd gedaan.16

§ 3 Het decreet d’Allarde. Hoewel de gilden al vanaf de 16de eeuw aan belang inboetten, duurde het toch tot aan de intrede van de Verlichting, traditioneel gesitueerd in de 18de eeuw, alvorens zij één voor één verdwenen. De corporatiegedachte kon immers niet meer verzoend worden met de Verlichtingsidee dat de mens alle vrijheid moest krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Aan het eind van de 18de eeuw, gebukt gaand onder het juk van de Franse Revolutie, kwam het Decreet d’ Allarde tot stand, meer bepaald door twee wetten van 2 en 17 maart 1791 die dienden tot afschaffing van het gildewezen. Het decreet is nog steeds intern geldend recht in België.17 Zij betekende de intrede van de vrijheid van arbeid, handel en nijverheid, hetgeen inhoudt dat men zelf een beroep mag kiezen en concurrentie principieel toegestaan is. Hoewel de vrijheid voor elk één om een vrij gekozen betrekking aan te gaan, fundamenteel is voor het economische recht, kan

15

Voorbeeld van een dergelijke geheimhoudingsclausule wordt gevonden bij de Vrijmetselaars (toen Fre Maceons) in een archaïsche vorm van het Engels (13de - 14de eeuw): ―The prevyste of the Chamber telle no mon, Ny yn the logge whatsever they done.‖ Voor meer informatie over de ontwikkeling in het vroege Engeland: H.R. LOYN, The Governance of Anglo-Saxon England:500 - 1087, London, Stanford University Press, 1984, 68.; zie ook K. VON S. KYNELL, Saxon and Medieval Antecedents of the English common law, Edwin Mellen Pr, 2000, p. 119 16 Het eerste bekende officiële patent dateert van 1421 en is er één dat door het stadsbestuur van Firenze werd uitgevaardigd aan architect Brunelleschi ter ontwerping van een cargo schip. 17 G. BALLON en L. GEENS, Inleiding tot het economisch recht, Kluwer, 2007, p.183

13

zij niet integraal van openbare orde zijn.18 Beperkingen moeten evenwel restrictief worden geïnterpreteerd.19 Voor wat betreft de bescherming van knowhow, wordt de vrijheid van arbeid beperkt door art. 17, 3° Arbeidsovereenkomstenwet, daar deze rechtsregel de werknemer een dubbele onthoudingsplicht oplegt, die zowel tijdens al na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijft gelden. Verder zal dieper worden ingegaan op deze sociaalrechtelijke bepaling.

§ 4 Intrede in wetboeken: Code Pénal en het Belgische Strafwetboek. In de nasleep van het Decreet d’Allarde, een periode die gekenmerkt werd door de intrede van de industrialisering, kwamen ook de eerste wetboeken (of codificaties) tot stand. De Franse Code Pénal van 1810 betekende de basis voor het latere art. 309 van het Belgische Strafwetboek uit 1867. Het was een periode waarin de ambachten plaats hadden geruimd voor fabrieken, die als paddestoelen uit de grond sproten. Ten gevolge hiervan groeide de mate van urbanisering, waarbij arbeiderswoningen rondom de fabriek huisvesting boden aan de in erbarmelijke omstandigheden werkende proletariaat. De bepaling over fabrieksgeheimen uit art. 309 Sw. illustreert de maatschappelijke ongelijkheid tussen de werkgever en de arbeidskrachten.

§ 5 Het Unieverdrag van Parijs. Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom werd gesloten op 20 maart 1883 en vormt het eerste internationale wetgevende document inzake intellectuele eigendom. Naast het beveiligen van octrooien, merken en modellen tracht het verdrag ook oneerlijke mededinging te bestrijden.20 Dit vertaalt zich in art. 10bis van het Unieverdrag, dat in 1900 werd ingevoerd en waardoor onder andere ook de onrechtmatige toe-eigening van bedrijfsgeheimen

18

E. CARLIER, Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie, Sociale Praktijkstudies 15, Kluwer, 2003, p. 14 S. MAES, ―Beschermde werkgever of vogel voor de kat?‖, in ADVOCATENKANTOOR CLAEYS EN ENGELS (ed.), De Arbeidsovereenkomstenwet, na 30 jaar… anders bekeken, Larcier, 2008, p. 72; B. PEETERS, ―Grondslagen Decreet d'Allarde‖, OHER 1991, p. 3; M. GOTZEN, Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging, Brussel, Larcier, 1963, 600 p. 19

20

P.J. VAN DER KORST, Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten, Kluwer, 2007, p. 44

14

bestreden kon worden.21 Lidstaten hebben zich hierin verbonden ingezetenen bescherming te bieden tegen unfaire competitie. Ter uitvoering hiervan werd op 15 april 1994 het TRIPs-verdrag gesloten, dat nu ook een uitbreiding naar knowhow kende, hoewel zij zoals gezegd geen status van intellectueel eigendomsrecht kent en tot dan toe steeds bescherming had gekregen via de regels inzake eerlijke mededinging.22

Hoofdstuk 3. Het begrip knowhow. §1 Algemene situering. 1.1 Een definitie. Het begrip knowhow kent zijn oorsprong in Amerika en is etymologisch afkomstig van ―to know how to do it‖.23 De vraag beantwoorden wat nu juist onder het begrip knowhow valt, is geen sinecure. Zij is het voorwerp geweest van talloze discussies in rechtspraak24 en rechtsleer, zowel in het Europees continentaal recht als in de landen van de common law. Tot op heden kent het begrip naar mijn opinie een weinig afgebakend statuut, en zal het plaatsen onder de noemer knowhow vooral het voorwerp uitmaken van argumenten van juristen en rechterlijke opinies. Een vaststelling gemeen aan alle rechtssystemen lijkt dat er op het domein van de knowhow geen specifiek wetgevend kader, en bijgevolg ook geen uniforme definitie, aanwezig is. Het geheel wordt daarentegen gevormd door algemene beginselen uit rechtstakken als het burgerlijk -, het straf -, en het sociaal recht.25 Onderscheid moet gemaakt worden tussen knowhow in de enge en in de brede betekenis van het woord.

21

P.J. IDENBURG, Kennis van zaken - Aspecten van know-how-recht in de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten, Deventer, Kluwer, 1979, p. 58 22 T. COTTIER en P. VERON, Concise International and European IP Law, Kluwer Law International, 2008, p. 109 23 P.J. IDENBURG, o.c., p. 13 24 Zie bijvoorbeeld voor België Voorz. Kh. Antwerpen 5 december 1996, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1996, 559. 25 G. CABANELLAS en J. MASSAGUER, Know-How Agreements and EEC Competition Law, IIC Studies vol. 12, Max Planck Institute, 1991, p. 37-56.

15

Voor wat betreft de enge betekenis, lijkt het geen slecht uitgangspunt te vertrekken vanuit de definitie verstrekt door de Verordening van de EG-Commissie inzake de toepassing van artikel 81,§ 3 van het EG-Verdrag.26 De Europese Commissie heeft er voor geopteerd knowhow in art. 1, lid 1, sub 1 van de Verordening te omschrijven als ― een geheel van niet-geoctrooieerde praktische kennis die voortvloeit uit ervaring en onderzoek en die: - geheim is, dat wil zeggen, niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar is; - wezenlijk is, dat wil zeggen, belangrijk en nuttig is voor de productie van de contractproducten, en - bepaald is, dat wil zeggen, zodanig volledig beschreven is dat kan worden nagegaan of deze kennis aan de criteria van geheim zijn en wezenlijkheid voldoet.‖ Een andere passende definitie wordt geboden door SCHRANS. Knowhow is dan ―technische kennis, ervaring, methodes, werkwijzen, informatie, berekeningen, tekeningen, blauwdrukken, enz., die vatbaar zijn voor industriële exploitatie, en waaraan een geheim of althans een vertrouwelijk karakter gegeven wordt‖.27 Over deze laatste definitie kan opgemerkt worden dat zij zich enkel richt tot technische knowhow. Sensu lato omvat knowhow niet enkel de technische verschijningvorm maar ook commerciële knowhow en management knowhow. Laatstgenoemde categorie slaat in ruime zin ook op financiële, administratieve, personeels - en public relations knowhow.28 Gevolg van het hanteren van een zo ruime definitie is echter wel dat de nadruk niet meer te liggen komt op het geheime karakter. Met andere woorden, in brede zin is knowhow ―een systeem van geheime of confidentiële en niet geheime kennis, informatie en ervaring, dat aan de

26

Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van art. 81 derde lid van het Verdrag op groepen overeenkomsten betreffende technologieoverdracht. 27 G. SCHRANS, ―Juridische problematiek van de aanwending van research in de onderneming‖, R.W. 1971-72, 1809 e.v.; zie ook J., STUYCK, ―Bescherming van knowhow‖ in W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. STUYCK, Handels- en economisch recht, Deel I, Vol. I, Story Scientia, 1989, p. 369 28 MOLENAAR, Handel in goede naam. Enige opmerkingen over het in licentie geven van een systeem (franchising)., Deventer, 1970, p. 8-9.; zie ook J. STUYCK, ―Bescherming van knowhow‖ in W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. STUYCK, Handels- en economisch recht, Deel I, Vol. I, Story Scientia, 1989, p. 369

16

bezitter ervan een voorsprong op zijn concurrenten verleent resulterend in een economisch voordeel‖.29 De vraag naar het waarom geen algemeen aanvaarde en allesomvattende definitie voorhanden is, is evenzeer een vraag naar de nood aan een eigen wettelijke bescherming. Dit zou automatisch een definitie met zich meebrengen. In de geconsulteerde literatuur kon nooit een stringente oproep richting wetgever teruggevonden worden voor een eigen wettelijke regeling voor knowhow. De redenen hiervoor zijn mijns inziens uiteenlopend. Rechters in de V.S. redeneren bijvoorbeeld dat net omdat een persoon bepaalde informatie geheim houdt voor eigen profijt, die informatie geen bescherming verdient. Immers, gezien hij door het niet-bekendmaken de gemeenschap allerminst vooruit helpt, maakt hij geen gegronde aanspraak op speciale voorrechten die hem bij wet (zoals de Octrooiwet) zouden worden verleend.

1.2 Bestanddelen. Opdat geheime informatie onder de noemer knowhow zou kunnen worden geplaatst, zijn verschillende elementen vereist. 1° Het moet gaan om informatie die technisch van aard is. 2° Zij moet vatbaar zijn voor industriële exploitatie. 3° De kennis moet overdraagbaar zijn. 4° Het moet om informatie gaan met een geheim karakter. Dat wil zeggen dat zij niet vrij verkrijgbaar is voor andere (concurrerende) marktspelers. Dit impliceert wel dat er via overeenkomsten tot uitbesteding van technische kennis een afgebakende manier bestaat om de voorsprong die het bedrijf kent, tegen betaling te delen. 5° De kennis mag niet het voorwerp uitmaken van een octrooi.

29

J. STUYCK, ―Bescherming van knowhow‖ W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. STUYCK, Handels- en economisch recht, Deel I, Vol. I, Story Scientia, 1989, p. 370.

17

6° Het geheim moet een concurrentieel voordeel bieden tegenover actoren in de betrokken sectoren die niet over dezelfde kennis beschikken. Deze laatste voorwaarde impliceert dat er investeringen zijn gebeurd om de geheimen te ontwikkelen, of met andere woorden dat de voorsprong op andere bedrijven tot stand gebracht wordt door middel van een uitvinderswerkzaamheid. Het valt op dat in de Verenigde Staten een derde element wettelijk gezien als onontbeerlijk wordt beschouwd, met name inspanningen die door de eigenaar van de informatie worden geleverd om het confidentieel karakter van de informatie te bewaren en ze af te schermen.30

1.3 Belang. Een onderneming is ―een organisatie van mensen en productiemiddelen, gericht op het verwerven van duurzaam inkomen voor de rechtssubjecten die deel uitmaken van de organisatie‖.31 De onderneming beschikt over een patrimonium, bestaande uit activa en passiva. De activa betreffen onder meer de gebouwen die zij bezit, de machines die zij hanteert in het ontwikkelen van haar activiteiten, schuldvorderingen en andere ingebrachte goederen. De passiva vertegenwoordigen de schulden. De waarde van de onderneming wordt niet enkel bepaald door stoffelijke , maar op aanzienlijke wijze ook door immateriële goederen.32 Hieronder bevindt zich onder meer het technologisch patrimonium. Dit vermogen bestaat enerzijds uit volwaardige intellectuele rechten die onder een wettelijk beschermingsstatuut ressorteren33, en anderzijds uit feitelijke ‖geheime‖ kennis die niet kan rekenen op wettelijke bescherming. De knowhow die door de onderneming werd uitgewerkt, maakt het voorwerp uit van een subjectief recht van de eigenaar. Dit recht heeft een vermogensrechtelijke aard. Dit vertaalt zich in de waarde van het voordeel dat knowhow biedt op medespelers, als resultaat van de jarenlange arbeidsintensieve - en financiële investeringen.

30

Dit principe werd geformuleerd in §1, (4),(2) van de Uniform Trade Secrets Act. A. DORRESTEIJN en R. VAN HET KAAR, De juridische organisatie van de onderneming, Kluwer, 2003, 231 p. 32 L. DE MEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT, Nuttige tips voor goede contractanten, Recht en Praktijk 34, Kluwer, p. 125- 139. 33 Zie bijvoorbeeld voor wat betreft octrooien: Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien. 31

18

Knowhow maakt dus een element uit van de handelszaak. De overdraagbaarheid leidt er toe te concluderen dat zij een roerend karakter heeft. In het informatietijdperk waarin wij leven is het voor een onderneming die zich in het rechtsverkeer wil begeven en zich laten wil onderwerpen aan de wetmatigheden van vraag en aanbod, van vitaal belang dat zij haar aanspraken kan beschermen tegen haar concurrenten. Volgens JAGER zijn er 3 redenen waarom er nood is aan het beschermen van recht over knowhow: (1) ter aanmoediging van uitvinderswerkzaamheden; (2) met het oog op het behoud van een commerciële ethiek; en (3) wegens het publieke belang bij vrije mededinging in de verkoop en productie van goederen die niet (rechtsgeldig) gepatenteerd zijn.34 Een alternatieve derde reden werd gevonden in de zaak Bonito Boats, die de klemtoon vestigde op het fundamentele recht op privacy dat toebehoort aan de eigenaar van de geheime kennis.35 Het

opzet

van

deze

verhandeling

zal

zijn

de

verschillende

aanwezige

beschermingsmogelijkheden voor knowhow te gaan onderzoeken. Vooreerst zal een overzicht geboden worden van de huidige toestand in onze Belgische rechtspraktijk. In tweede instantie is het de bedoeling de overeenstemmende rechtsfiguren uit de Verenigde Staten te onderzoeken.

§ 2 Specifieke afbakening. 2.1 Plaats tussen “andere” intellectuele rechten. In deze subtitel zal knowhow onderscheiden worden van octrooien of patenten, die wel een wettelijke status kennen36, in tegenstelling tot knowhow dat zichzelf enkel een feitelijk statuut 34

Vrij vertaald naar M.F. JAGER, o.c. Bonito Boats Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 9 U.S.P.Q.2d 1847, 57 U.S.L.W. 4205 (1989). 36 Voor octrooien wordt deze status in hoofdzaak gewaarborgd door, het Verdrag van Washington tot samenwerking inzake octrooien van 19 juni 1970, het Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese Octrooien, het TRIPs - Verdrag van Marrakesh van 15 april 1994, Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992, Wet van 10 januari 1955, Ratificatiewet van 8 juli 1977, Wet van 28 maart 1984, Wet van 29 juli 1994 betreffende het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen en de Wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België. 35

19

toebedeeld ziet. Toch mag men deze distinctie niet als absoluut gaan beschouwen. Immers, zoals zal blijken uit 2.1.3, blijken al deze vormen van intellectuele eigendom vaak samen op te duiken.

2.1.1 Octrooien. Een uitvindingsoctrooi of een patent is ―een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie verleend voor iedere uitvinding die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid‖ (art. 2 Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien - hierna de Wet genoemd). Om in aanmerking te komen voor octrooiverlening zal de aangeboden uitvinding in de eerste plaats nieuw moeten zijn. Dit houdt in dat nagegaan zal worden of zij deel uitmaakt van de stand van de techniek, dit is al hetgeen vóór de datum van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door middel van beschrijving, toepassing of op een andere manier (art. 5 §2 Wet). Iets wordt als resultaat van een uitvinderswerkzaamheid beschouwd, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (art. 6 Wet). Een laatste conditie is die van de toepasbaarheid op het vlak van nijverheid. Dit houdt in dat het voorwerp van de uitvinding kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid (inclusief de landbouw) (art. 7 Wet). Bepaalde zaken zijn niet octrooieerbaar. Een voorbeeld hiervan zijn alle zaken die zich al in de natuur bevinden of wiskundige methoden (art. 3 §1, 1)Wet). Ook uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of de goede zeden blijven buiten beschouwing (art. 4 §2 Wet).

2.1.2 Verschil in bescherming. Diegene die een uitvinding wenst te beschermen, zal hiervoor een reeks administratieve formaliteiten moeten vervullen. Dit zal in de eerste plaats het indienen van de octrooiaanvraag omvatten (art. 13-25 Wet). In de applicatie zal men omschrijven waarvoor men erkenning wenst te bekomen. De precieze beschrijving is van groot belang, gezien langs de ene kant een te ruime applicatie niet-toekenning van het octrooi kan betekenen, en langs de andere kant een te enge beschrijving zal leiden tot een omzeiling van het octrooi door andere uitvinders. 20

Wie een octrooi heeft bekomen, kan exclusief overgaan tot commerciële exploitatie van zijn uitvinding art. 27 Wet. De bescherming tegen het gebruik door anderen wordt geboden in ruil voor de openbaarmaking waarmee de octrooitoekenning gepaard gaat. De Minister die de industriële bevoegdheid onder zich heeft kan wel een gedwongen licentie verlenen aan andere marktspelers, zij het wel enkel na verloop van tijd (art. 31-34 Wet). In principe bedraagt de geldigheidsduur voor een octrooi twintig jaar (art. 39 Wet). Anders gezegd, wie over een uitvinding beschikt die aan de drie hierboven gestelde voorwaarden voldoet, de nodige formaliteiten verricht, en jaartaks betaalt (art. 40 Wet), zal kunnen teren op een wettelijke erkenning die kan afgedwongen worden voor de rechtbank van Koophandel.37 Dit in tegenstelling to knowhow, dat beschermd wordt door een smeltkroes aan regelingen, en waarvan de bescherming eigenlijk zoveel mogelijk door de eigenaar zelf zal moeten gerealiseerd worden.

2.1.3. En toch: complementariteit. Twee situaties dienen zich aan. Een octrooi bekomen kost behoorlijk wat geld. Daarnaast kan het zijn dat een onderneming beseft dat haar ―uitvinding‖ in feite slechts beperkte tijd een concurrentiële voorsprong zal bieden, bijvoorbeeld omdat concurrenten zich met gelijksoortige knowhow inlaten. Bijgevolg zal het slechts een kwestie van tijd zijn alvorens deze realisatie deel gaat uitmaken van de stand van de techniek. In al deze gevallen kan men opteren voor een nauwgezette contractuele bescherming van de procedés onder de vorm van knowhow. Vooral in kleinere en middelgrote bedrijven zal de financiële factor vaak van doorslaggevend belang zijn. Zoals gezegd moet men bij de patentaanvraag steeds zorgvuldig te werk gaan. Een precieze omschrijving is absoluut vereist. Vaak zal men niet alle aspecten van een uitvinding onder het octrooi huisvesting kunnen bieden. Het octrooi wordt bijgestaan door een pakket aan technische formules en productiewijzen die noodzakelijk zijn om tot de uitvinding te komen, maar 37

Sinds de Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (van kracht sinds 1 november 2007) betreft het een exclusieve bevoegdheid voor de rechtbanken van Koophandel en hun Voorzitters van Gent, Brussel, Antwerpen, Bergen, Luik. Zie http://www.flandersdesign.be/0/0/db/contentitem/071109_-_concreas_presentatie_be._inbreukprocedures.pdf (14/4/2010)

21

afzonderlijk gezien wel deel uitmaken van de stand der techniek. Ook software kan hierbij horen en komt niet in aanmerking voor een octrooi (art. 3 §1, 3 Wet). Al deze elementen die de uitvinding als het ware begeleiden en tot stand brengen, maar geen deel uitmaken van de uitvinding zelf, kunnen beschermd worden via de stempel knowhow. Zoals later aangetoond zal worden, zal de concrete verwezenlijking van deze bescherming in hoofdzaak moeten geschieden via duidelijke contractuele clausules.

2.2 Onderscheid met bedrijfsgeheimen. Net als knowhow, worden bedrijfsgeheimen niet beschermd door een intellectueel monopolierecht. Op art. 309 Sw. na, zijn geen wetsbepalingen gekend die meer informatie kunnen verschaffen over dit begrip. Een definitie werd vroegtijdig ontwikkeld door het Hof van Cassatie in haar arrest van 27 september 194338 en omschrijft fabrieksgeheimen als ―een technisch gegeven dat bijdraagt tot de realisatie van handelingen in een fabriek om een bepaald product te bekomen en van aard is om aan de fabrikant een technisch voordeel op te leveren en om hem tegenover de concurrentie een superioriteit te garanderen van die aard dat hij er een economisch voordeel bij heeft dat het niet door de concurrenten gekend zou zijn.‖ In de doctrine wordt een onderscheid gemaakt tussen twee groepen geheimen van ondernemingen. Langs de ene zijde spreken we van fabrieksgeheimen, langs de andere van commerciële - , handels - , of zakengeheimen. Zij hebben respectievelijk betrekking op de productie van goederen en op de distributie en de verkoop van die goederen. 39 Uit de voorbereiding van art. 309 Sw. blijkt dat de zakengeheimen uit het toepassingsgebied geweerd zijn. Terloops kan opgemerkt worden dat in de Verenigde Staten niet enkel in de doctrine maar ook in de rechtspraak bedrijfsgeheimen en knowhow als synoniemen beschouwd worden. IDENBURG tracht een onderscheid tussen beide rechtsfiguren weer te geven op grond van volgende (vaak aangehaalde) criteria: (a) Gebruik van de kennis.

38 39

Cass. 27 september 1943, Pas.1943, I, 358. P.J. IDENBURG, o.c., p. 33

22

De idee achter dit onderscheid is dat waar fabrieksgeheimen volslagen geheim zouden gehouden worden binnen de onderneming, knowhow eerder zou slaan op geheime kennis die dient om eventueel uitbesteed te worden aan andere ondernemingen. De aangehaalde auteur is echter weinig overtuigd van de houdbaarheid van dergelijk onderscheid, gezien het helemaal niet vaststaat dat knowhow in elk geval gecommercialiseerd zal worden. (b) Inhoud van de kennis. Knowhow zou betrekking hebben op technische of industriële kennis, terwijl bedrijfsgeheimen ook commerciële kennis zouden omvatten. Dit is geen afdoend criterium, gezien knowhow sensu lato evenzeer commerciële informatie kan beslaan. (c) Compositie van de kennis. De redenering is dat knowhow steeds een geheim pakket van informatie is dat samengesteld is uit verschillende gegevens, i.t.t. fabrieksgeheimen, die uit duidelijk onderscheiden en/of afzonderlijke kennis zou bestaan. Volgens DELEUZE zien auteurs als PLAISANT en SAYN het als volgt: ― [les auteurs] voudraient distinguer le know-how du secret de fabrique en limitant ce dernier à une connaissance déterminée et secrète alors que le know-how constituerait un ensemble de connaissances secrètes ou relativement secrètes présentant une certaine nouveauté‖.40 (d) Knowhow is dynamisch en bedrijfsgeheimen zijn statisch. Opmerkingen die hier gemaakt kunnen worden zijn ten eerste dat dit eigenlijk geen onderscheidend criterium is en ten tweede dat men zich de vraag kan stellen in hoeverre een geheim statisch kan zijn, aangezien er zelden tot nooit zoiets zal bestaan als een formule die eeuwig en onveranderlijk is. (e) Knowhow als zijnde ook de geheime informatie binnen de onderneming die niet tot de bedrijfsgeheimen kan gerekend worden, en aldus een ruimer begrip.41 Geen van bovenstaande criteria lijken als voldoende onderscheidend te kunnen worden beschouwd. Toch meent IDENBURG dat er een onderscheid bestaat, en dat knowhow en bedrijfsgeheim zich verhouden als ―species tot genus‖.42 Knowhow is een geheel van voorschriften voor menselijk handelen, die kunnen leiden tot een concurrentiële voorsprong.

40

J.-M. DELEUZE, Le contrat international de license de Know-how, Masson, 1988, p. 20 M. BUYDENS, Droit des brevets d‟invention et protection du savoir-faire, Brussel, Larcier, 1999, p. 294. 42 P.J. IDENBURG, o.c., p. 36 41

23

Hiermee

worden

productieprocessen,

keuze

van

doelgroepen

van

leveranciers,

verwerkingsmethoden en andere bedoeld. In feite kan men stellen dat deze informatie een leven kan leiden buiten de onderneming waar zij haar oorsprong kent. Daarnaast is er dan bedrijfseigen informatie, dat uit alleenstaande feiten bestaat die waarschijnlijk geen verband houden met elkaar, maar wel verbonden zijn aan één onderneming of een groep van ondernemingen. Uit deze afhankelijkheid volgt dat bedrijfseigen informatie dan ook niet leidt tot een voorsprong op medespelers en ook niet bestemd is tot overdracht aan externe partners. Voorbeelden zijn lijsten van handelsvertegenwoordigers van de onderneming, inkoop- of verkoopcijfers en prijzen. Een derde categorie van kennis bevat de bedrijfsgeheimen, die eigenlijk een deelverzameling vormen van beide eerste categorieën. Om te kunnen uitmaken of het geheim knowhow is of slechts bedrijfseigen informatie, zijn er indicatoren als de vraag of er een concurrentiële voorsprong mee gewonnen wordt, en of het een regel betreft die menselijk handelen voorschrijft. Ter illustratie kan een klantenlijst aangehaald worden, die zeker in het geval er met handelsvertegenwoordigers gewerkt wordt, zijn belang zal kennen. In principe zal een gewone lijst met namen niet tot knowhow gerekend worden, maar eenmaal de lijst gedetailleerder wordt en aangevuld is met gevoelige elementen zoals wat en hoeveel cliënten afnemen, komt men meer in de buurt voor een plaatsing onder de noemer knowhow. Het benutten van een klantenlijst van de vorige werkgever kan trouwens beschouwd worden als een vorm van oneerlijke concurrentie, tenzij dat bestand opnieuw werd samengesteld aan de hand van openbare inlichtingen. 43 Ook een personeelslijst kan een verschijningsvorm van geheime knowhow uitmaken.44 Andere auteurs focussen meer op het gemeenschappelijk punt tussen knowhow en fabrieksgeheimen, met name op de technische aard van de kennis. Indien het gaat om technische

43

Arbeidsrb. Bruss. (24ste k.) 4 december 2007, J.T.T. 2008, p. 179-181; S. DE DIER en A. VAN BEVER, ―Zo zijn we niet getrouwd - Over de loyaliteitsplicht van werknemer en bestuurder‖, Jura Falconis 2008-2009, p. 321 - 339; Voorz. Kh. Antwerpen 5 december 1996, Jaarboek Handelspraktijken 1996, 559.; zie in tegengestelde zin Gent 13 november 2006, NjW 2007, 370. 44 Brussel 10 januari 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 448.

24

knowhow, kan men dit gelijkstellen aan een fabrieksgeheim.45 Deze redenering wordt kracht bijgezet doordat enkel technische geheime informatie door art. 309 Sw. wordt beschermd.

2.3 Onderscheid met expertise. Wanneer een werknemer gedurende een zekere tijd bij dezelfde werkgever vertoeft, leert hij daar de kneepjes van het vak. Niet enkel zal hij vertrouwd raken met bedrijfseigen - en zelfs geheime informatie en dus met de persoonlijkheid van de onderneming, maar ook met de competenties eigen aan de job. Bijgevolg moet expertise eigenlijk beschouwd worden als die bekwaamheden die de werknemer verwerft ten gevolge van zijn vak, en niet omwille van het bedrijf waar hij aan de slag is. Het betreft m.a.w. die vaardigheden die bij elke (bekwame) werkgever in hetzelfde marktsegment opgedaan zouden worden.46 Gezien de algemene verkrijgbaarheid van dit soort kennis, moet zij duidelijk onderscheiden worden van knowhow. Desalniettemin werd één auteur gevonden die beide begrippen in eenzelfde onbeschermd schuitje lijkt te willen duwen.47 Om verwarring te vermijden lijkt mij het beste uitgangspunt te geloven dat de auteur in casu op niet - geheime knowhow doelde, als in―het weten hoe bepaalde arbeid te verrichten‖.

45

M. BUYDENS, Droit des brevets d‟invention et protection du savoir-faire, Brussel, Larcier, 1999, p. 294 ; F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Vanden Broele, 2007, p. 276 46 M. BUYDENS, Droit des brevets d‟invention et protection du savoir-faire, Brussel, Larcier, 1999, p. 292. 47 S. MAES, ―Beschermde werkgever of vogel voor de kat?‖ in ADVOCATENKANTOOR CLAEYS EN ENGELS (ed.), De Arbeidsovereenkomstenwet, na 30 jaar… anders bekeken, Larcier, 2008, p. 74

25

DEEL II.

26

Hoofdstuk 1. Juridische bescherming van knowhow. § 1 Afbakening. In dit hoofdstuk ligt het zwaartepunt van deze masterproef. Er wordt een overzicht geboden van de beschermingmechanismen die ingevoerd werden door wetgevende organen op nationaal en supranationaal niveau. De vraag stelt zich of knowhow al dan niet onderdeel uitmaakt van de intellectuele eigendomsrechten.48 Hoewel deze vraag niet kan beantwoord worden met behulp van internationale instrumenten, lijkt in bepaalde nationale wetgevingen toch een tendens te bestaan om knowhow te assimileren met rechten in intellectuele eigendom, en hen een gelijkaardige bescherming te bieden. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in de Duitse Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, waar in artikel 20 over de industriële eigendomsrechten in het algemeen wordt gesproken. In het daaropvolgende artikel wordt de geboden bescherming evenwel uitgebreid tot alle bedrijfsgeheimen die niet van wettelijke bescherming genieten, maar wel aan een definitie van knowhow beantwoorden. Ter illustratie van het betwiste statuut van knowhow kan melding gemaakt worden van een pittig debat tussen de experts van het BIRPI49 en het ICC, een organisatie die duurzame ontwikkeling en integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie als voornaamste targets heeft en meer algemeen het ondernemingsleven tracht te bevorderen. In de jaren 1960 van de vorige eeuw waren de BIRPI-experts er rotsvast van overtuigd dat knowhow het tegengestelde uitmaakt van een patent. De redenering hierachter was dat knowhow net tot doel heeft bepaalde onbekende elementen geheim te houden, terwijl men via een patent enerzijds de informatie publiek wenst te maken, en anderzijds de exploitatie toch eigen wil houden. Het ICC beklemtoonde daarentegen liever de autonome waarde van knowhow. Gezien beide kampen uiteindelijk eerder bekommerd waren om de bescherming van knowhow dan om haar kwalificatie en er geen oplossing is geboden door de wetgever, lijkt het verkieslijker

48

G. SCHRANS, ―The protection of know-how under Belgian Law‖, in H.C., JEHORAM (ed.), The protection of know-how in 13 countries, Kluwer-Deventer, 1972, p. 1-11. 49 Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la Propriété Intellectuelle. Zij is de voorloper van de Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom (WIPO).

27

te bepalen hoe knowhow door nationale wetgeving kan worden beschermd, eerder dan haar statuut vast te leggen. In België geldt geen specifieke wettelijke regeling.50

§ 2 Wetgevende instrumenten voor knowhow. De hiërarchie van de rechtsbronnen gebiedt om eerst de internationale verdragen, vervolgens het Europees recht en dan pas het Belgische recht te behandelen.

2.1 Verdragsrechtelijk oogpunt. 2.1.1 TRIPs-Verdrag. Deze verdragsrechtelijke overeenkomst - officieel Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights genaamd - maakt onderdeel uit van de Overeenkomst tot Oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en dateert van 1994. Ook België heeft een instemmingswet goedgekeurd en ziet zich er door gebonden. 2.1.1.1 Verhouding tot andere internationale verdragen betreffende intellectuele eigendom. Het TRIPs-Verdrag is het meest verreikende multilaterale juridische werk op het vlak van intellectuele eigendom. Het kwam tot stand ter vervanging van andere gedateerde conventies, zoals de Conventie van Parijs ter Bescherming van de Intellectuele Eigendom en de Conventie van Bern ter Bescherming van Literaire en Artistieke Werken. Hoewel deze documenten beiden zes maal aangepast werden sinds hun totstandkoming op het einde van de 19de eeuw, bleek de invoering van het TRIPs een enorme stap voorwaarts wat betreft de context van de intellectuele rechten, de afdwinging van intellectuele eigendomsrechten en geschillenbeslechting.51 Daarenboven moet het beschouwd worden als de eerste erkenning van de belangrijke rol die knowhow speelt in de maatschappij van vandaag.52 Artikel 39 uit Sectie 7 van het TRIPs leest als volgt:

50

L. DE MEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT, Nuttige tips voor goede contractanten, Recht en Praktijk 34, Kluwer, 125. 51 C.M. CORREA, en A.A. YUSUF (eds.) , Intellectual Property and International Trade - The TRIPS Agreement, Kluwer Law International, 2008, p. xvii 52 C.M. CORREA, en A.A. YUSUF (eds.), o.c., p. 239

28

1.

Bij het waarborgen van doeltreffende bescherming tegen oneerlijke concurrentie zoals

bepaald in artikel 10bis van het Verdrag van Parijs (1967), beschermen de Leden niet openbaar gemaakte informatie overeenkomstig het tweede lid en aan overheden of overheidsinstanties verstrekte gegevens overeenkomstig het derde lid. 2. Natuurlijke personen en rechtspersonen hebben de mogelijkheid te beletten dat informatie waarover zij rechtmatig beschikken zonder hun toestemming wordt openbaar gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen op een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken, zolang deze informatie: (a) geheim is in de zin dat zij, globaal dan wel in de juiste samenstelling en ordening van de bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie; (b) handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en (c) is onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen door de persoon die rechtmatig over de informatie beschikt, om deze geheim te houden. 3. De Leden die, als voorwaarde voor goedkeuring van het op de markt brengen van farmaceutische producten of chemische producten voor de landbouw die nieuwe chemische eenheden bevatten, de overlegging van niet openbaar gemaakte test- of andere gegevens vereisen, waarvan de opstelling een aanmerkelijke inspanning vergt, beschermen deze gegevens tegen oneerlijk commercieel gebruik. Daarnaast beschermen de Leden deze gegevens tegen openbaarmaking, behalve waar dit nodig is ter bescherming van het publiek of tenzij er stappen worden ondernomen om te verzekeren dat de gegevens worden beschermd tegen oneerlijk commercieel gebruik. Artikel 39 is gebaseerd op drie verschillende rechtsfiguren, met name die van de contractuele verbintenis, die van de goede trouw en tenslotte die van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak. Evenwel moet hierbij benadrukt worden dat de opstellers van het Verdrag eerder de bedoeling hadden een definitieve bescherming te voorzien voor knowhow, via art. 39.2, dan een theorie te ontwikkelen in verband met op welke manier de bescherming doorgang moest vinden. De invulling hiervan werd naar mijn opinie dus aan de nationale staat overgelaten. 29

2.1.1.2 Voorwaarden waaraan informatie uit art. 39.2 TRIPs moet voldoen. 1. Economische waarde hebben. Deze vereiste wijst niet op de investeringen die gemaakt zijn geweest door de eigenaar van de knowhow om deze te bekomen, maar louter op het feit dat de informatie moet gesitueerd worden binnen de commerciële of zakelijke sfeer en niet binnen het privéleven van de ondernemer. De waarde moet beoordeeld worden aan de hand van de voorsprong die de knowhow biedt op de concurrentie. Dit valt uiteraard moeilijk te schatten en zal uiteindelijk in de rechtszaal beslecht worden. Voordeel aan het vervuld zijn van deze voorwaarde is dat elke vorm van niet-bekendgemaakte informatie die commerciële waarde heeft, bescherming zal genieten onder art. 39.2 TRIPs. Dit houdt onder meer in dat hier geen onderscheid gemaakt wordt tussen technische en commerciële knowhow. Daarnaast betekent dit ook dat het niet aan de nationale staat zal toekomen om bepaalde categorieën van informatie, hoewel ze aan de vereiste waarde tegemoetkomen, uit te sluiten van het regime van art. 39 TRIPs. 2. Geheim karakter. Wat in economische materies schaarsheid zal genoemd worden, zal in juridische aangelegenheden zoveel betekenen als ―geheim zijn‖. Het vereiste geheim karakter uit art. 39.2 kan opgedeeld worden in twee criteria.53 B.1. Objectieve geheimhouding. Dit weerspiegelt het ―niet algemeen bekend zijn‖ of ―het niet eenvoudigweg beschikbaar zijn voor personen die gewoonlijk in aanraking komen met de informatie in kwestie‖. Deze conditio valt te vergelijken met de parallelle vereiste voor het bekomen van een octrooi, met name dat de kennis nog geen deel mag uitmaken van het publiek domein. Let wel, niet elke vorm van publicatie zal in geval van knowhow aanleiding geven tot een bestempeling als algemeen bekende informatie. Dit in tegenstelling tot bij het octrooirecht, waar

53

Indeling naar C.M. CORREA, en A.A. YUSUF, o.c., p. 249

30

een publicatie ergens ter wereld leidt tot het verlies van originaliteit. Er moet met andere woorden gefocust worden op het gemak waarmee informatie geraadpleegd kan worden. B.2 Relatief geheim zijn. Om aan deze voorwaarde tegemoet te komen moet rekening gehouden worden met hen die in het algemeen met de betrokken informatie in contact komen. Hoewel hier onmiddellijk opgemerkt kan worden dat indien zij al niet aan de info kunnen, de vraag kan worden gesteld wie dan wel. Toch is de relatieve geheimhoudingsvoorwaarde in tweeërlei opzicht van belang. Ten eerste vermijdt zij een te ruime bescherming voor informatie die gekend is in een bepaalde sector, maar nergens daarbuiten. Ten tweede biedt zij het voordeel dat in een systeem met consulaire rechters, deze rechters vaak kennis zullen hebben van de sectoreigen informatie en daardoor meer genuanceerd oordelen zullen kunnen vellen. Bijkomend voordeel aan de voorwaarde van relatieve geheimhouding is dat juridische bescherming kan genoten worden hoewel bepaalde concurrenten reeds kennis hebben van de geheime informatie. Let wel, dit gaat natuurlijk niet op indien de betrokken informatie bij alle medespelers gekend is, gezien dan geen sprake kan zijn van een geheim. Het is hierbij van geen belang dat nieuwe spelers moeilijk toegang krijgen tot de info. 3. Geen toepassing van de mozaïek - test. Deze test, toegepast op octrooien, houdt in dat een vakman niet tot het resultaat van de uitvinding mag komen indien hij alle relevante documenten in beschouwing zou nemen. In geval van knowhow wordt hij evenwel buiten beschouwing gelaten. Om bij knowhow iets als geheim te kunnen bestempelen is het geen noodzakelijke test na te gaan of er sprake is van het nietvanzelfsprekend zijn, dit alweer in tegenstelling tot wat het geval is bij patenten. Hoewel het vaak zo is dat de afzonderlijke bestanddelen publiekelijk toegankelijk zijn, leidt dit niet vanzelfsprekend tot de conclusie dat het geheel dat ook is. Neem bijvoorbeeld een klantenlijst. Hoewel de adressen voor iedereen consulteerbaar zijn, is de compilatie van alle adressen met daarnaast wat elke klant afneemt confidentieel of op zijn minst minder makkelijk te achterhalen.

31

4. Redelijke stappen. Deze vierde conditie is enkel wettelijk vastgelegd in het Amerikaanse recht. Hoewel het TRIPsVerdrag dezelfde vereiste voorschrijft, heeft het Hof van Justitie beslist dat aan de bepalingen ervan geen directe werking toekomt, zodat zij voor particulieren geen rechten in het leven roepen waarop dezen zich op grond van het EG-recht rechtstreeks voor de nationale rechter kunnen beroepen.54 De redenering erachter is dat de eigenaar van de informatie die redelijke stappen onderneemt om het besloten karakter te behouden, blijk geeft van zijn verlangen naar geheimhouding. Dit is vooral belangrijk in de context van de werkgever-werknemer relatie, waar het aan de werkgever opgelegd wordt het bewijs te leveren van de genomen maatregelen. Voorbeelden van dergelijke ―redelijke stappen‖ zijn onder meer waarschuwingen (eventueel audiovisueel), het markeren van documenten als ―confidentieel‖ en beveiligde opslagruimtes. Het zij hier opgemerkt dat art. 39 TRIPs slechts minimumvoorwaarden voor Staten oplegt, en niets hen ervan weerhoudt een ruimere bescherming in te lassen. De afwezigheid van verplichte voorzorgsmaatregelen leidt mijns inziens tot het verlies van bescherming indien schade zou ontstaan naar aanleiding van het bekend worden van de informatie. 5. Duur van de bescherming. Het TRIPs biedt hier geen pasklaar antwoord voor. Het probleem zal zich in hoofdzaak manifesteren in twee soorten geschillen. Een eerste hypothese is die waar een werknemer wordt veroordeeld wegens het misbruiken van knowhow van zijn werkgever. Stel dat de verdediging de publiekwording heeft veroorzaakt door een patent aan te vragen en dat dit patent werd toegekend. Dit zou impliceren dat hij de aanvraag zodanig heeft ingediend dat hij geen misbruik van de knowhow van zijn werkgever gemaakt heeft. In die optiek zal de rechter geen verbod uitspreken om de informatie nog verder te gebruiken of te misbruiken. Bovendien kan de werkgever het besluit van de rechter niet op grond van zijn eigen patent naast zich neerleggen. 54

H.v.J. 14 december 2000, nr. C-300/98 en C-392/98, Jur. H.v.J. 2000, I

32

Een tweede hypothese wordt gevonden waar de licentieovereenkomst een einde neemt. Moet de uitgewisselde informatie dan terugkeren naar de uitbesteder? Mag de licentienemer de informatie dan nog verder gebruiken als basis voor de ontwikkeling van zijn eigen technologie? Ook hier bestaan weinig regels over. Het zal de rechter zijn die het vraagstuk soeverein zal beoordelen. Hierbij neemt hij het al dan niet publiek karakter van de informatie in acht en de hoegrootheid van het aandeel van de voorheen uitgewisselde informatie in de nieuw ontwikkelde technologie van de licentienemer. 2.1.1.3 Eerlijke handelsgebruiken. Om het genot te hebben van het statuut van confidentiële informatie is vereist dat informatie niet vergaard of gebruikt wordt op een manier strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De handelsgebruiken die hierbij nageleefd moeten worden, zijn niet enkel die van de nationale lidstaat waar de informatie zich bevindt, maar ook de gebruiken uit de context van de internationale handel. Zodoende zorgt het TRIPs ervoor dat tegenstellingen tussen nationale rechtsstelsels de wereld uit geholpen worden. De rol van de eerlijke handelsgebruiken speelt een cruciale rol in de verhouding tussen werkgevers en werknemers. De werknemer die vertrekt uit de onderneming heeft kennis van de knowhow van zijn voormalige werkgever. In hoeverre zal hij deze gevoeligheden echter mogen meenemen naar zijn nieuwe betrekking? Op dit domein heerst geen uniformiteit in de wereld. In de Verenigde Staten werd geoordeeld dat de werknemer alvast die informatie die op een materiële drager staat, niet mag meenemen.55 Men moet steeds voor ogen houden dat rekening zal moeten gehouden worden met de vraag of de knowhow in feite niet al algemeen bekend is of eenvoudig te bekomen valt. Daarnaast mag het de werknemer niet onmogelijk gemaakt worden zich te bewegen op de arbeidsmarkt louter omwille van het feit dat hij bij deze of een andere werkgever in dienst is geweest. Een ander breekpunt is de aansprakelijkheid van derden. Want, waar patenten exclusiviteit bieden jegens iedereen, is dit niet het geval voor knowhow. Natuurlijk zou een bescherming voor de

55

Gates Rubber Co. v. Bando Chemical Industries Ltd., 798 F. Supp. 1499 (D. Colo. 1992)

33

werkgever tegenover zijn werknemers en zijn handelscontacten betekenisloos zijn indien derden het geheime karakter wel zouden kunnen omzeilen. Twee onderscheiden gevallen dienen zich aan. Er is de situatie waar een derde d.m.v. reverse engineering tot een gelijkaardig resultaat komt of op incidentele wijze weet krijgt van de informatie. Aangezien er in deze veronderstelling geen enkele contractuele verplichting bestaat tussen de beschermde en de derde, kan de aansprakelijkheid hier niet spelen. Een en ander voor zover er geen onrechtmatige handelingen hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld het te kwader trouw bekomen van de knowhow. Voor het andere toepassingsgeval wordt de lezer verwezen naar de voetnoten.56 2.1.1.4 Geschillenbeslechting. Het verdrag voorziet in de oprichting van een Dispute Settlement Body ingeval van handelsgeschillen tussen lidstaten of bij twijfel inzake toepassing van het TRIPs. Op deze manier kan men een WTO-lidstaat verplichten bepaalde maatregelen te nemen.

2.2 Europees recht. 2.2.1 Situering. In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt aan de Europese Commissie de bevoegdheid gegeven te waken over de eerlijke mededinging op de gemeenschappelijke markt die Europa voor ogen heeft en die zij tracht te realiseren via de vier vrijheden. De ter zake doende rechtsregels voor knowhow zijn neergelegd in art. 81 van het EG - Verdrag. De leden zijn gericht tot ondernemingen, en verbieden ―alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt

56

Anderzijds is er het oogpunt van de nieuwe werkgever of de nieuwe licentienemer wanneer de licentiegever van zijn oorspronkelijke nemer zelf ook gevoelige informatie heeft gekregen. Er is namelijk zoiets als de contractuele of de quasi - contractuele verplichting tussen de werknemer en zijn vorige werkgever en tussen de oorspronkelijke licentienemer en de licentiegever.

34

verhinderd, beperkt of vervalst‖.57 Het sluiten van overeenkomsten of het nemen van besluiten strijdig met art. 81 EG-Verdrag wordt gesanctioneerd met nietigheid van rechtswege (art. 81, lid 2 EG-Verdrag). Echt interessant voor knowhow is art. 81, lid 3 EG-Verdrag. Op basis van dit lid zal het voor de Europese Commissie mogelijk zijn om bepaalde overeenkomsten of gedragingen uit te sluiten uit het toepassingsgebied van lid 1 van het betrokken artikel. Om haar beleid te verduidelijken neemt de Europese Commissie richtlijnen of verordeningen aan volgens de procedure in art. 83 EGVerdrag. Het streven van de auteur is om dit onderwerp even aan te raken, gezien de bescherming van knowhow gevoelig beïnvloed zal worden door de Europese Commissie. Een exhaustief overzicht geven van het Europese mededingingsrecht zou echter een volledige masterproef innemen.

2.2.2 Rol van de Europese Commissie in de bescherming. De bevoegdheid van de Commissie in deze materie wordt gelegitimeerd door art. 85 EGVerdrag. Het waarborgen van de vrije concurrentie is een aangelegenheid die in samenwerking met de Lidstaten wordt verzekerd. Waar een inbreuk vermoed wordt, kan de Commissie een onderzoek opstarten, oplossingen aanreiken, en zelfs beschikkingen houdende boetes uitvaardigen (art. 85, lid 2 EG-Verdrag). Ook dwangsommen behoren tot haar wapenarsenaal. Sinds 2003 werd het mededingingsbeleid gedecentraliseerd. Dit houdt in dat ondernemingen die overeenkomsten sluiten die onder art. 81, lid 3 EG-Verdrag vallen, deze niet langer vooraf moeten aanmelden aan de Commissie.58 Een ex post - controle wordt gewaarborgd door de Europese en nationale kartelautoriteiten en rechtbanken.59 Er zijn drie types overeenkomsten waarin knowhow beschermd zal worden door de verordeningen van de Commissie. Deze worden hier aaneensluitend (inleidend) besproken.

57

Art. 81, lid 1 EG - Verdrag; http://eurlex.europa.eu/nl/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325NL.003301.html#anArt82 (30/03/2010) 58 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag; http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26092_nl.htm (29/3/2010) 59 A. VANDERELST, F. WIJCKMANS en F. TUYTSCHAEVER, EG Groepsvrijstellingen - verticale overeenkomsten en motorvoertuigendistributie, Larcier, 2003, p. v

35

2.2.2.1 Verticale overeenkomsten.60 Het betreft overeenkomsten en feitelijke gedragingen tussen ondernemingen die zich in een verschillend stadium van de productie - of distributieketen bevinden. Voor een meer nauwgezette bespreking van wat nu begrepen wordt onder verticale overeenkomsten verwijzen wij graag naar het werk van VANDERELST, WIJCKMANS en TUYTSCHAEVER.61 Verticale overeenkomsten die knowhow bevatten en voldoen aan bepaalde voorwaarden worden onder het regime van art. 81, lid 3 EG-Verdrag gebracht.62 Knowhow wordt hier niet beschouwd als een intellectueel eigendomsrecht. Dit kan afgeleid worden uit het feit dat twee verschillende definities gegeven worden, respectievelijk in art. 1(f) en art. 1(e) Verordening (EG) nr.772/2004. Deze stelling lijkt evenwel enkel op te gaan voor knowhow sensu lato, technische knowhow moet wel beschouwd worden als intellectuele eigendom in de zin van art. 1 (e).63 Over dit subject valt nog veel meer te vertellen, de doelstelling hier is enkel het kader weergeven waarbinnen knowhow een beschermingsstatuut zal krijgen in het kader van het Europees mededingingsrecht. 2.2.2.2 Horizontale overeenkomsten. Dit type overeenkomsten of feitelijke gedragingen worden aangegaan, respectievelijk vertoond door marktdeelnemers die actief zijn op hetzelfde niveau van de markt.64 Horizontale 60

Het gaat om ―overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen waarbij twee of meer, met het oog op de toepassing van de overeenkomst elk in een verschillend stadium van de productie - of distributieketen werkzame ondernemingen partij zijn en die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde goederen en diensten kunnen kopen, verkopen of doorverkopen‖. Dit is de definitie uit Art. 2 (1) Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (Publicatieblad L 336 van 29.12.1999). Deze Verordening zal geen lange levensduur meer beschoren zijn, gezien op 31 mei 2010 haar gelding ophoudt (art. 13 Verordening (EG) nr. 2790/99). 61 A. VANDERELST, F. WIJCKMANS en F. TUYTSCHAEVER, EG Groepsvrijstellingen - verticale overeenkomsten en motorvoertuigendistributie, Larcier, 2003, p. 16 e.v. 62 Bekendmaking van de Commissie - Richtsnoeren inzake verticale beperkingen (Publicatieblad Nr. C 291 van 13/10/2000), nr. 37 63 A. VANDERELST, F. WIJCKMANS en F. TUYTSCHAEVER, EG Groepsvrijstellingen - verticale overeenkomsten en motorvoertuigendistributie, Larcier, 2003, p. 34. 64 Verordening (EG) Nr. 2659/2000 van de Commissie van 29 november 2000 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten; Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten (Publicatieblad Nr. C 003 van 06/01/2001)

36

samenwerking kan een manier zijn om onderling knowhow te ontwikkelen en te benutten. Gevolg hiervan is dat de concurrentie onder deze overeenkomst kan lijden, waardoor men de overeenkomst met toepassing van art. 81, lid 3 EG-Verdrag wil rechtvaardigen. Voor meer informatie kan verwezen worden naar de betrokken Verordening (geldig tot eind 2010) en de bijhorende Bekendmaking van de Commissie. 2.2.2.3 Overeenkomsten inzake technologieoverdracht. Wanneer concurrenten of niet-concurrenten overgaan tot het toestaan van licenties op elkaars knowhow, zal het Europese mededingingsrecht regulerend optreden. Overeenkomsten inzake technologieoverdracht hebben als voorwerp het in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten, zoals knowhow (art. 1, b) Verordening (EG) nr. 772/2004). Opdat dergelijke overeenkomsten niet in aanvaring zouden komen met art. 81, lid 1, moeten net zoals bij verticale en horizontale overeenkomsten een aantal voorwaarden voldaan zijn m.b.t. de relevante markt.65 Het kader wordt geschapen door Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004, die eerder al aangehaald werd bij de definiëring van knowhow. 66 De overeenkomsten in kwestie kunnen maar bestaan zolang de knowhow haar geheim karakter behoudt. Dit is mijns inziens opnieuw een illustratie van de geheime aard van knowhow in de ware zin van het woord. De bescherming kan maar bestaan voor zover de knowhow geheim is.

2.3 Invloedrijke internationale organisaties: WIPO en UNIDO. 2.3.1 WIPO. De World Intellectual Property Organisation is een instituut dat in 1967 opgericht werd in de schoot van de Verenigde Naties. Zij waakt over de ontwikkeling van intellectuele 65

Voor meer informatie zie Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van art. 81 derde lid van het Verdrag op groepen overeenkomsten betreffende technologieoverdracht; Voor een toepassing zie Cass. 29 mei 2009, C.06.0139.N/1; http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090529-1 (3/3/2010) ; http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26108_nl.htm (10/4/2010); Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op overeenkomsten inzake technologieoverdracht (Publicatieblad C 101 van 27/4/2010) 66 Dit is de opvolger van Verordening (EG) nr. 240/96 van de Commissie van 31 januari 1996.

37

eigendomsrechten op mondiaal niveau, waarbij zij tracht om een evenwicht te realiseren tussen het stimuleren van innovatie en de belangen van de samenleving. Zij valt in feite te beschouwen als de spil achter de ontwikkeling van intellectuele eigendom via internationale wetten en verdragen. Een van de vormen van intellectuele eigendom waar zij een internationale omkadering voor creëert, is knowhow.67

2.3.2 UNIDO. De United Nations Industrial Development Organisation is een orgaan van de Verenigde Naties dat als opzet de verkleining van de kloof tussen rijk en arm heeft. Een doelstelling die gerealiseerd moet worden via industriële ontwikkeling van de minder ontwikkelde landen. Daarvoor zet men programma’s op die toelaten dat de technologie waarover de rijkere landen beschikken, getransfereerd kan worden richting Derde Wereld. De missie van UNIDO raakt ook het statuut van knowhow. Immers, het plaatselijk aanleren van technieken en bepaalde processen veronderstelt de overgang van knowhow.

2.4 Nationale wetgeving. Het ontbeert België aan specifieke wetgeving ter bescherming van knowhow.68 Om te kunnen achterhalen waaruit de bescherming bestaat, moet men vertrekken van de gedachte dat de bescherming van knowhow een amalgaam van regelingen is, zonder dat deze rechtsfiguur ergens helemaal veilig zal zijn. Zolang de wetgevende krachten in België geen initiatief nemen, zal de rechtsfiguur in kwestie beschermd worden door het burgerlijk recht inzake overeenkomsten en onrechtmatige daad, door boek II van het Strafwetboek, door de Arbeidsovereenkomstenwet en door de Wet Handelspraktijken.69

67

http://www.wipo.int/sme/en/index.jsp?cat=trade secret (2/5/2010) L. DE MEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT, Nuttige tips voor goede contractanten, Recht en Praktijk 34, Kluwer, 125. 69 De Wet Handelspraktijken wordt opgeheven door een nieuwe wet van 6 april 2010 (art. 138, 1° Wet Marktpraktijken). Deze nieuwe wet luistert naar de naam Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Zij treedt in werking op 12 mei 2010 (art. 142 WMPC). De grootste nieuwigheden uit deze wet hebben evenwel geen betrekking op de hier behandelde aspecten van de Handelspraktijkenwet; http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm (7/5/2010). 68

38

De bescherming die geboden wordt verhoudt zich vaak met bepalingen die oneerlijke concurrentie en kwade trouw trachten tegen te gaan, en wordt met andere woorden gekoppeld aan de algemene gedragsnormen die tussen mensen bestaan. In dit onderdeel zal de auteur vertrekken bij algemene bepalingen die knowhow dekken, om daarna over te gaan tot de meer bijzondere.

§3 Bescherming van knowhow in het Belgische recht. 3.1 Burgerrechtelijke beschermingstechnieken. 3.1.1 Contractuele bescherming. Knowhow zal op de meest omvattende wijze ingekapseld kunnen worden door middel van overeenkomsten

tussen

partijen.

Het

is

niet

de

bedoeling

hier

een

uiteenzetting

verbintenissenrecht weer te geven, maar wel een algemeen beeld te schetsen, zodat de bescherming van knowhow via contractuele weg beter begrepen zou kunnen worden. De contractsvrijheid laat de mens toe zichzelf te ontplooien en geldt daarom als uitgangspunt in het burgerlijk recht. Partijen kunnen in principe overeenkomen wat zij willen, zonder dat zij gebonden zijn door enige vorm van formalisme. Uiteraard is dit geen algemeen geldende regel die te allen tijde opgaat, maar hij volstaat wel voor dit discours. Het uitgangspunt is dus dat partijen op louter consensuele basis kunnen besluiten dat de ene partij aan een andere haar knowhow ter beschikking zal stellen, en dit tegen de verplichting hiervoor een vergoeding te betalen en deze informatie daarenboven strikt geheim te houden. De vrijheid tot contracteren is niet absoluut: zij eindigt waar die van een andere burger begint, of waar de wet dit oplegt. Telkens moeten de vier grondvoorwaarden voor het sluiten van een rechtsgeldige afspraak voorhanden zijn: toestemming, bekwaamheid, voorwerp en oorzaak (art. 1108 B.W.). 1. Toestemming. Toestemming houdt in dat de partij daadwerkelijk de wil te kennen moet gegeven hebben aan de medecontractant zich te willen verbinden tot bepaalde (rechts)gevolgen. Deze toestemming mag niet aangetast zijn door wilsgebreken (art. 1109 e.v. B.W.). Dit is het geval wanneer dwaling, bedrog of geweld van belang zijn geweest bij het contracteren. De toestemming kan ook stilzwijgend worden gegeven, door bijvoorbeeld aan de uitvoering van de overeenkomst te 39

beginnen. Indien de verklaarde wil verschilt van de werkelijke wil, hanteert men in België de vertrouwensleer.70 Dit houdt in dat nagegaan zal worden of de wederpartij er redelijkerwijze mocht op vertrouwen dat de verklaarde wil wel degelijk de werkelijke wil was, en enkel indien dat het geval was, zal een overeenkomst tot stand zijn gekomen. 2. Bekwaamheid. De handelingsbekwaamheid betekent dat partijen de bevoegdheid moeten hebben om de subjectieve rechten die zij bezitten uit te oefenen. Art. 1123 B.W. neemt als basisidee dat iedereen contracten kan aangaan, tenzij hij daarvan door de wet werd uitgesloten. In het daaropvolgende artikel worden dan diegenen vermeld die uitgesloten zijn, zoals bijvoorbeeld minderjarigen (art. 1124 B.W.). Belangrijk detail hierbij is dat diegenen die gecontracteerd hebben met een onbekwame terwijl zij zelf wel handelingsbekwaam zijn, deze onbekwaamheid van de wederpartij niet zelf kunnen inroepen (art. 1125, lid 2 B.W.). Nogmaals, hier worden enkel de grote lijnen herhaald, de regeling uit het B.W. kan nog verder uitgediept worden. 3. Voorwerp. Het voorwerp van de overeenkomst omvat het concrete rechtsgevolg dat door de partijen beoogd wordt. Dit houdt dan een verbintenis in om iets te geven, bijvoorbeeld het meegeven van knowhow, een verbintenis om te doen, bijvoorbeeld knowhow te ontwerpen, of een verbintenis om iets niet te doen. Een illustratie van deze laatste soort is de verplichting knowhow niet bekend te maken. Het voorwerp moet aan de volgende vereisten voldoen: - bestaan of ten minste kunnen bestaan; - bepaald of bepaalbaar zijn; - in de handel zijn; en - geoorloofd zijn, wat inhoudt dat het voorwerp niet strijdig mag zijn met de openbare orde of met de goede zeden.

70

Zie in dit kader: Hof Luik 29 april 2008, Justel F-20080429-7; http://webh01.ua.ac.be/storme/recyclageverbintenissenrecht.pdf (30/1/2010)

40

4. Oorzaak. De causa van de overeenkomst geeft het geheel van de beweegredenen van partijen weer, die hen ertoe hebben aangezet verbintenissen aan te gaan.71 De beoordeling geschiedt op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.72 Uit de lezing van art. 1131 B.W. volgt dat een verbintenis aangegaan zonder oorzaak of uit een valse of ongeoorloofde oorzaak geen gevolg kan hebben. Art. 1133 B.W. verduidelijkt dat er sprake is van een ongeoorloofde oorzaak als deze strijdig is met de openbare orde of de goede zeden of wanneer zij door de wet verboden is. 5. Rol van art. 1134 B.W. Indien aan alle vier deze voorwaarden voldaan werd, zal een rechtsgeldige overeenkomst voorliggen, die partijen toelaat om de erin betrokken knowhow grondige bescherming te bieden. Zo niet, kan de partij in wiens hoofde een geldigheidsvereiste ontbreekt, de nietigheid van de overeenkomst vorderen.73 Essentieel is het kiezen van ondubbelzinnige en duidelijke bewoordingen, die weinig aan de verbeelding over laten. Immers, indien een geschil gerezen is voor de rechter, is hij het die op grond van deze bewoordingen de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen nagaat, zonder evenwel gehouden te zijn zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden (art. 1156 B.W.). Bovendien moet ook rekening gehouden worden met artikel 1162 B.W., dat luidt: ―In geval van twijfel wordt de overeenkomst uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft‖. Een concreet voorbeeld zou kunnen gevonden worden waar de licentiegever van de knowhow niet duidelijk omschreven heeft welke informatie niet voor eigen gebruik mag aangewend worden, of waar in de arbeidsovereenkomst niet glashelder bepaald werd welke zaken nu precies geheim moesten blijven. Een onmisbaar artikel in de contractuele bescherming van knowhow is art. 1134 B.W. Deze bepaling stipuleert de verplichting van goede trouw bij de nakoming van overeenkomsten. Wie in de uitvoering van een overeenkomst met een titularis van knowhow bepaalde aspecten van deze informatie verneemt, is verplicht om deze kennis geheim te houden, zelfs al werd deze

71

Zie o.a. Cass. 14 maart 2008, Pas. 2008, afl. 3, 708. Zie Cass. 12 december 2008. 73 Zie bijvoorbeeld Cass. 7 januari 2010, TBO 2010, afl. 1, 18 72

41

geheimhoudingsplicht niet uitdrukkelijk opgenomen in de clausules van de overeenkomst.74 Voorwaarde is wel dat er geen twijfel bestond omtrent het geheim karakter van de kennis. De plicht tot geheimhouding is een gevolg van het karakter van overeenkomsten waarvan knowhow het voorwerp uitmaakt of waarin zij tussen partijen heen en weer circuleert. Wie beschikt over knowhow wil ten allen koste vermijden dat deze publiek bekend raakt. Daarom is het belangrijk zorgvuldigheid aan de dag te leggen bij de keuze van de medecontractant. Men moet zich de nodige vragen stellen bij diens betrouwbaarheid. Indien de knowhow, ondanks de bescherming ingelast via overeenkomst, toch uitlekt, is het aan de eiser om de schade te bewijzen (art. 1315 B.W.). Dit adagium, ―actori incumbit probatio‖, kan problematisch zijn in geval van schade geleden door bekendmaking. Want, het is de eiser die het bestaan en de omvang van de schade moet bewijzen om schadevergoeding te kunnen bekomen. Een en ander althans voor wat betreft de inspanningsverbintenis. De schadelijder bij een resultaatsverbintenis bevindt zich in een aanzienlijk gunstiger positie. Hij hoeft enkel te bewijzen dat het beoogde resultaat niet behaald werd. Of men te maken heeft met een middelen- dan wel een

resultaatsverbintenis

zal

moeten

blijken

uit

de

overeenkomst.

Aanwezige

aansprakelijkheidsclausules zijn een goede indicator. Wat betreft de grootte van de schadevergoeding kan meegegeven worden dat zij enkel zal bestaan uit het geleden verlies en uit de gederfde winst (art. 1149 B.W.), dat enkel schade vergoed zal worden die voorzienbaar was op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst (art. 1150 B.W.), en dat de vergoeding beperkt zal zijn tot hetgeen een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst (art. 1151 B.W.). Een oplossing voor de bewijsproblemen kan er in bestaan een strafbeding in te lassen voor in het geval men zijn verbintenissen niet nakomt. Hierbij zal men op forfaitaire wijze gaan vastleggen hoeveel verschuldigd is bij verbreking van de geheimhoudingsplicht.75 Let wel, de rechter beschikt over een matigingsbevoegdheid voor het geval de voorziene som op grove wijze het bedrag dat partijen konden voorzien in geval van schade wegens niet-uitvoering te boven gaat

74

G. BALLON, ―Knowhow en zijn bescherming‖ in Liber Amicorum Roger Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, p. 681 75 Dit is ook wat aangeraden wordt in L. DE MEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT, Nuttige tips voor goede contractanten, Recht en Praktijk 34, Kluwer, p. 131.

42

(art. 1231 B.W.). Daarnaast moeten dergelijke clausules ook een vergoedend karakter hebben, want ingeval van een zuiver strafbeding, zal de rechter tot nietigverklaring overgaan. Dit laatste betekent dat de te betalen vergoeding losstaat van de geleden schade.76 Bij de contractuele bescherming kunnen de distincties gemaakt worden tussen enerzijds de overeenkomst met daarin een geheimhoudingsclausule en de geheimhoudingsovereenkomst an sich

en

anderzijds

tussen

geheimhoudingsovereenkomsten

en

commerciële

samenwerkingsovereenkomsten. Bij een geheimhoudingsclausule zal slechts één beding van een overeenkomst betrekking hebben op de bescherming van confidentiële informatie in het kader van die ruimere overeenkomst. In geval van een geheimhoudingsovereenkomst sluit men een overeenkomst met als voorwerp de verbintenis om kennis geheim te houden ten aanzien van de buitenwereld. Knowhow-overeenkomsten hebben betrekking op de overdracht, de licentie, de franchise of andere vormen van uitbesteding van knowhow, en zullen in hoofdzaak de uitwisseling regelen en daarnaast ook bepaalde clausules ter geheimhouding van de knowhow bevatten. Deze drie verschillende contractuele verschijningsvormen komen aan bod in Hoofdstuk 2 van dit Deel.

3.1.2

Buitencontractuele

bescherming,

oneerlijke

handelspraktijken

en

vermogensvermeerdering zonder oorzaak. 3.1.2.1. Art. 1382 B.W. 1. Algemeen. Deze bepaling bevat de gemeenrechtelijke foutaansprakelijkheid. Om te beoordelen of er sprake is van een fout in de zin dit artikel zal het criterium van de goede huisvader aangehaald worden. Dit betekent dat men de concrete gedraging van de verweerder zal gaan toetsen aan het gedrag dat een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden zou vertonen. Indien de persoon in kwestie een professioneel zou zijn, zal men gaan vergelijken met een normaal vooruitziend en zorgvuldig professioneel persoon.

76

R. DE CORTE, Overzicht van het burgerlijk recht, Kluwer, 2005, p. 514.

43

Het betreft een rechtsregel die kan ingeroepen worden tegen personen waarmee men geen contractuele relatie heeft. In het Stuwadoorsarrest van 7 december 1973 werd geoordeeld dat tussen contractspartijen geen buitencontractuele vorderingen kunnen worden ingesteld.77 Dit betekent dus dat zij in dat geval geen vordering voor de rechter kunnen gronden op art. 1382 e.v. B.W. Uitzondering hierop is echter het geval wanneer “een fout begaan bij de uitvoering van het contract, een tekortkoming is, niet aan een contractuele verplichting maar aan de algemene zorgvuldigheidsverplichting en wanneer die fout een schade heeft veroorzaakt die een andere is dan de schade door een gebrekkige uitvoering van het contract”.78 In de bespreking van dit onderwerp lijkt het moeilijk te zijn tot situaties te komen waar een fout een andere schade zou veroorzaken dan de schade door de gebrekkige uitvoering van het contract. In het voorbeeld van de geheimhoudingsovereenkomst wordt alles gedaan om de waarde van knowhow te beschermen. Schade zal bestaan uit waardevermindering door bekendmaking of aanwending door anderen. Indien er een contractuele relatie is, zal de fout de contractuele wanprestatie zijn. Bij afwezigheid van dergelijke verhouding, zal men vorderen op grond van art. 1382 B.W. of in bepaalde omstandigheden op basis van art. 94/3 WHPC. Een tweede mogelijke uitzondering kan bestaan waar de begane contractuele fout tevens een misdrijf uitmaakt. Dit zal het geval zijn wanneer iemand een inbreuk begaat op art. 309 Sw. In deze hypothese zal de vervolging van de verantwoordelijke overgelaten worden aan het Openbaar Ministerie en kan de schadelijder enkel klacht met burgerlijke partijstelling indienen. De strafrechter zal oordelen of de betrokkene het misdrijf heeft begaan en ook uitspraak doen over de vergoeding van de slachtoffers. 2. Sanctionering. Wat de sanctionering betreft, verkiest het Burgerlijk Wetboek een schadeloosstelling in natura. Dit kan onder meer inhouden dat de verkregen knowhow moet teruggeven worden en dat de exploitatie moet stopgezet worden.79 Zoals gezegd verkrijgt knowhow zijn waarde door zijn 77

Zie Cass. 7 december 1973, Arr.Cass. 1974, 395; Pas. 1974, I, 376; , R.W. 1973-74, 1597, noot J. HERBOTS. Zie bijvoorbeeld Cass. 27 november 2006. 79 Dit is toch de mening van VAN GERVEN in Handels - en Economisch Recht, nrs. 259 en 267 in L. DE MEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT, Nuttige tips voor goede contractanten, Recht en Praktijk 34, Kluwer, p. 78

44

geheime karakter, wat tot de vaststelling leidt dat de uitvoering in natura weinig zoden aan de dijk zal brengen daar waar de betrokken kennis algemeen bekend is geraakt door de onrechtmatige handeling. Het concurrentiële voordeel zal verloren gaan, waardoor enkel nog een financiële schadeloosstelling soelaas kan bieden. Het lijkt echter onmogelijk om de schade dan volledig vergoed te krijgen, gezien jarenlange research die tot knowhow heeft geleid niet zomaar pecuniair uitgedrukt kan worden. 3. Besluit. Artikel 1382 B.W. kan als vorderingsgrond enkel bescherming bieden in geval een derde (met uitzondering van de situatie waar fout en schade vreemd zijn aan het contract) op onrechtmatige wijze knowhow bekomen heeft, zonder dat er sprake is van een inbreuk op één van de bepalingen van de Strafwet. Mijns inziens lijkt het dan ook weinig waarschijnlijk dat deze algemene bepaling in de praktijk zal ingeroepen worden, gezien dit soort gedragingen vanwege een derde vaak gepaard zullen gaan met een misdrijf, en er weinig situaties bedacht kunnen worden waar het samenloopverbod tussen partijen niet zal spelen. Daarenboven moet ook rekening gehouden worden met de bewijsmoeilijkheden die bij toepassing van het gemene recht kunnen voorkomen, gezien het principe ―actori incumbit probatio‖. In casu zal de eiser het bewijs moeten leveren van zowel fout, als schade, als van causaal verband tussen beide, wat in de praktijk vaak geen sinecure blijkt te zijn, hoewel hierbij de lichtste fout in aanmerking zal genomen worden en alle schade vergoed kan worden. Een laatste, niet te verwaarlozen element is de aanwezigheid van bepaalde algemene principes. Zo zijn er de vrijheid van mededinging, de vrijheid van informatie en de vrijheid van nabootsen, die leiden tot de conclusie dat niet elke vorm van achterhalen van knowhow van een concurrent,

131. Ook BALLON gelooft dat de stopzetting van de exploitatie als sanctie moet kunnen (G. BALLON, ―Knowhow en zijn bescherming‖ in Liber Amicorum Roger Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, p. 681). Een ander auteur, m.n. VAN MENSEL, meent dat enkel een gedeeltelijke vergoeding kan worden toegekend (Zie VAN MENSEL, R.W. 1981 - 1982, kol. 2015, nr. 32 in L. DE MEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT, Nuttige tips voor goede contractanten, Recht en Praktijk 34, Kluwer, p. 131). Deze laatste volgt de redenering dat aan de titularis van knowhow geen equivalente bescherming mag worden verleend als aan de octrooihouder, daar deze toegevingen (zoals de bekendmaking en de betaling van registratierechten) heeft gedaan in ruil voor zijn bescherming . Zie ook Luik (7de k.), 12 juni 2008, I.R.D.I. 2008, p. 344.

45

een fout in de zin van art. 1382 B.W. (voor handelszaken vertaald in art. 94/3 WHPC80) zal uitmaken. Vereist hiervoor is dat er op ongeoorloofde middelen een beroep wordt gedaan. 4. Speciaal geval: de precontractuele fase. Alvorens business partners overgaan tot het vastleggen van overeenkomsten, treden zij in onderhandelingen. Ook in deze fase zal vaak knowhow uitgewisseld moeten worden, bijvoorbeeld om het bedrijf als aantrekkelijk voor te stellen of om duidelijk te maken dat het informatie betreft die de partner ook in zijn technologische toepassingen zou kunnen hanteren. Hieraan zijn natuurlijk enkele risico’s verbonden. Zo kan gedacht worden aan het publiekelijk bekend geraken van geheime info, het snel implementeren van de informatie in de eigen verwerkingsprocessen, het maken van illegale kopieën, en andere. De partijen zijn evenwel nog niet verbonden met elkaar en behouden de vrijheid om ten allen tijde uit de onderhandelingen te stappen. In de precontractuele fase kan zich een culpa in contrahendo voordoen. Dit houdt dat een persoon de onderhandelingen op foutieve wijze afbreekt of op onzorgvuldige wijze onderhandelt. In dat geval kan de tegenpartij schade lijden. Indien de schadelijder het causaal verband met de fout bewijst, maakt hij aanspraak op vergoeding. In ons rechtsstelsel wordt deze categorie van fouten bestraft op grond van art. 1382 B.W. Dit is ook de mening die het Hof van Cassatie er op nahoudt.81 Drie mogelijke toepassingsgevallen staan open.82 Een eerste casus betreft die waar de onderhandelingen worden afgebroken. In deze optiek is het niet zozeer het afbreken dat wordt bestraft, wel het schenden van het vertrouwen dat een partij ondertussen bij een wederpartij heeft gewekt.83 Een tweede culpa in contrahendo kan zich voordoen in geval er wilsgebreken als geweld (art. 1112 B.W.) of bedrog (art. 1116 B.W.) aanwezig zijn. Hoewel deze gebreken in feite al gesanctioneerd worden door de contractuele nietigheid, kunnen zij via deze weg aanleiding

80

Memorie van Toelichting WEM, Gedr. St., Senaat, 1984-1985, 947/1, 4; Voorz. Kh. Antwerpen 5 december 1996, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1996, 559; I. VANDENBORRE, ―De verhouding tussen de eerlijke handelsgebruiken en de WEM‖, Jura Falconis 1997-98, nr.1, p. 81-116. 81 Cass. 10 december 1981, Arr. Cass.1981-82, 502; Pas. 1982, 494; R.C.J.B. 1986, 5, noot E. WYMEERSCH. 82 H. GEENS, ―De grondslagen van de culpa in contrahendo‖, Jura Falconis 2003-2004, nr 2, p. 433-460 83 Antwerpen 22 maart 1994, R.W. 1994-95, 29; Kh. Brussel 19 januari 1990, T.B.H. 1990, 555.

46

geven tot een vollediger schadeherstel.84 Een derde en tevens laatste mogelijke schending van de precontractuele gedragsnorm bestaat uit het miskennen van de informatieplicht. De overtreding van deze plicht kan in twee scenario’s opdoemen: één waar verkeerde informatie werd meegegeven, een ander waar onvolledige informatie werd verstrekt. Het Hof van Cassatie gelooft dat er sprake is van een precontractuele fout indien men op de hoogte was van de ware toedracht, of er tenminste van op de hoogte diende te zijn.85 Het geval waar onvolledige informatie wordt meegegeven zal nauw verbonden zijn met de figuur van dwaling (art. 1110 B.W.). Om een vordering op grond van dit wilsgebrek te laten slagen, moet wel hard gemaakt worden dat de dwaling de zelfstandigheid van de zaak betreft, en dat zij bovendien verschoonbaar is. Dit zijn zware voorwaarden die, indien niet vervuld, kunnen opgevangen worden door een beroep op art. 1382 B.W. Ter vermijding van precontractuele aansprakelijkheidsproblemen kan men best een geheimhoudingsovereenkomst sluiten. Opnieuw moet hier benadrukt worden dat duidelijke formuleringen absoluut onmisbaar zijn. Er moet bepaald worden of de knowhow die men vrij geeft aan de wederpartij bekend mag gemaakt worden, en minstens even gewichtig, of zij door de wederpartij zelf mag gebruikt worden in afwachting van een eventuele overeenkomst. Daarnaast kan ook een definitie van wat onder knowhow zal begrepen worden, geen overbodige luxe zijn. Bepaald moet worden wie de partijen zijn, aan welke personen binnen het bedrijf de knowhow mag medegedeeld worden, hoe men deze kennis zal bewaren, enzovoort. 3.1.2.2 Vermogensvermeerdering zonder oorzaak. 1. Algemeen. Alvorens over te gaan tot de vraag naar de toepasselijkheid van dit rechtsfenomeen op de bescherming van knowhow, zal eerst de idee er achter worden uiteengezet. Het Burgerlijk Wetboek kent drie vormen van oneigenlijke contracten. Dit zijn ―geheel vrijwillige daden van de mens, waaruit enige verbintenis ontstaat jegens een derde, en soms een wederzijdse verbintenis voor beide partijen‖ (art. 1371 B.W.). Onder die vormen bevindt zich de 84

Voor meer informatie omtrent deze discussie: H. GEENS, o.c., p. 433-460, 3.3.2.a; http://www.law.kuleuven.be/jura/art/40n2/geens.html (23/2/2010) 85 Cass. 2 mei 1974, R.C.J.B. 1976, 34, noot L. CORNELIS; Cass. 12 december 1985, R.W. 1985-86, 2918; Cass. 19 mei 1987, R.W. 1987-88, 433; Rb. Hasselt 6 januari 2000, T.B.B.R. 2002, 351.

47

vermogensvermeerdering zonder oorzaak, ook wel de ongerechtvaardigde verrijking genoemd. Deze rechtsfiguur kent geen eigenlijke wettelijke basis, het is vooral de verdienste van de rechtspraak dat zij zich tot bron van verbintenissen heeft kunnen ontwikkelen.86 In feite is dit fenomeen terug te brengen tot de situatie waar het vermogen van een persoon een verarming doormaakt ten voordele van het vermogen van een andere, zonder dat voor deze verschuiving een juridische oorzaak bestaat. In bepaalde gevallen wordt aan de verarmde een vorderingsrecht toegekend om deze onrechtvaardigheid ongedaan te maken. 2. Bestanddelen. Om beroep te kunnen doen op de actio de in rem verso, moeten een aantal condities vervuld zijn: 1. De verarming van de eiser; 2. De verrijking van de verweerder87; 3. Een causaal verband tussen de verrijking en de verarming; 4. De afwezigheid van een juridische oorzaak voor de vermogensverschuiving; 5. De afwezigheid van een andere rechtsvordering, waardoor de actio de in rem verso slechts een subsidiair karakter heeft. Dit is een meerderheidsstelling in de rechtsleer, die inhoudt dat men de eis in kwestie slechts kan instellen indien de eiser geen andere rechtsgrond heeft om terug te vorderen van de verweerder.88 Opdat de actio de in rem verso met succes doorgang zou kunnen vinden, moeten de vijf condities doorlopen worden. Onzeker hierbij is het welslagen van de vierde met betrekking tot de afwezigheid van een juridische causa. Men kan namelijk de redenering volgen dat de onderneming die haar knowhow met de potentiële contractspartner heeft gedeeld dit deed met het oog op het aantrekkelijk maken van zaken doen samen, en dus een bepaald resultaat wenste te behalen. Dat het resultaat dan uiteindelijk niet behaald wordt, is eigenlijk irrelevant. Deze mening is ook die van vooraanstaand jurist en auteur DE PAGE. Hij illustreert zijn denkbeeld met volgende illustratie. Een man helpt een vrouw bij het runnen van haar 86

Zie in dit kader bijvoorbeeld Cass. 25 januari 1980, Arr. Cass. 1979-1980, 608; Cass. 18 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, nr. 431; Cass. 19 januari 2009, R.W. 2009-2010, 1084 87 Deze kan de vorm aannemen van een loutere waardewijziging in het vermogen, maar kan even goed een besparing van een verlies zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van de uitdoving van een schuld. 88 Rb. Gent 28 juni 2005, T.Not. 2005, afl. 9, 464.; C. DE WULF, Het opstellen van notariële akten, Kluwer, 2003, p. 867

48

onderneming uit verliefdheid en uit de gedachte dat hij haar via zijn hulp zou kunnen doen zwichten om met hem in het huwelijksbootje te stappen. Uiteindelijk trouwt zijn vriendinnetje niet met hem. De vraag rest of de man vergoeding kan bekomen voor de geleverde prestaties in het kader van haar bezigheid. Hierop antwoordt DE PAGE ontkennend. Hij oordeelt dat er geen sprake is van ongerechtvaardigde verrijking, en dat de causa gevonden kan worden in de speculatieve drijfveren van de man.89 SCHRANS, daarin gevolgd door de auteur van deze masterproef, steunt deze redenering, weliswaar op andere gronden. Het uitwisselen van knowhow in de precontractuele fase, heeft louter betrekking op het vervullen van de precontractuele informatieplicht, maar de rol van speculatie acht hij onbelangrijk.90 Het zich toe-eigenen en exploiteren door de begunstigde onderneming kan niet gewettigd worden gezien de afwezigheid van juridische oorzaak, aangezien de wederpartij enkel haar plicht vervulde en geenszins de bedoeling had de knowhow te laten exploiteren. 3. Vergoeding. Inzake hetgeen teruggevorderd kan worden moeten twee situaties onderscheiden worden. In een eerste geval zal het bedrag van de verarming kunnen teruggevorderd worden, namelijk daar waar het bedrag van de verarming kleiner was dan dat van de verrijking. Het andere betreft de veronderstelling waar het bedrag van de verrijking kleiner is dan dat van de verarming. Dan zal men het bedrag van de verrijking kunnen terugvorderen. Met andere woorden, waar er een verschil bestaat tussen beide bedragen, zal steeds het kleinste van beiden kunnen teruggevraagd worden.

89

H. DE PAGE, ―Traité élementaire de droit civil belge‖, III, Etablissements Emile Bruylant, 1942, p. 53 in G. SCHRANS, ―The protection of know-how under Belgian Law‖, in H.C. JEHORAM (ed.), The protection of knowhow in 13 countries, Kluwer-Deventer, 1972, p. 1-11. 90 G. SCHRANS, ―The protection of know-how under Belgian Law‖, in H.C. JEHORAM (ed.), The protection of know-how in 13 countries, Kluwer-Deventer, 1972, p. 10.

49

De relevantie van deze vorm van quasi - contracten op de bescherming van knowhow is niet onbesproken gebleven. Toch is er in dit kader enkel rechtsleer, en ontbreekt het tot op heden aan rechtspraak.91 4. Conclusie. De impact van deze vorm van oneigenlijke contracten in het kader van de bescherming van knowhow

veeleer

beperkt,

gezien

tussen

concurrenten

vaak

andere

rechtsvorderingsmogelijkheden zullen bestaan (zoals op basis van bestaande overeenkomsten), wat de toepassing van de theorie uitsluit, gezien haar subsidiaire karakter. Het belang van deze theorie zou vooral kunnen spelen op het vlak van de eerder behandelde precontractuele onderhandelingen.92 Immers, het is niet ondenkbaar dat bepaalde waardevolle kennis van een partij ter kennis wordt gebracht (d.i. de zogenaamde vermogensverschuiving) van de wederhelft, en dat achteraf niet tot een contract kan worden besloten. In dat geval heeft men de technische informatie vergaard en eventueel al aangewend zonder dat hiervoor eigenlijk een aanwijsbare oorzaak kan worden gegeven, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst. Deze frequent voorkomende situatie kan geassocieerd worden met die waar er een verarming heeft plaatsgevonden van het ene vermogen (i.c. van de onderneming die de knowhow heeft gedeeld) ten gunste van het andere vermogen. De theorie van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak is niet de beste rechtsgrond om een vordering ter bescherming van knowhow op te baseren. Mede door het gebrek aan corresponderende rechtspraak en eensgezinde literatuur kan aangenomen worden dat in het kader van de precontractuele onderhandelingen beter gebruik kan gemaakt worden van de leer van de culpa in contrahendo. Om over een fout in de zin van art. 1382 B.W. te spreken, geldt immers de culpa levissima, en komt alle schade in aanmerking voor vergoeding.

91

F. DE VISSCHER, ―La protection des inventions et du savoir - faire‖ in Guide Juridique de l‟Entreprise, Titel X, Boek 98.1, Kluwer, p. 68. 92 G. SCHRANS, ―The protection of know-how under Belgian Law‖, in H.C. JEHORAM (ed.), The protection of know-how in 13 countries, Kluwer-Deventer, 1972, p. 1-11.

50

2.1.2.3 Wet Handelspraktijken. 1. Inleidend. De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument tracht in essentie de consument te beschermen tegen verkopers en verkopers tegen elkaars oneerlijke handelspraktijken. Het is dus niet ondenkbaar dat het onrechtmatig verkrijgen van bepaalde geheime informatie een inbreuk op de Wet kan uitmaken. De geconsulteerde auteurs halen deze wet steeds aan als een onderdeel van de bescherming van knowhow. 93 Het betreft een wet van openbare orde, waardoor haar bepalingen strikt geïnterpreteerd moeten worden.94 Zoals eerder aangegeven wordt deze wet opgeheven door de nieuwe Wet Marktpraktijken van 6 april 2010.95 Gezien de huidige rechtspraak en doctrine logischerwijze enkel de oude regeling behandelen, zullen de oude artikelnummers gebruikt worden. De bepalingen die een rol kunnen spelen ter bescherming van knowhow en fabrieksgeheimen zijn art. 94/396 en art. 95 WHPC. De eerst voornoemde bepaling bevat een algemene gedragsnorm die voorschrijft dat elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad verboden is waardoor een verkoper de beroepsbelangen van een of meer andere verkopers schaadt of kan schaden. De lezing van art. 95 leert dat de voorgeschreven sanctie op dergelijke daden het stakingsbevel is, dat uitgesproken wordt door de Voorzitter van de rechtbank van Koophandel. Het betreft een exclusieve bevoegdheid (art. 95 WHPC juncto art. 589, 1° Ger.W.). De Handelspraktijkenwet maakt de nationaalrechtelijke vertaling uit van de verplichtingen die aan de Leden bij het TRIPs-Verdrag werden opgelegd ter bescherming van de eerlijke mededinging.

93

M. BUYDENS, Droit des brevets d‟invention et protection du savoir-faire, Brussel, Larcier, 1999, 421 p.; V. WELLENS, Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken, Larcier, 2006, p. 52-53. 94 Voorz. Kh. Brugge 29 juni 2006, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 289. 95 Zie Deel II, Hoofdstuk 1, § 2, 2.2. 96 De huidige indeling van art. 94/3 werd nog niet zo lang geleden ingevoerd ter vervanging van art. 93 ten gevolge van de omzetting van Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005, die een algemeen kader voor oneerlijke handelspraktijken invoerde. (zie Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, FOD Economie, p. 5.); De nieuwe indeling is van kracht geworden sinds 1 december 2007 (art. 44 Wet 5 juni 2007).

51

2. Toepassingsgebied ratione personae. Conditio sine qua non opdat beroep zou kunnen gedaan worden op de twee bepalingen uit de WHPC is dat de persoon aan wie de misdraging wordt verweten, een verkoper is in de zin van art. 1.6 Wet Handelspraktijken.97 Een verkoper is dan ―a) elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die producten of diensten98 te koop aanbieden of verkopen in het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van hun statutair doel ; b) de overheidsinstellingen of de rechtspersonen waarin de overheid een overwegend aandeel heeft, die een commerciële, financiële of industriële activiteit aan de dag leggen en die producten of diensten te koop aanbieden of verkopen; c) de personen die, hetzij in eigen naam, hetzij in naam of voor rekening van een al dan niet met rechtspersoonlijkheid beklede derde, met of zonder winstoogmerk, een commerciële, financiële of industriële activiteit uitoefenen en die producten of diensten te koop aanbieden of verkopen.” De vraag beantwoorden waar de grens zal liggen tussen wie nu wel en wie geen verkoper is, heeft al behoorlijk wat discussievoer opgeleverd in de rechtspraak99, en behoeft dus ook hier enige uitleg. Dit zonder te willen komen tot een algemene uiteenzetting van het handelsrecht. De hoofdcategorie uit lid a) maakt een onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Kooplieden zijn die (natuurlijke) personen die daden van koophandel stellen, en hiervan hoofdzakelijk of aanvullend hun beroep hebben gemaakt (art. 1 en 2 W.Kh.). Voor 97

In de nieuwe Wet Marktpraktijken hanteert men niet langer de term ―verkoper‖, maar wel ―onderneming‖. Dit is dan ―elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen‖ (art. 2, 1° Marktpraktijkenwet). Deze notie is duidelijk ruimer geformuleerd dan het verkopersbegrip, gelet op het feit dat er geen sprake meer moet zijn van het aanbieden of verkopen van diensten of goederen. Beoefenaars van vrije beroepen vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet (art. 3 § 2 Marktpraktijkenwet); zie R. STEENNOT, ―Weg met de wet handelspraktijken, leve de wet marktpraktijken,‖, Juristenkrant 2010, afl.1-2; http://www.legalworld.be/legalworld/nieuwe-wet-marktpraktijken-Belgisch-staatsblad.html (7/5/2010). 98 Op grond van twee arresten van het Hof van Cassatie kan besloten worden dat er slechts sprake kan zijn van een verkoper indien deze diensten daden van koophandel of een ambachtelijke activiteit uitmaken in de zin van art. 2 en 3 W.Kh. Deze strikte interpretatie werd niet in strijd bevonden met de G.W. Zie Cass. 13 maart 1998, en noot J. STUYCK, De Verz. 1999, afl. 1, 21 - zie ook Cass. 7 mei 1999, J.L.M.B., 2000/6, 224 e.v.; Zie m.b.t. dit onderwerp ook GwH nr. 102/2001, 13 juli 2001. 99 Zie bijvoorbeeld de vaste rechtspraak dat een werknemer van een vennootschap niet als een verkoper in deze zin van het woord beschouwd kan worden. Luik 19 oktober 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 499; Voorz. Kh. Antwerpen 24 maart 1994, Handelspraktijken, 1995-5, nr. 172; Voorz. Kh. Brussel 20 mei 1998, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1998, 555.

52

rechtspersonen spreekt men van handelsvennootschappen. Dit zijn vennootschappen die als statutair doel het stellen van daden van koophandel tot doel hebben (art. 3 § 2 W.Venn.). Voorwaarde bij dit alles is dat de partijen producten of diensten leveren in de zin van art. 1.2 WHPC.100 Een aantal opmerkingen dienen zich aan. Ten eerste dat natuurlijke personen die toevallig over gaan tot een verkoop, niet als verkoper zullen aangemerkt worden in de zin van art. 1.6 a). Zij zullen ook niet onder 1.6 c) vallen, gezien het niet denkbaar is dat zij ―een commerciële, financiële of industriële activiteit aanbieden‖. Ten tweede, rechtspersonen als v.z.w’s die occasioneel producten of diensten in de zin van deze wet aanbieden, kunnen evenwel als verkopers bestempeld worden, wanneer hun daden kaderen in de verwezenlijking van het statutair doel. Voor een meer gedetailleerde bespreking en concrete toepassingsgevallen kan verwezen worden naar meer doortastende besprekingen.101 Een derde bemerking dient zich aan. Indien de betrokkene niet onder de noemer ―verkoper‖ valt, men hem nog steeds kan aanspreken op grond van het begaan van een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm, zoals voorgeschreven in art. 1382 B.W.102 3. Toepassingsgebied ratione materiae. Verkopers moeten producten of diensten verkopen of aanbieden. Producten zijn ―alle lichamelijke roerende zaken‖ (art. 1.1 WHPC). Diensten zijn ―alle prestaties die een handelsdaad uitmaken of een ambachtsactiviteit bedoeld in de wet op het ambachtsregister‖ (art. 1.2 WHPC). Om de WHPC op knowhow toe te passen zal bijgevolg vereist zijn dat zij op een materiële drager opgeslagen werd. Knowhow moet mijn inziens beschouwd worden als een overdraagbaar goed, eerder dan als een dienst. 103

100

In het kader van handelaars zal vaak art. 2 W.Kh. in fine spelen, dat ertoe leidt dat, zelfs wanneer een verbintenis een niet - commerciële oorzaak zal kennen, het tegendeel toch vermoed zal worden, tenzij de handelaar de vreemde oorzaak kan aantonen. Dit is hier relevant omdat indien het tegenbewijs niet geleverd wordt, ook deze handeling onder de Handelspraktijkenwet zal vallen. 101 J. STUYCK, Handelspraktijken, Kluwer, 2004, p. 21 - 39; P. DE VROEDE en H. DE WULF, ―Overzicht van rechtspraak: Algemeen handelsrecht en handelspraktijken (1998-2002)‖, T.P.R. 2005, afl. 1, p. 160-299. 102 G. SCHRANS, ―The protection of know-how under Belgian Law‖, in H.C. JEHORAM (ed.), The protection of know-how in 13 countries, Kluwer-Deventer, 1972, p. 1-11. 103 Toch gaan ook stemmen op in de omgekeerde richting gebaseerd op de gedachte dat er vaak bijkomende services ter installering en updating van de knowhow zullen voorkomen (Lees in deze zin ook C. WADLOW ―Bugs, Spies

53

4. Art. 94/3. Waar art. 17, 3° b) Arbeidsovereenkomstenwet aangehaald zal worden in de betrekking tussen werkgever en werknemer, zal in de betrekkingen tussen concurrenten (die verkopers in de zin van de WHPC zijn) beroep gedaan worden op deze algemene regel ter bescherming van eerlijke handelspraktijken. In feite kan men deze bepaling beschouwen als een toepassing van art. 1382 B.W. in handelszaken.104 Een inbreuk op de bepalingen van een andere wet zal ook vaak een inbreuk op art. 94/3 Handelspraktijkenwet uitmaken van zodra hierdoor de (professionele) belangen van andere verkopers geraakt worden.105 Er wordt gewerkt met het criterium van de ―goede huisvader‖.106 Let wel, in tegenstelling tot onder het aansprakelijkheidsregime van art. 1382 B.W., geldt hier geen soortgelijke voorwaarde van causaal verband tussen de oneerlijke daad en schade. Of anders, het bewijs moet niet geleverd worden dat het gedrag schade heeft toegebracht. Een contractuele tekortkoming aan een confidentialiteitsplicht valt niet te bestrijden via art. 94/3 WHPC. Anders oordelen zou niet te rijmen vallen met het karakter van een algemene aansprakelijkheidsnorm die dit artikel in wezen is.107 Zoals weergegeven in het nog steeds geldende Decreet d’Allarde vormt de economische vrijheid van handel & nijverheid het uitgangspunt in onze samenleving. Mensen mogen elkaar concurrentie aandoen. Zij mogen zelfs zo ver gaan dat zij op slaafse wijze elkaars creaties overnemen. Elkeen zijn vrijheid eindigt echter waar die van een ander begint. Zo wordt het recht op kopiëren begrensd door (1) de intellectuele eigendomsrechten die een concurrent op een ontwerp heeft, en (2) door het verbod op verwarringstichtende publiciteit. Wanneer men één van beide grenzen overtreedt, begaat men een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. and Paparazzi: Jurisdiction over Actions for Breach of Confidence in Private International Law‖, E.I.P.R. 2008, issue 7, p. 273.). 104 Memorie van Toelichting WEM, Gedr. St., Senaat, 1984-1985, 947/1, 4; Voorz. Kh. Antwerpen 5 december 1996, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1996, 559; I. VANDENBORRE, ―De verhouding tussen de eerlijke handelsgebruiken en de WEM‖, Jura Falconis 1997-98, nr.1, p. 81-116; http://www.law.kuleuven.be/jura/art/34n1/vdborre.htm (2/2/2010) 105 Brussel 10 januari 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 448; zie omtrent wat onder professionele belangen wordt begrepen : Voorz. Kh. Verviers 16 juni 2000, Jaarboek Handelspraktijken 2000, 568. 106 Voorz. Kh. Gent 24 september 2001, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2001, 686. 107 Het is zo dat de stakingsrechter zich onbevoegd zal verklaren wanneer een daad enkel de schending van een contractuele verplichting uitmaakt. Veel zal bepaald worden door de gedinginleidende eis. Indien de eiser daar poneert dat hij de staking wil bevolen zien van een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken, zal de rechter zich bevoegd verklaren. Deze uitsluiting is in feite geen bevoegdheidskwestie, maar raakt de grond van de stakingsvordering (zie J. STUYCK, Handelspraktijken, Kluwer, 2004, p. 70).

54

Ook knowhow wordt beschouwd als één van de vormen van de hier beschermde intellectuele eigendom108, hoewel supra al aangegeven werd dat zij geen status als erkend intellectueel eigendomsrecht kent. Kortom, het principe is de vrijheid van mededinging, tenzij de mededinging een ongeoorloofd karakter krijgt door het doel waarmee zij wordt aangegaan en de begeleidende omstandigheden waarin zij plaatsgrijpt.

5. Art. 95 Handelspraktijkenwet.109 1. Bevoegdheid ratione materiae. Volgens dit artikel is de Voorzitter van de rechtbank van Koophandel exclusief bevoegd voor het bevelen van de staking van een daad die een inbreuk uitmaakt op de Handelspraktijkenwet, zelfs ingeval die daad ook strafrechtelijk sanctioneerbaar zou zijn. Deze exclusiviteit houdt onder meer in dat een verzending naar de rechtbank van eerste aanleg niet mogelijk is.110 De bevoegdheid van de Voorzitter is dubbel: enerzijds stelt hij het bestaan vast van een praktijk strijdig met de eerlijke handelsgebruiken, anderzijds kan hij hiervan de staking bevelen. Dit brengt met zich mee dat hij van oordeel kan zijn dat er een inbreuk bestaat op de handelspraktijken, zonder dat hij verplicht is de staking te bevelen.111 Er bestaat nogal wat betwisting onder auteurs over de mogelijkheid voor rechters om naast een stopzetting ook de staking van de exploitatie van verkregen informatie uit te spreken. Tegenstanders van dit verbod van verdere exploitatie menen dat rechters geen staking mogen opleggen van een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige actie die opgehouden heeft te bestaan, dit is van zodra de bekendmaking plaats heeft gevonden. Het Hof van Cassatie lijkt dit laatste argument te volgen door voor te houden dat het mogelijk moet zijn dat ―een daad een 108

Gent 14 november 2005, p. 21 - 22, nr. 2.4.1. In dit arrest hanteerde het Gentse Hof van Beroep overigens een definitie van knowhow gebaseerd op art. 39 (2) TRIPS en art. 1, i EG Verordening nr. 772/2004. Zie ook het hierop volgende arrest Cass. 29 mei 2009, nr. C.06.0139.N/1. 109 De vordering tot staking wordt nu geregeld overeenkomstig de artikelen 110 t.e.m. 118 WMPC. 110 Voorz. Kh. Antwerpen, 24 maart 2005 111 Luik (7de kamer) 12 juni 2008, I.R.D.I. 2008, Kluwer, p. 339. Hierover werden echter ook tegenstrijdige beslissingen gevonden waarin de mening te lezen stond dat bij inbreuk op de bepalingen van de W.H.P.C. de verplichting bestaat de staking te bevelen (Brussel 22 september 1998, Jaarboek Handelspraktijken 1998, 612). M.i. moet de voorkeur uitgaan naar de meest recente uitspraak.

55

dergelijke inbreuk vormt en [dat de stakingsrechter] vervolgens de daad als zodanig niet verbiedt omdat ze door het verloop van de tijd volledig voltrokken is, maar [dat hij] de staking beveelt van de onrechtmatige praktijken die eraan ten grondslag liggen, dit ten einde herhaling te voorkomen‖.112 2. Procedurele aspecten. A. Ontvankelijkheid van de rechtsvordering. In de eerste plaats moet de eiser over de nodige hoedanigheid en over een belang beschikken (art. 17 Ger. W.) Dit belang moet bovendien een reeds verkregen en dadelijk belang zijn en kan eventueel een ernstig bedreigd recht als voorwerp kennen (art. 18 Ger.W.). Daarnaast moet het ook een rechtstreeks en persoonlijk belang betreffen. Deze conditie wordt hernomen in art. 98 WHPC. De persoon tegen wie de vordering wordt ingesteld moet een verkoper in de zin van art. 1.6 WHPC zijn. De formaliteiten om een vordering in te stellen bij de Voorzitter vindt men terug in art. 100 Wet Handelspraktijken. De inleiding van het geschil kan via verzoekschrift dat op straffe van nietigheid een aantal zaken moet vermelden. Ook bestaat de mogelijkheid tot dagvaarding uiteraard. Of het eenzijdig verzoekschrift een wijze van inleiding kan zijn, wordt betwist.113 De Wet Handelspraktijken bevat geen algemene regel inzake territoriale bevoegdheid.114 Bijgevolg moet teruggegrepen worden naar het Ger. W. Art. 624, 1° Gerechtelijk Wetboek duidt als bevoegde stakingsrechter aan, diegene van de plaats waar de verweerder haar zetel heeft. De stakingsrechter van de plaats waar de oneerlijke handelspraktijk heeft plaatsgevonden of uitwerking vindt, is evenzeer bevoegd.115 De eiser heeft hier dus de keuze. De materiële bevoegdheid belangt de openbare orde aan en moet dus ambtshalve nagegaan worden. Uit de lezing van art. 589, 1° Ger.W. en art. 95 WHPC kan geconcludeerd worden dat de 112

Cass. 17 juni 2005 J. STUYCK, Handelspraktijken, Kluwer, 2004, p. 88. 114 M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht : Algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging, Academia Press, 2004, p. 151; J. STUYCK, Handelspraktijken, Kluwer, 2004, p. 63 - 88 . 113

115

Voorz. Kh. Namen 22 september 1999, J.L.M.B. 2000, 296; Voorz. Kh. Brussel 5 november 2001, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2001, 780.

56

Voorzitter moet nagaan of de eis een handeling wil sanctioneren die een inbreuk vormt op de eerlijke handelspraktijken in de zin van art. 94/3 WHPC. B. Gegrondheid van de rechtsvordering. Opdat een eis als gegrond zou kunnen worden aangenomen, wordt verwacht dat de met de oneerlijke daad duidelijk omschreven wordt.116 3. Sancties. De voorzitter van de rechtbank van Koophandel kan volgende sancties opleggen: - een voorlopig stakingsbevel in de zin van art. 19, 2° Ger. W.; - een stakingsbevel (art. 95 WHPC juncto art. 589, 1° Ger.W.); - een aan het stakingsbevel verbonden dwangsom (art. 1385bis - 1385nonies Ger.W.). Het bevel tot staking moet met voldoende precisie worden uitgesproken, zodat de verweerder precies weet wat hem of haar wordt verboden.117 Het heeft tot doel een praktijk strijdig met de eerlijke handelspraktijken een halt toe te roepen voor de toekomst. In principe zal een daad die reeds opgehouden is te bestaan geen aanleiding geven tot het uitspreken van een bevel tot staking, tenzij de rechter oordeelt dat er objectieve omstandigheden zijn die wijzen op het gevaar voor herhaling.118 Aan het stakingsbevel kan ook een dwangsom119 gekoppeld worden. Let wel, dit afschrikkingsmiddel zal enkel uitgesproken worden indien dit gevorderd werd door de eiser. Het is evenwel niet essentieel dat deze vordering samen met de hoofdvordering betreffende de oneerlijke handelspraktijken wordt ingesteld. Gezien de korte termijn waarbinnen de Voorzitter beslist zullen zij in de praktijk waarschijnlijk wel samen aanhangig gemaakt worden. 116

Cass. AR C.06.0377.N, 29 mei 2009; Cass. AR C.04.0274.N, 17 juni 2005, Juristenkrant 2005, afl. 115, 5;; Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2005, 620, noot G. PHILIPSEN; NJW 2005, afl. 129, 1238; Pas. 2005, afl. 7-8, 1349; R.W. 2005-2006, afl. 20, 787; Voorz. Kh. Gent 11 januari 1991, Jaarboek H.P. 1991, 532. 117 Cass. 19 maart 1998; Luik 12 juni 2008, I.R.D.I. 2008, p. 343. 118 Cass. 4 september 1969, Pas. 1970, I., 6.; 119 De dwangsom is ―een bijkomende veroordeling van de schuldenaar om aan de schuldeiser een geldsom te betalen, zonder enig verband met de schade die de schuldeiser ondergaat of zal ondergaan ingevolge niet of niet tijdige uitvoering van de hoofdverbintenis, teneinde aldus op de schuldenaar druk uit te oefenen opdat hij de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling tijdig zou nakomen‖ (M. STORME, ―Een revolutionaire hervorming : de dwangsom‖, T.P.R. 1980, 223.); K.. WAGNER, ―Dwangsom‖, T.P.R. 2007, afl. 4, 2046.

57

De voorzitter bepaalt: -

de hoegrootheid van de dwangsom;

-

het ogenblik waarop zij verbeurt;

-

de wijze waarop de vaststelling van niet - naleving van het stakingsverbod zal geschieden; en

-

of er een opschorting of opheffing van de dwangsom verleend wordt (art. 1385quinquies Ger.W.).

A. Geen schadevergoedingen. Het stakingsbevel is een wezenlijk kenmerk van de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van Koophandel, zetelend zoals in kortgeding. Hij is de stakingsrechter in de ware zin van het woord. Hij is echter niet bevoegd om uitspraak te doen over een vordering tot schadevergoeding.120 B. Toepassingen op knowhow. Knowhow put haar waarde uit het besloten karakter en uit het concurrentiële voordeel dat hiermee gepaard gaat. Dit voordeel is het resultaat van jarenlang onderzoek en even lang investeren in ontwikkeling. Het zou onrechtvaardig zijn indien mededingers zomaar op onrechtmatige wijze zouden kunnen teren op de geleverde inspanningen. Veelal geschieden ongewenste daden jegens knowhow via eigen werknemers. Zij richten een gelijksoortige onderneming op of gaan aan de slag bij een concurrent. Oneerlijke concurrentie jegens zijn werkgever wordt verboden door art. 17, 3°, b) Arbeidsovereenkomstenwet. In principe is het afwerven van werknemers een geoorloofde praktijk121, tenzij zij op onrechtmatige wijze zou gebeuren. Dit is het geval wanneer: 1° het doel er in bestaat verwarring te stichten tussen twee bedrijven; 120

zie Antwerpen 9 maart 2006, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 403). Dit zal tot de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel blijven behoren (J. CORBET, Auteursrecht, Algemene Praktische Rechtsverzameling, 1997, p. 104). Indien de verweerder een handelaar is in de zin van art. 2 W.Kh. zal de rechtbank van Koophandel bevoegd zijn. 121 Voorz. Kh. Antwerpen, 24 maart 2005; P. DE VROEDE en H. DE WULF, ―Overzicht van rechtspraak: Algemeen handelsrecht en handelspraktijken (1998-2002)‖, T.P.R. 2005, p. 222.

58

2° er in hoofde van de opdrachtgever derdemedeplichtigheid aan contractbreuk ontstaat122; 3° de afwerving geschiedt met het oog op het bekomen van vertrouwelijke gegevens van de concurrent; 4° het gevolg van de aantrekking van het personeel de destabilisering van het bedrijf is.123 Het is evenwel geen absolute noodzaak dat er daadwerkelijk sprake is van afwerving. Men kan werknemers van een concurrent ook benaderen zonder ze los te weken. Ook het aanzetten tot het verraden van bedrijfsgeheimen door iemand die zelf niet tot geheimhouding gezworen is, maakt een oneerlijke handelsdaad uit. Het misbruik maken van de naïviteit of het loslippig karakter van een werknemer of een ex-werknemer is strijdig met art. 94/3 WHPC. Hier ziet men duidelijk de parallel met het foutcriterium uit art. 1382 B.W., dat trouwens een eventuele vorderingsgrond kan opleveren indien de verweerder niet het kenmerk van een verkoper in de zin van art. 1.6 WHPC heeft.124 Ook een ex-werknemer die misbruik maakt van de knowhow van zijn oud-werkgever en nu zelf verkoper in de zin van art. 1.6 is, kan inbreuken begaan op art. 94/3 WHPC. Om een vordering wegens derdemedeplichtigheid aan contractbreuk slaagkansen te geven voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel, moeten drie condities vervuld zijn. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een contractbreuk (veelal door de werknemer). Ten tweede moet de derde (dit is vaak de nieuwe werkgever) rechtstreeks hebben deelgenomen of meegewerkt hebben aan de wanprestatie. Tenslotte moet de derde weten of behoren te weten dat hij aan andermans contractbreuk deelneemt. 122

G. BALLON, ―Knowhow en zijn bescherming‖ in Liber Amicorum Roger Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, p. 682 Er lijkt in de rechtspraak een tweesprong te bestaan over het karakter van de schade die wordt veroorzaakt door de derdemedeplichtigheid van de contractbreuk. Een strekking meent dat de stakingsvordering niet uitgesloten is in het geval waar de potentiële extracontractuele schade (veroorzaakt door de derde) dezelfde is als de schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de contractuele verbintenissen. Zij gelooft dat het twee vorderingen zijn die samen bestaan van zodra een schadeverwekkend feit dat contractuele aansprakelijkheid meebrengt, ook een inbreuk uitmaakt op een extracontractuele verbintenis. (zie Voorz. Kh. 27 april 2006, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 558). Een andere strekking beweert dat de stakingsvordering wegens derdemedeplichtigheid aan contractbreuk slechts gegrond is in geval zij schade doet ontstaan die onderscheiden is van de contractuele schade die de eiser lijdt (Voorz. Kh. Brussel 4 juni 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 615). Naar mijn opinie verdient de eerste strekking de voorkeur, gezien het afwezig zijn van een contractuele relatie tussen de derde en de werkgever van wie afgeworven werd. Bijgevolg kan de werkgever vrij vorderen op grond van art. 94/3. Enkel jegens de werknemer ziet hij zich geconfronteerd met het samenloopverbod. Tenzij de werknemer op grond van art. 309 Sw. strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden. 123 E. BALLON, ―Onrechtmatige mededinging‖, in J. STUYCK, Handelspraktijken anno 1996, Kluwer, 1996, p. 222. 124 Voorz. Kh. Brugge 12 juni 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 631; , TGR-TWVR 2008, afl. 5, 344

59

Voor praktijkgevallen kan verwezen worden naar de relevante rechtspraak.125

3.2 Strafrechtelijke bescherming. Art. 309 Sw. uit boek II van het Strafwetboek is een eerste meer specifieke bepaling ter bescherming van knowhow tegen een onrechtmatige divulgatie. Zij luidt: ―hij die geheimen van de fabriek waarin hij werkzaam geweest is of nog is, kwaadwillig of bedrieglijk aan anderen meedeelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en met geldboete van vijftig frank tot tweeduizend frank.” 1. Toepassingsvoorwaarden. Opdat men een valabele klacht zou kunnen indienen op grond van deze wetsbepaling, moet aan vier criteria voldaan worden. 1. Het meedelen moet betrekking hebben op een ―fabrieksgeheim‖.126 Lezers moeten dit begrijpen als een middel, of een reeks voorschriften, procedures of systemen die dienen ter fabricage van producten en die de ontwikkelaar ervan een economisch voordeel zullen bezorgen t.a.v. de medespelers. Dit impliceert dat enkel technische knowhow door art. 309 Sw. beveiligd zal worden.127 ―De wil van de titularis om een productieproces geheim te houden blijkt uit het verbod om dit aan bezoekers of klanten te tonen of mee te delen‖ aldus de rechtspraak en ―het feit dat geen octrooi werd aangevraagd, dat de arbeidsovereenkomst niet in een geheimhoudingsclausule voorzag, en dat er ter zake geen schriftelijke richtlijnen waren, doet hieraan geen enkele afbreuk‖. 128 2. De verspreiding van het geheim moet gericht zijn aan een ―derde‖.

125

Zie bijvoorbeeld Gent 20 maart 2006, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 413, noot L. VAN DEN STEEN; Voorz. Kh. Charleroi 10 december 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 652.; Arbh. Luik 22 september 2005, Chr. D.S. - Soc. Kron., 2006, afl. 6, p. 355-357. 126 Voor de definitie en de bespreking cf. supra 127 G. BALLON, o.c., p. 676; M. CLAES, De plichten van de werknemer en de werkgever, Maklu, 1999, p. 35-36. 128 Antwerpen 31 maart 2009, Ing.-Cons. 2009, p. 133-143; ICIP 2009, afl. 1, 133; , T.Strafr. 2009, afl. 6, 320

60

Een derde kan beschouwd worden als ―elke persoon die niet op de hoogte was of niet op de hoogte behoorde te zijn van het geheim‖.129 Er zijn geen voorschriften omtrent de wijze waarop de mededeling gebeurt. Dit kan mondeling zijn en het is niet vereist dat een materiële drager zoals een cd-rom het instrumentum sceleris zou geweest zijn. De motieven van de exmedewerker zijn onbelangrijk. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een effectieve kennisname in hoofde van de derde 130, zonder dat hij of zij evenwel op de één of de andere manier gebruik zou moeten maken van de uitgelekte informatie. Door het belang van de rol die door de derde gespeeld wordt ter hantering van deze rechtsregel, ontsnapt het voor eigen gebruik hanteren van een fabricagegeheim door de (ex-)werknemer, aan art. 309 Sw.

3. De hoofdrolspeler moet een werknemer of een ex - werknemer van de houder van de knowhow zijn. Het onderwerp van het geheim moet geen verband houden met de betrekking waarin de betrokkene tewerkgesteld was.131

4. Er moet een bijzonder opzet aanwezig zijn. Dit opzet kan ofwel kwaadwillig ofwel bedrieglijk van aard zijn. Kwaadwillig zou betekenen dat de wil bestond om de onderneming schade toe te brengen. Bedrieglijk opzet houdt in dat de intentie er was om zichzelf of een derde een onrechtmatig voordeel te bezorgen.

Anders gezegd, indien het gaat om een divulgatie uit loslippigheid, onvoorzichtigheid of onwetendheid over het confidentiële karakter, zal geen beroep kunnen worden gedaan op art. 309 Sw., maar eventueel wel op art. 17, 3° a) Arbeidsovereenkomstenwet (zie infra). Het feit dat de werknemer zichzelf van een onrechtmatig inkomen wenste te voorzien, volstaat om te besluiten tot de aanwezigheid van het vereiste moreel element.132

129

B. TILLEMAN, ―De plicht tot discretie van bestuurders‖ T.R.V. 1992, 279. A. VAN MENSEL, ―De bescherming van fabrieksgeheimen of technische know-how naar Belgisch recht‖, R.W. 1981 - 1982, 2006. 131 G. BALLON, o.c., p. 677 132 Antwerpen 31 maart 2009, Ing.-Cons. 2009, p. 133-143; ICIP 2009, afl. 1, 133; , T.Strafr. 2009, afl. 6, 320 130

61

2. Statuut van de derde. De derde die de informatie verneemt kan niet gesanctioneerd worden op basis van artikel 309 Sw. voor het verder verspreiden of het exploiteren van de informatie die hem ter ore is gekomen. Wel bestaat de mogelijkheid dat hij of zij toch onder art. 309 Sw. wordt gebracht wegens de bijdrage die geleverd werd in het ontfutselen van de knowhow. Dit betekent dan dat men via medeplichtigheid en mededaderschap toch onder de betrokken regel kan bestraft worden. Het verschil tussen beide vormen is afhankelijk van de zwaarte van de geleverde inbreng door de derde. Indien de derde de werknemer overtuigd heeft de informatie te lekken, is hij mededader; heeft hij daarentegen enkel meegewerkt aan het mogelijk maken van het misdrijf, zal hij behandeld worden als een medeplichtige. 3. Andere strafrechtelijke bepalingen. Diegene die op grond van art. 309 Sw. vervolgd wordt, zal hoogstwaarschijnlijk eveneens op basis van art. 461 Sw. aangeklaagd worden. Dit artikel bestraft diefstal.

3.3 Sociaalrechtelijke bescherming: art. 17, 3° a) Arbeidsovereenkomstenwet. 3.3.1 Art. 17, 3° a) Wet 31 juli 1978. De tekst van artikel 17, 3° van voormelde wet leest als volgt: ―De werknemer is verplicht: zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen daarvan, zich ervan te onthouden : a) fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken; b) daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede te werken.‖ De verplichtingen geformuleerd in deze rechtsregel worden gerechtvaardigd door het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd (art. 1134 B.W.).133

133

Zie in dit kader o.m. J. HERMAN, ―Goede trouw van de werknemer bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: discretieplicht en concurrentieverbod‖, Or., 1988, 221.

62

1. Voorwaarden. Opdat lid a) van art 17, 3° van toepassing zou zijn, moet aan drie condities tegemoet gekomen worden. Er moet sprake zijn van een geheim (1), dat bovendien opgedaan werd in de uitoefening van de functie. Het zij hier opgemerkt dat de notie ―geheim‖ een veel bredere invulling krijgt dan het geval was bij een toepassing van art. 309 Sw. Onder deze noemer kunnen zowel technische en commerciële knowhow, evenals persoonlijke en vertrouwelijke informatie waarvan men kennis opdoet in de uitoefening van de functie ondergebracht worden.134 Een ander onontbeerlijk element is het voorhanden zijn van een arbeidsovereenkomst tussen hij die tot geheimhouding is gezworen en de partij die beroep kan doen op deze plicht (2). De plicht opgelegd in art. 17, 3° a) geldt zoals gezegd zowel tijdens als na de beëindiging van de overeenkomst en dit ongeacht de wijze waarop dit einde plaatsvond. Ook tijdens periodes van schorsing blijft deze plicht onverkort op de werknemer rusten. Tenslotte wordt een bekendmaking opgelegd (3). Het voor zichzelf aanwenden van de vergaarde kennis, wordt niet verboden door art. 17, 3° Arbeidsovereenkomstenwet. Enkel wanneer er een effectieve bekendmaking geschiedt aan derden, zonder zo ver te gaan dat er een effectieve kennisname moet bestaan, werd in strijd met dit artikel gehandeld. 2. Toepassingen. Allerlei uiteenlopende zaken kunnen hier ondergebracht worden: van de maîtresse van de overste, over berichten rond andere filialen tot geruchten over sociale onrust binnen de onderneming. Niet vereist is dat de gevoelige kennis verband zou houden met de taken die in de arbeidsovereenkomst werden opgedragen. Van privé - aangelegenheden moet de werknemer bij de uitoefening van zijn betrekking kennis kunnen gehad hebben. Anders gezegd, indien het informatie betreft die buiten de arbeidsuren ter kennis is gekomen, maar even goed daarbinnen subject had kunnen zijn van een kennisname door de werknemer, is de werknemer tot geheimhouding verplicht. Dit zorgt natuurlijk voor een erg 134

V. VANNES, Le contrat de travail: Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, 1996, 290, nr. 468. De auteur meent dat de geheimhoudingsplicht in het kader van art. 17, 3°, a) slaat op alle vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie die de werknemer opdeed tijdens en naar aanleiding van zijn arbeidsovereenkomst.

63

ruime formulering, waarbij toevalligheid een grote factor kan spelen, zolang het aanknopingspunt met de arbeidsrelatie er maar is. De knowhow die de werknemer in zijn geheugen opgeslagen heeft, kan niet bestreden worden door de werkgever. Materiële dragers zullen wel aan het einde van de arbeidsovereenkomst terug moeten bezorgd worden. Vaak zullen rechters geneigd zijn om slechts tot schending van de geheimhoudingsplicht te besluiten indien dit gepaard ging met diefstal (art. 461 Sw.) van die dragers waarop de knowhow opgeslagen werd. In de praktijk zal het moeilijk zijn de lijn tussen te schetsen wat nu net knowhow is en wat niet. Voorbeelden zijn de gebruikte formules of de marketingstrategie van het bedrijf. In deze situaties zal de nieuwe werkgever immers kunnen profiteren van de kennis die de werknemer heeft opgedaan in zijn vorige betrekking, waardoor een eventuele concurrentiële voorsprong verloren zal gaan. Vanuit de rechtsleer wordt geopperd dat men een onderscheid moet maken tussen beschermde en niet-beschermde knowhow. Beschermde knowhow is dan ―kennis die de werknemer enkel en alleen kon verwerven omdat hij bij de ex-werkgever werkte‖ of nog ―kennis die hij niet zou hebben verworven indien hij bij een concurrent van de werkgever zou hebben gewerkt‖.135 De niet-beschermde knowhow zal de opgedane expertise zijn, die de werknemer m.i. bij elke onderneming waar hij een gelijksoortige betrekking invulde, zou hebben opgedaan. Bepaalde rechtspraak lijkt evenwel de mening te zijn toegedaan dat hetgeen in zijn vorige betrekking een geheim was, niet gebruikt of onthuld mag worden, zelfs indien hij deze informatie gewoon in zijn geheugen heeft geprent.136 3. Sanctie. Wanneer de werkgever zich geconfronteerd ziet met een schending van art. 17, 3° a), beschikt hij over een dringende reden die elke professionele samenwerking tussen partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.137

135

S. MAES, o.c., p. 75 Luik 2 september 2004, JLMB 2006, afl. 12, 508. 137 M. CLAES, De plichten van de werknemer en de werkgever, Maklu, 1999, p. 35 136

64

4. Contractsvrijheid van werkgever en werknemer. Partijen kunnen overeenkomen wat zij wensen maar zij moeten wel rekening houden met art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet in die zin dat geen bedingen mogen ingelast worden die er toe leiden dat de verplichtingen voor de werknemer worden verzwaard of dat zijn rechten ingekort worden. Sanctie hierop is de nietigheid van dergelijke bedingen. Niets weerhoudt de partijen ervan zelf een geheimhoudingsclausule voor knowhow in te lassen. Bij eventuele schending zal dit leiden tot ontbinding van het contract met schadevergoeding. Dit leidt er toe te besluiten dat de werkgever steeds binnen de perken van art. 17, 3° a) Wet 3 juli 1978 moet blijven bij het opstellen van voorwaarden, wat zijn bewegingsvrijheid toch in aanzienlijke mate beperkt. Wel kan het handig zijn een beding op te stellen met daarin die informatie die voor het bedrijf essentieel is en dus vertrouwelijk moet blijven. Zo vermijdt men misverstanden.

3.3.2 Vergelijking van art. 17, 3° a) Arbeidsovereenkomstenwet en art. 309 Sw. Het hanteren van de sociaalrechtelijke beschermingsregel biedt duidelijk aan aantal voordelen in vergelijking met de strafrechterlijke.138 1. Omvang van de bescherming. Het beschermd voorwerp is ruimer. Waar in art. 309 Sw. enkel fabrieksgeheimen beschermd worden, zal art. 17,3° a) van de Wet 3 juli 1978 ook commerciële - en zakengeheimen en privéinfo omsluiten. 2. Geen opzet vereist. De Arbeidsovereenkomstenwet vraagt geen bijzonder opzet bij de bekendmaking, een loutere nonchalance van de werknemer wordt gesanctioneerd. Dit in tegenstelling tot het Strafwetboek, waar men bedrieglijke of kwaadwillige bedoelingen moet gehad hebben. 3. Procesrechtelijke aspecten. Misdrijven bestraffen is een zaak die de hele maatschappij aanbelangt, en is bijgevolg in handen van het Openbaar Ministerie. Een werkgever die schade geleden heeft zal enkel klacht kunnen 138

F. DE VISSCHER, ―La protection des inventions et du savoir - faire‖ in Guide Juridique de l‟Entreprise, Titel X, Boek 98.1, Kluwer, p. 68

65

neerleggen en zich burgerlijke partij stellen. In private geschillen hebben partijen de leiding van het geding, en zal de werkgever zelf de bewijzen aandragen.

Hoofdstuk 2. Knowhow in overeenkomsten. §1 Bedingen die beschermen. 1.1 Het niet-concurrentiebeding. 1. Begrip. Wanneer de scheidingslijn tussen knowhow of niet-geheime, technische informatie moeilijk te maken is, kan het als werkgever handig zijn te kunnen terugvallen op andere beschermingswijzen. Zoals voorheen besproken, kan bijvoorbeeld hetgeen de werknemer in zijn geheugen heeft opgeslagen hem moeilijk afgenomen worden. Ook bewijsmoeilijkheden om informatie onder de noemer knowhow te brengen zijn meer dan realistisch. In dat geval kan een niet-concurrentiebeding soelaas bieden om de commerciële of industriële kennis van de onderneming toch binnenskamers te houden en aldus het uitlekken van gevoelige informatie te tegen gaan.139 Het niet-concurrentiebeding is ―een clausule, waarin werkgever en werknemer afspreken dat de werknemer bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten zal uitoefenen, niet als zelfstandige, en evenmin door in dienst te treden bij een concurrent‖.140 Hierbij worden die activiteiten geviseerd die de werkgever schade kunnen berokkenen. Deze houden logischerwijze verband met de functie die de werknemer waarnam. Er bestaan ook bedingen die de werknemer verbieden om concurrerende activiteiten te ontwikkelen tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst. Zij zullen hier echter buiten beschouwing blijven.141

139

Arbh. Brussel nr. 45.908, 23 mei 2006, JTT 2007, afl. 970, 98; Arbrb. Brussel 24 april 2002, Soc.Kron. 2006, afl. 6, 357; Voorz. Kh. Tongeren 26 september 2006, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 607. 140 A. VANDERSCHAEGHE, ―Clausules in de arbeidsovereenkomst. Een overzicht.‖, AdvocatenPraktijk 2004, Sociaal recht, Kluwer, 2004, vol. 7, p. 49. 141 A. VANDERSCHAEGHE, o.c., p. 55 e.v.

66

2. Soorten. Er zijn drie types concurrentiebedingen in de Arbeidsovereenkomstenwet die respectievelijk voor arbeiders (art. 65), bedienden (art. 86) en handelsvertegenwoordigers (art. 104) ontworpen worden. Daarnaast is er nog het concurrentiebeding specifiek voor handelsagenten (art. 24 Wet 13 april 1995). Dit zal hier niet in detail behandeld worden. Voornaamste verschillen met concurrentiebedingen uit de Arbeidsovereenkomstenwet zijn de maximale duur van 6 maanden (art. 24, §1, 4° Wet 13 april 1995), de hoogte van de vergoeding, de grootte van de uitwinningsvergoeding (art. 20, leden 2-3 Wet 13 april 1995) en het feit dat het beding een vermoeden schept t.v.v. de handelsagent dat hij klanten heeft aangebracht (art. 24 § 3 Wet 13 april 1995). 3. Voorwaarden. 1. Naar de vorm. De meest formalistische vereiste voor een concurrentiebeding bestaat erin dat zij op straffe van nietigheid in een individueel geschrift moet geacteerd worden. Dit kan eventueel de arbeidsovereenkomst zijn, ook al hoeft het concurrentiebeding niet vanaf de ingang van de overeenkomst opgenomen zijn. Het is dus perfect mogelijk om tijdens de uitvoering van de prestaties dergelijk beding in te lassen, zolang maar voldaan is aan onderstaande vereisten. 2. Loongrenzen. Opdat het beding in

kwestie enige uitwerking zou kunnen kennen wanneer de

arbeidsovereenkomst een einde neemt, moet een bepaalde loongrens behaald worden. Deze grens wordt bepaald zoals bij de berekening van opzegtermijnen, d.i. het lopend loon bij het eind van de overeenkomst en alle voordelen verworven krachtens deze overeenkomst.142 Indien het jaarloon minder bedraagt dan € 30 322 euro bij de opzegging, dan beschouwt men het concurrentiebeding als onbestaande.

142

De hier gehanteerde bedragen zijn geïndexeerde sommen in 2010, zoals in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 27 oktober 2009, http://www.natpat.be/download/NB_Nieuwe_loonbedragen_arbeidsovereenkomsten_voor_2010.pdf (16/4/2010).

67

Ligt het loon tussen € 30 322 en € 60 645, dan moet de mogelijkheid tot inbouwen van deze contractuele clausule voorzien zijn bij C.A.O. gesloten in het betrokken Paritair Comité.143 Indien die ontbreekt, kan een ondernemings-C.A.O. in het leven geroepen worden. Bij een overeenkomst voor arbeid waarbij het loon op jaarbasis meer bedraagt dan € 60 645, kan een concurrentiebeding altijd worden bedongen, tenzij dit uitdrukkelijk door C.A.O. werd uitgesloten. Dit blijkt in de praktijk nog niet gebeurd te zijn. 3. Geldigheidsvoorwaarden. Een rechtsgeldig concurrentiebeding moet beperkt zijn op vier vlakken. Werd aan één van de vier niet voldaan, dan moet het hele beding als nietig beschouwd worden. De nietigheid is relatief van aard, zij moet door de werknemer ingeroepen worden.144 Een eerste beperking slaat op de verboden activiteiten. Het beding moet soortgelijke activiteiten bevatten als diegene die de werknemer in zijn oude functie uitoefende. Deze gelijksoortigheid moet zowel in de nieuwe functie van de arbeidskracht, als in het maatschappelijk doel van de nieuwe onderneming terug te vinden zijn.145 Dit alles in de veronderstelling dat het niet gaat om een activiteit als zelfstandige. Ten tweede mag de duur van het beding 12 maanden niet te boven gaan. Startpunt is de dag waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde kwam. Eenmaal deze termijn verstreken is herwint de persoon in wiens hoofde het verbod bestaat, de principiële vrijheid om de concurrentie aan te gaan. Naast de tijdsbeperking moet de clausule ook begrensd zijn tot een geografisch relevant gebied. D.i. het gebied waar de werknemer de werkgever daadwerkelijk kan beconcurreren. In het meest extreme geval zal de uitwerking zich uitspreiden tot aan de landsgrenzen van België.146

143

Voor handelsvertegenwoordigers geldt het beding van zodra het bruto jaarloon € 30 322 overschrijdt (art. 104 106 Arbeidsovereenkomstenwet). 144 Cass. 30 juni 2003, Arr.Cass. 2003, afl. 6-8, 1534; Cass. 20 januari 2003, Arr.Cass. 2003, afl. 1, 163; Cass. 2 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1096; Arbh. Antwerpen 17 november 1998, Soc.Kron. 2000, 395. 145 Arbh. Luik 8 januari 2004, JTT 2004, afl. 893, 331; , Soc.Kron. 2006, afl. 6, 346. 146 Volgens art. 86 § 2 Arbeidsovereenkomstenwet is het voor bepaalde bedienden die voor een onderneming met internationaal activiteitsveld of voor ondernemingen met een eigen dienst voor onderzoek, mogelijk om af te wijken van de tijdsbeperking, van de geografische limieten en van de uitwerkingsvoorwaarde (vgl. infra) van het concurrentiebeding. Vereist is dan natuurlijk wel dat de werknemer in contact met informatie die bedrijfsgevoelig is

68

Tenslotte moet voorzien worden in een eenmalige forfaitaire vergoeding, te betalen door de ondernemer aan de werkkracht.147 Zonder dat de werknemer schade moet aantonen.148 De werkgever heeft wel de mogelijkheid om binnen vijftien dagen na afloop van de overeenkomst af te zien van de toepassing van het niet-concurrentiebeding.149 In die hypothese zal de vergoeding dan ook niet verschuldigd zijn. Deze verzaking is niet aan vormvereisten gebonden, maar een schriftelijke en aangetekende bevestiging is echter geen overbodige luxe indien men bewijsproblemen wenst te vermijden. VANDERSCHAEGHE raadt aan te verzaken indien er twijfel bestaat over de geldigheid van het concurrentiebeding, wil men vermijden dat de ex-werkkracht de vergoeding in ieder geval zou opeisen.150 De hoegrootheid van de geldsom bedraagt minimum de helft van het loon waarop de werknemer recht zou hebben gehad indien hij in dienst was geweest tijdens de uitwerking van het beding. Als berekeningsbasis van de vergoeding wordt het brutoloon genomen van de maand voorafgaand aan die waarin de overeenkomst stop werd gezet. Let wel, bijkomende voordelen worden hierbij niet in aanmerking genomen. 4. Uitwerkingsvoorwaarde. Het concurrentiebeding kan maar gelding kennen indien de overeenkomst niet op één van de volgende wijzen tot zijn einde komt: -

tijdens de proefperiode;

-

na de proefperiode, met beëindiging door de werkgever doch zonder dringende reden; of

en bijvoorbeeld op Research & Development werkt; zie ook Cass. 3 april 2000; , Arr.Cass. 2000, afl. 4, 686; Bull. 2000, afl. 3, 677; JTT 2000, 316; , R.W. 2000-01, 1561. 147 Dit geldt enkel voor arbeiders en bedienden, niet voor handelsvertegenwoordigers. 148 Cass. 20 oktober 2003, Arr.Cass. 2003, afl.; JTT 2004, afl. 893, 327; , Ors. 2004, afl. 3, 22; , Or. 2004, afl. 1, 1; , Pas. 2003, afl. 9-10, 1640; , RABG 2004, afl. 5, 298, noot M. DEMEDTS, R.W. 2004-05, afl. 4, 142. 149 Dit is een maximumtermijn. Zij vangt aan wanneer de overeenkomst effectief afgelopen is, niet bij de betekening van de beëindiging. Gezien het Hof van Cassatie enkel spreekt over verzaking na beëindiging van de overeenkomst menen wij dat het Hof er niet in gelooft dat afstand kan worden gedaan van het concurrentiebeding voor de aanvang van de termijn (zie bijvoorbeeld Cass. 15 maart 1999 , Arr.Cass. 1999, 378; , Bull. 1999, 389; , RRD 1999, 176; Soc.Kron. 1999, 379, noot. Dit in tegenstelling tot de Arbeidsrechtbank te Brussel, die voorhoudt dat verzaken voor het einde van de arbeidsovereenkomst wel mogelijk moet blijven (Arbrb. Brussel 18 februari 2000, JTT 2000, 486. 150 A. VANDERSCHAEGHE, ―Clausules in de arbeidsovereenkomst. Een overzicht.‖, AdvocatenPraktijk 2004, Kluwer, vol. 7, p. 60.

69

-

na de proefperiode, wanneer de verbreking uitgaat van de werknemer wegens dringende redenen.

Gevolg van de niet-uitwerking is dat het de werknemer vanaf het eind van de overeenkomst vrij staat om daden van eerlijke concurrentie te stellen. Er bestaat betwisting over de vraag of het betrokken beding uitwerking kan vinden n.a.v. een beëindiging in onderling akkoord. Ook in de rechtspraak heersen tegenstrijdige visies151 Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 11 juni 2007 verduidelijking gebracht.152 4. Speciaal geval: het concurrentiebeding dateert van na de beëindiging. Op basis van rechtspraak kan geconcludeerd worden dat dergelijke overeenkomst perfect mogelijk is, met de nuance dat het beding dan niet langer onderworpen zal zijn aan art. 65 en 86 van de Arbeidsovereenkomstenwet, maar wel aan de algemene bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (art. 1108 B.W. en art. 1134 B.W.).153 Dit houdt meer bepaald in dat aan de geldigheidsvoorwaarden voor het sluiten van een rechtsgeldige overeenkomst zal moeten tegemoet gekomen worden, dat de overeenkomst tussen partijen hen tot wet strekt en zij deze te goeder trouw moeten nakomen. Het valt op te merken dat partijen tijdens en bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst ook gebonden zijn door art. 1134 B.W., d.i. een algemene regel voor overeenkomsten. 5. Schending door de werknemer. Wanneer de werknemer het concurrentiebeding met de voeten heeft getreden, moet hij vooreerst de forfaitaire vergoeding terugbetalen.154 Daarenboven zal hij ook nog beboet worden voor een gelijkwaardig bedrag. De rechter kan het bedrag van deze boete milderen, rekening houdend met de termijn waarin het beding wel werd nageleefd en met de opgelopen schade. Evenwel kan hij 151

Zie bijvoorbeeld de beslissing van het Arbeidshof van Brussel op 13 juni 2006 waarin het Hof stelt dat de wet zelf beperkend alle situaties opsomt waarin het concurrentiebeding geen uitwerking kan hebben. Gezien de beëindiging in onderling akkoord hier niet vermeld staat, staat niets de doorgang ervan in de weg. 152 Dit arrest is een verbreking van de beslissing van het Arbeidshof van 13 juni 2006. Volgens het Hof van Cassatie moet het perfect mogelijk zijn voor partijen om naast de wettelijk vastgelegde restricties uit art. 65 Arbeidsovereenkomstenwet zelf andere scenario’s overeen te komen waarin het beding geen uitwerking zal kennen (Cass. 11 juni 2007, JTT 2007, afl. 987, 387; Or. 2007, afl. 7, 186; , Pas. 2007, afl. 6-8, 1192; R.W. 2007-08, afl. 39, 1630; Soc.Kron. 2008, afl. 1, 55). 153 Cass. 22 september 2003 ; Arbrb. Brussel 3 september 1990, JTT 1991, 13. 154 Voor de handelsvertegenwoordiger werd voorzien dat de te betalen schadevergoeding niet hoger mag zijn dan 3 maanden brutoloon, tenzij de werkgever een hogere werkelijke schade zou kunnen bewijzen.

70

dit bedrag op verzoek van de werkgever ook optrekken indien deze aantoont dat de schade groter is, zonder zo ver te gaan dat hij zowel de forfaitaire vergoeding als de volledige betaling van de werkelijke schade zou kunnen bekomen.

1.2 De geheimhoudingsclausule. Het confidentialiteitsbeding berust op dezelfde ideeën als de geheimhoudingsovereenkomst. Het verschil is dat de geheimhouding hier niet het totale voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, maar slechts een onderdeel ervan, ter bescherming van het eigenlijke voorwerp. Dit voorwerp zou bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst kunnen zijn waarin dan een clausule ter bescherming van gevoelige informatie zoals fabrieksgeheimen en knowhow voorkomt. Er is geen wettelijk kader voor dit type clausule, de uitstippeling werd aan de vrijheid van partijen overgelaten. Fundamentele bepalingen betreffen de identiteit van partijen, welke informatie geheim gehouden moet worden, wie de knowhow mag kennen en eventueel gebruiken, regeling bij geschillen, statuut van knowhow aan het einde van de overeenkomst en de bevoegde rechter bij geschillen. Pijnpunt van deze clausules is vaak het bewijs van de schending ervan. Een in de praktijk gegroeide oplossing hiervoor is de contractueel voorziene, forfaitaire schadevergoeding.155

§2 Knowhow-overeenkomsten. 2.1 Cessie van knowhow. De cessie van knowhow is de overeenkomst waarbij de cedent (d.i. de eigenaar van knowhow) knowhow overdraagt aan de cessionaris, die de informatie in zijn onderneming wenst te implementeren.156 Het gevolg hiervan is dat de oorspronkelijke eigenaar zich moet onthouden van iedere exploitatie van de kennis, i.t.t. de cessionaris, die zonder enige beperking gebruik kan maken van de bekomen kennis zoals het een eigenaar betaamt. Deze overeenkomst wordt vaak versterkt door de aanwezigheid van een niet-concurrentiebeding, gericht tot de cedent, dat haar gelding zal bewaren tot de informatie openbaar wordt. 155

L. DE MEYERE, A. VAN OEVELEN en F. WALSCHOT, Nuttige tips voor goede contractanten, Recht en Praktijk 34, Kluwer, p. 131. 156 De vergoeding die men bekomt voor de inbreng van knowhow wordt overigens fiscaalrechtelijk beschouwd als een belastbaar divers inkomen (TIBERGHIEN ADVOCATEN (ed.), Handboek voor Fiscaal Recht 2008, Kluwer, 2008, p. 220).

71

Op de cessie zijn grotendeels dezelfde regels van toepassing als voor de hieronder uiteengezette licentie.

2.2. Licentieovereenkomsten. Het woord licentie stamt etymologisch af van het Latijnse woord licentia. De betekenis van het woord is vrijheid; toestemming; verlof. Hoewel het woord licentie in verscheidene vormen en betekenissen voorkomt, zal hier bedoeld worden ―de bevoegdheid tot gebruik die iemand van de gerechtigde tot een intellectueel recht krijgt‖.157 Met andere bewoordingen, in deze optiek behoudt de licentiegever het eigendomsrecht, en besteedt hij het recht op de knowhow uit aan de licentienemer, die erover kan beschikken binnen een bepaalde tijd en ruimte, afhankelijk van de contractuele voorwaarden. Nochtans roept de gehanteerde definitie vragen op. Immers, het uitbesteden van knowhow betekent niet het uitbesteden van een intellectueel eigendomsrecht. Dit fenomeen behoort namelijk niet tot de erkende intellectuele rechten. De licentie van knowhow wordt dan ook beschouwd als een bijzonder geval.158 In de praktijk zal de knowhow gepaard gaan met het toestaan van een licentie op een octrooi. 2.2.1 Nut van licentieovereenkomsten. Vanuit een economische en moderne benadering kan men verantwoorden dat de licentieovereenkomst een onmisbaar instrument is voor de onderneming om vooruitgang te boeken. De klassieke elementen arbeid, kapitaal en grond volstaan op zich niet meer om de concurrentie voor te blijven. Het is een noodzaak om bedrijfseigen technologie uit te besteden en hieruit voorsprong te putten. Langs de zijde van de licentiegever laat de overeenkomst toe om de kosten die gemaakt werden in het kader van Onderzoek & Ontwikkeling terug te verdienen door gemaakte investeringen rendabel te maken door ze beschikbaar te stellen aan de concurrentie en aan bedrijven die op andere markten opereren. Daarenboven bestaat de mogelijkheid om kennis uit te lenen die zelf onvoldoende efficiënt gebruikt wordt. 157 158

B.C. WENTINK, De licentie in het vermogensrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, 1995, p. 4. Y. VAN COUTER, en B. VANBRABANT, Handboek licentieovereenkomsten, Larcier, 2008, p.13

72

In hoofde van de licentienemer betekent het aangaan van licentieovereenkomsten een stap vooruit zetten. Hij genereert kennis die hij daarvoor nog niet bezat en kan die (tijdelijk) implementeren in zijn eigen werking. De kosten en tijd die nodig zouden zijn om een identieke technologie te ontwikkelen kunnen niet op tegen de investering in een dergelijke overeenkomst. Bovendien kan externe groei vandaag enkel bereikt worden via samenwerking en uitbreiding. Steeds meer bedrijven gaan partnerschappen aan gezien de groeiende specialisatie op onze markten. 2.2.2 Kenmerken van de licentieovereenkomst. SCHRANS beschouwt de licentieovereenkomst als een sui generis overeenkomst. Er is geen algemeen wetgevend kader voor, hoewel verschillende verdragen, het Europees recht en wetteksten vaak bepaalde aspecten regelen.159 Het theoretisch kader, voornamelijk ontwikkeld door de doctrine, houdt rekening met afwijkingen eigen aan bepaalde eigendomsrechten. De licentieovereenkomst wordt vaak geassimileerd met de huur van goederen, wat natuurlijk niet bijdraagt tot een eigen statuut. In de rechtsleer en de (voornamelijk oudere) rechtspraak vindt men zowel strekkingen voor als tegen deze visie.160 2.2.3 Inhoud. Ook omtrent de inhoud van de overeenkomst bestaat geen eensgezindheid. Terwijl traditionele strekkingen benadrukken dat de licentie, voor diegene die ze toekent, een tolerantieplicht inhoudt, wensen modernere juristen de klemtoon te leggen op het ongestoord genot in hoofde van de licentienemer en de positieve verplichtingen die hieruit voortvloeien voor de licentiegever. Beide visies zijn niet zo tegenstrijdig als op het eerste zicht zou kunnen gedacht worden. Uit een arrest van het Hof van Cassatie van 1980 leiden VAN COUTER en VANBRABANT af dat ―1° de licentieovereenkomst in de eerste plaats een toelating tot gebruik is maar daarnaast toch ook zeker een genotsrecht inhoudt, en 2° dat dit genotsrecht, wanneer het betrekking heeft

159

Zie bijvoorbeeld de rol van Verordening (EG) nr. 772/2004 (vgl. supra). Zie o.m voor: L. ANDRE, Traité des brevets d‟invention et de la contrefaçon industrielle, Brussel, Bruylant, 1935, nr. 288 in Y. VAN COUTER, en B. VANBRABANT, Handboek licentieovereenkomsten, Larcier, 2008; Kh. Gent 6 maart 1907, Pas. 1908, III, 123; zie o.m. tegen: Brussel 30 oktober 1980 ; R. JOLIET, ―Le contrat de license de brevet en droit civil belge et français‖, Rev. trim. dr. com. 1982, 167 e.v. in 160 Y. VAN COUTER, en B. VANBRABANT, Handboek licentieovereenkomsten, Larcier, 2008 160

73

op een teken dat niet als merk is geregistreerd, aan de licentienemer nog niet het recht geeft om het in zijn eigen naam als merk in te schrijven‖.161 Wat het voorwerp betreft van de overeenkomst kan herhaald worden dat in principe een intellectueel eigendomsrecht voorligt. Knowhow is geen erkend intellectueel eigendomsrecht sensu stricto. Gemeenschappelijk aan erkende en niet-erkende intellectuele rechten is alleszins dat de eigenaar zich onthoudt van het uitoefenen tegen de licentienemer van rechten die hij tegenover derden wel heeft. In het licht van de licentie van knowhow is een specificatie aan de orde. In dit geval moet de licentiegever zich immers niet onthouden van het uitoefenen van een recht jegens de licentienemer, maar rust er een positieve plicht op hem om de wederpartij gebruik te laten maken van de kennis. Voormelde ateurs menen dat de rechten die aan de licentienemer worden toegekend, betrekking hebben op de creatie of in casu de kennis zelf waarop het intellectueel eigendomsrecht rust. Het gaat m.a.w. om het opheffen van het monopolie dat aan de licentiegever toekomt.162 De licentieovereenkomst kent aan de gever ervan een vordering tot verkrijging van de prijs toe. Hier tegenover staat in hoofde van de wederpartij een genotsrecht. Hoewel, de vrije meningsuiting zou onbestaande zijn, moesten auteurs hier geen aanleiding gevonden hebben tot betwisting van de al dan niet zakenrechtelijke aard van dit recht. Om niet verder in te gaan op deze kwalificatie, verwijst de schrijver graag naar gespecialiseerde werken.163 De licentienemer beschikt kortweg over een een vorderingsrecht tot genot van de kennis.164 2.2.4 Duur. De duur van dergelijke overeenkomst kent als maximum het tijdstip waarop de geheime kennis zijn geheim karakter verliest en deel wordt van het openbaar domein. Indien slechts een deel van de informatie bekend raakt, zal de licentie proportioneel worden gereduceerd.

161

Y. VAN COUTER, en B. VANBRABANT, o.c., p. 8-9 Y. VAN COUTER, en B. VANBRABANT, o.c., p. 11 163 Zie o.a. H. VANHEES, Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke exploitatiecontracten, Antwerpen, Maklu, 1993, nr. 236 en 237; A. LUCAS en H.J. LUCAS, Traité de la propriété litéraire et artistique, Litec, 2001, nr. 184 164 Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, o.c., p. 13; H. VANHEES, Juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke exploitatiecontracten, Maklu, 1993, p. 123 e.v. 162

74

Toepasselijk recht inzake precontractuele informatie is hetzelfde als bij de bespreking van franchiseovereenkomsten.

2.3 Franchiseovereenkomsten. 2.3.1 Nut van een franchise. Bij een franchise is het zo dat de franchisegever bepaalde bestanddelen, eigen aan zijn onderneming, zoals bijvoorbeeld logo’s, naam of producten ter exploitatie overdraagt aan een franchisenemer en deze hiervan het rustig genot gunt. Hierbij zal de franchisenemer de bekomen bestanddelen (in casu knowhow) kunnen nuttigen, zonder evenwel afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor de franchisegever om verder gebruik te maken van de kennis en deze eventueel nog aan andere franchisenemers door te geven. De hoofdverbintenis van de afnemer bestaat eruit vergoeding te betalen voor de ter beschikking gestelde bedrijfselementen. Het nut van de franchise is gelegen in het feit dat zij toelaat aan ondernemingen om hun distributiesysteem te optimaliseren. Zij laat toe dat gemotiveerde zelfstandigen meewerken aan de uitbreiding van een netwerk van producten of diensten, zonder dat de eventueel gemaakte winst enkel aan hun werkgevers zouden toekomen. Anders gezegd, de franchise biedt aan hij die ze toestaat de mogelijkheid om zijn naamsbekendheid te vergroten en knowhow te commercialiseren, waar zij voor de nemer de mogelijkheid biedt om op relatief eenvoudige wijze een positie op de markt in te nemen en hierbij voor zichzelf winst te genereren. Bijkomend voordeel is gelegen in de voortdurende samenwerkingsplicht. Deze leidt ertoe dat de onderneming een oogje in het zeil kan houden op de activiteiten van de agent en dat de franchisenemer niet zomaar aan zijn lot wordt overgelaten en de nodige bijstand krijgt. Het opzet bestaat erin de lezer vertrouwd te maken met het concept van de franchise, daar in dergelijke overeenkomsten knowhow van wezenlijk belang is, en ook hier voornamelijk contractueel beschermd zal moeten worden.165 Desalniettemin zal deze rechtsfiguur niet tot op de 165

De overdracht van knowhow als zijnde een onontbeerlijk element om een overeenkomst tot franchise te kunnen bestempelen werd ook door Europa erkend in Verordening (EEG) Nr. 4087/88 van de Commissie van 30 november 1988 inzake de toepassing van art. 85 (3) EEG-Verdrag op categorieën van franchiseovereenkomsten. De opvolger van deze laatste is Verordening (EG) Nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen. De franchiseovereenkomst wordt daarnaast ook gereguleerd door het algemene verbintenissenrecht en door de Europese deontologische Code inzake franchising (Kh. Brussel 3 juli 1998, DAOR

75

bodem uitgespit worden, en kan hiervoor verwezen worden naar meer gespecialiseerde werken.166 2.3.2 Kenmerken van de overeenkomst. Er zijn vijf distinctieve kenmerken van franchiseovereenkomsten, die hier kort toegelicht zullen worden. 1. Knowhow. Essentieel aan de franchiseovereenkomst is het gebruiksrecht dat aan de franchisenemer wordt verleend met betrekking tot de betrokken knowhow en bovendien moet zij geactualiseerd worden door de uitbesteder.167 Dit past in het kader van de verplichting die op de licentiegever rust om voortdurend bijstand te verlenen. Niet-naleving kan een contractuele wanprestatie opleveren.168 Hoe grondiger de knowhow beschreven wordt, hoe sterker de bescherming wordt voor de franchisegever.169 Partijen moeten contractueel goed uitwerken op welke manier opgetreden zal worden indien zou blijken dat de franchisenemer zou bijgedragen hebben tot de verbetering van de knowhow of het concept. Volgens een deel van de Belgische rechtspraak is de franchiseovereenkomst nietig wegens gebrek aan voorwerp indien er geen overdracht van knowhow geschiedt. 170 Een ander deel, hierin bijgetreden door Franse rechters, ziet hierin eerder een nietigheid wegens gebrek aan oorzaak. Een minderheidsopinie leert dat er sprake is van ontbinding wegens niet uitvoering van een essentiële prestatie. Echter, indien knowhow volledig zou ontbreken in de overeenkomst, kan er

1999, afl. 49, 100; TBH 1999, 291, noot O. VAES). Over de toepassing van de Alleenverkoopwet bij franchise kan verwezen worden naar Kh. Luik 15 september 1995, JLMB 1997, 1658; TBH 1998, 446. 166 O. VAES, Franchising: praktijkgids voor juristen, Intersentia, 2005, 227 p.; N. SEGHERS en N. EYNIKEL, Franchising in 60 vragen en antwoorden, Edi.pro, 2006, 267 p.; S. CLAEYS, Tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid: een ovenwichtige samenwerking?, Die Keure, 2009, 668 p.; A. FRIGNANI, ―Knowhow and trade secrets”, J.I.F.D.L., 1996, 59-67. 167 Bergen 13 januari 2003, DAOR 2002, afl. 64, 377; , JDSC 2004, 264, noot M. DELVAUX; JLMB 2004, afl. 2, 54 noot C. STAUDT en P. KILESTE; Kh. Bergen 20 december 1999, A.J.T. 2000, 01, 226; Kh. Doornik 8 januari 1991, TBH 1993, 960. 168 S. CLAEYS, Tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid: een ovenwichtige samenwerking, Die Keure, 2009, p. 228 169 O. VAES, Franchising: praktijkgids voor juristen, Intersentia, 2005, p. 162. 170 Bergen 20 december 1999, A.J.T. 2000-01, 226; Brussel 11 april 1997, TBH 1999, 264.

76

geen sprake zijn van franchise en dus evenmin van een niet-uitvoering, gezien die overdracht een karakteristiek element van de overeenkomst betreft.171 Een specifiek kenmerk van de knowhow is dat zij uitgetest moet zijn. De idee achter de franchiseovereenkomst bestaat erin dat men een succesformule commercieel gaat verspreiden en zo ten gelde gaat maken, door aan de franchisenemer hetzelfde concurrentieel voordeel te bezorgen. De knowhow is immers praktische kennis die het levenslicht heeft gezien door de ervaring van de franchisegever en die daarna succesrijk is gebleken. De levensduur van de ervaring kan niet precies afgebakend worden. Zij zal bepaald worden door de inhoud van de informatie en door randvoorwaarden, bepaald door de relevante markt. Twee opmerkingen dienen zich aan. Een eerste kan gemaakt worden over het belang van bescherming tijdens de precontractuele fase. Deze speelt namelijk een aanzienlijke rol in het afsluiten van de hier besproken contracten. Partijen moeten elkaar leren vertrouwen en zullen daarom vaak inzage in de knowhow moeten voorzien. Daarom werd de Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten in het leven geroepen.172 Ten tweede moet men in het achterhoofd houden dat zeker bij franchiseovereenkomsten niet enkel technische of ―geheime‖ knowhow aan bod zal komen. Vaak zal ook commerciële - , personeels - en andere knowhow overgedragen worden. Immers, de franchisenemer is een soort verlengstuk van de oorspronkelijke business van de uitbesteder, waarbij eerstgenoemde ook alle elementen van marketing, van klantenbenadering en andere aspecten zal overnemen. Dit alles om dan voor eigen rekening handel te drijven.

171

CLAEYS, S., ―Tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid: een ovenwichtige samenwerking‖, K.U. Leuven, 2009, p. 215 172 De Wet verplicht diegene die uitbesteedt bij een samenwerkingsovereenkomst waarbij knowhow overgedragen wordt (art. 2, derde streepje Wet 19 december 2005), om minstens een maand voor contractssluiting een ontwerp van overeenkomst te overhandigen en daarmee gepaard gaand ,een afzonderlijk document met een aantal verplichte vermeldingen te leveren(art. 3-4 Wet 19 december 2005). Het is duidelijk dat deze wet werd ingegeven door de bezorgdheid van de wetgever om de franchisenemer of de licentienemer te beschermen. Hiervan getuige - naast de bedenktermijn uit art. 2 - ook art. 7 van de wet dat vooropstelt dat in geval van twijfel de bedingen uitgelegd worden ten nadele van de persoon die het recht verleent. Een opmerking moet gemaakt worden over de geheime informatie die de uitbesteder meegeeft aan de potentiële contractspartij. Gezien geen voorafgaandelijke verbintenissen mogen aangegaan worden, wordt het moeilijk deze informatie te beschermen. Hoewel, art. 6 zegt dat de gegevens van de titularis van knowhow geheim moet blijven, maar het artikel voorziet geen sanctie, waardoor men moet terugvallen op het gemeen recht en zijn zware bewijslast. Uit de Memorie van Toelichting blijkt echter dat het toch mogelijk moet zijn om een confidentialiteitsovereenkomst te sluiten voor de ondertekening van de eigenlijke overeenkomst, waarin men dan een forfaitaire schadevergoeding kan voorzien (http://www.advocatenkantoormattijs.be/v1.0/rechtsinfo/Denieuwewetinzakedeprecontractueleinformatie.html) (16/4/10).

77

2. Samenwerkingsplicht. Langs de zijde van de franchisegever is dit de plicht om onder meer vorming en opleiding te voorzien en om knowhow up to date te houden. De rechtspraak is van mening dat de verplichtingen in dit kader zwaarder zijn voor de franchisegever dan voor de franchisenemer.173 3. Intuitu personae.174 Alvorens men een franchise toestaat of aangaat, zal men de medecontractant zijn menselijke en professionele kwaliteiten willen achterhalen. Het betreft een erg persoonsgebonden contract voor beide partijen. Voor de franchisenemer zijn elementen als marktsegment, naamsbekendheid en kwaliteit van de knowhow van belang. De uitbesteder zal zich eerder richten op de aanwezigheid van verkoopstalent, professionalisme en communicatievaardigheden. Gevolg van het intuitu personae – karakter is dat de contractuele verbintenissen principieel onoverdraagbaar zijn. Indien de franchisenemer zulks toch zou doen zonder instemming, kan de franchisegever overgaan tot ontbinding. 4. Zelfstandigheid. Deze conditie houdt in dat beide partijen in volledige onafhankelijkheid opereren voor de duur van de overeenkomst. De franchisenemer handelt in eigen naam en voor eigen rekening. De zelfstandigheid van de eigenaar van de knowhow laat zich vooral gevoelen door de vaststelling dat hij niet instaat voor de eventueel onwettige daden die de wederpartij zou gesteld hebben. Een en ander behoudens persoonlijke medewerking aan die handelingen. Bescherming van de vrijheid zal vooral voor de rechtbank gezocht moeten worden. Zoals geweten is de rechter niet gebonden door de kwalificatie die partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven. Zodoende zal een herkwalificatie zich opdringen wanneer zou blijken dat de vereiste van zelfstandigheid miskend wordt, bijvoorbeeld doordat de franchisenemer zijn eigen afzetmarkt niet zou mogen bepalen.

173

Brussel (9e k.) 10 december 2008, DAOR 2009, afl. 90, 149, noot S. CLAEYS; Bergen 13 oktober 1987, TBH 1988, 626, noot P. KILESTE. 174 Kh. Verviers 24 november 1992, TBH 1992, 963.

78

5. Exclusiviteit. De exclusiviteit betreft een wederzijdse plicht en heeft invloed op twee terreinen. Enerzijds zal door de franchisegever een territoriale exclusiviteit aangeboden worden aan de franchisenemer, die in een bepaald gebied als enige de betrokken producten of diensten zal mogen afzetten. Anderzijds is er de exclusieve verbintenis in hoofde van de franchisenemer om zich enkel bij de franchisegever te bevoorraden. Rekening moet gehouden worden met de verenigbaarheid van dergelijk exclusiviteitsbeding met de Europese en Belgische mededingingsregels. De bespreking hiervan valt echter buiten het toepassingsveld van dit werk.

2.4 Geheimhoudingsovereenkomsten. 2.4.1 Situering. Wanneer een onderneming in contact treedt met een andere onderneming, zullen beide partijen vaak inzicht krijgen in elkaars werking. Het is hierbij niet ondenkbaar dat ook bepaalde confidentiële informatie moet uitgewisseld worden vooraleer men met elkaar in zee gaat of beslist om bepaalde aspecten van de handel samen te ontwikkelen. Vaak zal wederzijds vertrouwen hierbij een sleutelrol spelen. Toch is het naïef te denken dat dit volstaat. Het kleinste lek kan aanleiding geven tot het publiek worden van vertrouwelijke informatie, zelfs buiten de wil van een onderneming om, bijvoorbeeld door een loslippige werknemer. Dit zou nefaste gevolgen met zich meebrengen zoals het waardeloos worden van knowhow en het verliezen van de hiermee gepaard gaande concurrentiële voorsprong. Daarom is het belangrijk dat vooraleer tot samenwerking wordt besloten, eerst uitgebreid onderhandeld wordt over confidentialiteit en verplichtingen hieromtrent. De afspraken kunnen dan ofwel in een afzonderlijke overeenkomst gegoten worden, of als clausule opgenomen worden in de commerciële overeenkomst.

79

2.4.2 Karaktertrekken. Wanneer een zelfstandige overeenkomst wordt afgesloten, spreekt men van een Confidential Disclosure Agreement of een Non-Disclosure Agreement. Dit zijn dan ―tot wet strekkende documenten tussen partijen die het mogelijk maken om de voorwaarden vast te leggen onder welke tot uitwisseling van geheime informatie kan worden overgegaan‖.175 De fase waarin partijen zich bevinden is niet onbelangrijk. Vooral de overgang tussen precontractuele en contractuele fase valt soms moeilijk te definiëren en kan tot bewijsproblemen leiden. Ter oplossing hiervan kunnen partijen contractueel uitwerken vanaf wanneer de verplichtingen ingaan. De CDA of NDA biedt naast rechtszekerheid ook veel contractuele vrijheid. De partijen kunnen zowel ondernemingen als individuen zijn, zoals vennoten, werknemers of zelfs familie en vrienden. Zij kunnen aangegaan worden in het licht van een overeenkomst werknemer werkgever, maar net zo goed in het kader van een overname of een fusie met potentiële investeerders.176 De confidentialiteitsverplichting kan zowel eenzijdig als wederkerig zijn. In het eerste geval zal slechts één partij tot geheimhouding gezworen zijn, in het tweede geval de beide.177 Het voorwerp zal de geheime informatie zijn, die nu met een geruster gevoel onderling kan uitgewisseld worden. De duur van de overeenkomst is gebruikelijk twee tot vijf jaar.178 Geheimhoudingsovereenkomsten kunnen verschillende gedaantes aannemen.

175

CONCEPT HOUSE NEWPORT (ed.), ―Confidentiality and Confidential Disclosure Agreement (CDA)‖, p. 1-2. In het kader van een fusie of overname kan het nuttig zijn om zich te informeren over de mogelijkheden die ―vendor due diligence‖ biedt. Dit is de tegenhanger van de due diligence van de koper of investeerder van een bedrijf. Het systeem heeft tal van voordelen om bedrijfseigen informatie te beschermen, doordat de verkoper zelf alle nodige voorlichtingen i.v.m. de onderneming gaat centraliseren ten bate van de koper, en deze klaarlegt ter inzage. Op die manier kan men perfect beheersen welke documenten men toegankelijk wil maken voor geïnteresseerden, en kan men in combinatie met een geheimhoudingsovereenkomst tot een optimale bescherming van knowhow komen; 176

http://www.tijd.be/ondernemen/fusies_overnames/artikel/De_10_voordelen_van_vendor_due_diligence-.7537664-1892.art (11/11/2009) 177 178

M. BÜHLER, ―Confidentiality Clauses in International Contracts‖, RDAI/IBLJ 2002, p. 362. CONCEPT HOUSE NEWPORT (ed.), ―Confidentiality and Confidential Disclosure Agreement (CDA)‖, p. 9.

80

Auteurs als GOTZEN en JANSSENS leggen in hun werk de klemtoon voor het effectief beschermen van knowhow op het afsluiten van dit type overeenkomsten.179 2.4.3 Bescherming van knowhow. Het kan zinnig zijn om een soort van register bij te houden met daarin welke gegevens nu net meegedeeld werden, en welke niet. Dit om eventuele disputen - en eventueel daaropvolgende bewijsproblemen - te vermijden. Ideaal voor de relaties is natuurlijk de wederpartij een verklaring te laten tekenen met daarop het overzicht van wat uitgewisseld werd. Daarnaast moet ook bepaald worden of de partij die kennis krijgt van de geheime informatie, deze al dan niet zelf mag gebruiken in haar activiteiten. Hoewel, in de praktijk kan art. 2.16 van de Unidroit Principes inzake Internationale Commerciële Contracten een grote rol spelen. Het artikel stelt: ―Where information is given as confidential by one party in the course of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that information or to use it improperly for its own purposes, whether or not a contract is subsequently concluded.‖ Deze principes gaan verder, zij rekenen op de goede trouw van de wederpartij om het geheime karakter van de informatie te respecteren, zelfs al zou er geen verdere samenwerking volgen. Nadeel is dat deze principes op zich geen rechtskracht hebben, hoewel zij bij internationale contracten frequent opgenomen worden in de overeenkomst en aldus afdwingbaar worden. De mogelijkheid bestaat dat de concurrent geen vertrouwelijke informatie wil ruilen, net om te vermijden dat twijfels zouden rijzen omtrent de authenticiteit van het gelijkaardige product waaraan hij zelf werkt. Wanneer in een clausule of overeenkomst niet bepaald werd welke de definitie zal zijn van geheime informatie, is het de rechter die gaat interpreteren, op basis van criteria als bruikbaarheid, relevantie en originaliteit van de informatie.180

179 180

F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Vanden Broele, 2009. M. BÜHLER, l.c., p. 365

81

Hoofdstuk 3. Internationaal privaatrecht. Wie diensten verleent of goederen produceert, komt vaak in contact met afnemers uit andere landen. Door dit verschil in nationaliteit ontstaat een internationaalrechtelijk aanknopingspunt. Indien hierbij knowhow uitgewisseld wordt of betrokken raakt, rijzen een aantal juridische onzekerheden. Het kan zijn dat partijen op voorhand overeengekomen zijn welk recht in geval van een dispuut van toepassing zal zijn op hun contractuele en/of buitencontractuele vorderingen. Ook een forumkeuze behoort tot de mogelijkheden. Waar geen vrije keuze voorstaat of waar partijen hebben nagelaten hieromtrent clausules in te lassen of deze bedingen blijken ongeldig, zal het internationaal privaatrecht een oplossing aanreiken. In dit hoofdstuk zal uiteengezet worden welke rechter bevoegd is en welk recht deze zal toepassen.181 Een belangrijk onderscheid dat gemaakt moet worden is dat tussen de contractuele en de buitencontractuele vordering wegens inbreuken tegen het geheime karakter van knowhow. Wanneer een verplichting tot geheimhouding gestoeld is op een contractuele basis, zoals bijvoorbeeld het geval in een CDA, zal het voorwerp van de verplichting tot geheimhouding duidelijk omschreven zijn, waardoor bewijsmoeilijkheden makkelijker vermeden kunnen worden. Het toepasselijke recht zal namelijk gaan bepalen welke procesrechtelijke regels gelden, wanneer sprake is van een onrechtmatige daad, enzovoort. Het dient benadrukt te worden dat in internationale contracten partijen in de regel wel de diligentie zullen vertonen bedingen tot aanduiding van de bevoegde rechter en rechtskeuzes in te lassen en bijgevolg regels van het internationaal conflictenrecht vaak buitenspel zullen zetten. Het schrijven van een hoofdstuk over internationaal privaatrecht, werd maar mogelijk mits beroep op de werken en lesmaterialen van Prof. Dr. ERAUW.

181

Het internationaal privaatrecht omvat natuurlijk meer dan enkel bevoegdheid en toepasselijk recht, maar dit zijn mijns inziens de elementen die het meest kunnen beïnvloed worden door het statuut van knowhow.

82

§1 Internationaal Privaatrecht inzake bevoegdheid. 1.1 Brussel I - Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 1.1.1 Toepassingsgebied. Uit het samen lezen van art. 1.1 en 1.3 van de Verordening nr. 44/ 2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken volgt dat alle Lidstaten van de Europese Gemeenschap, met uitzondering van Denemarken182, door de Brussel I - Verordening gebonden zijn en dat zij geldt in civiele - en commerciële zaken. De bescherming van knowhow zal meestal een aangelegenheid zijn tussen businesspartners, waardoor vorderingen hieruit voortvloeiend binnen het toepassingsgebied vallen van de verordening. Hoewel art. 22.4 Brussel I - Verordening specifieke regels bevat over intellectuele eigendomsrechten, moet meteen opgemerkt worden dat deze bepaling niet geldt voor nietgeregistreerde eigendomsrechten als knowhow, waardoor deze bepaling voor deze bespreking verder zonder belang blijft.

1.1.2 Bevoegdheidsregels. 1.1.2.1 Algemeen. De algemene regel wordt gepostuleerd in art. 2 en gaat er van uit dat de bevoegde rechtbank deze is van de Lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft. Dit wordt uitgedrukt in het adagium ―actor sequitur forum rei‖. Deze basisregel tracht in de eerste plaats de verweerder te beschermen. Het grote voordeel van artikel 2 ligt in het feit dat de bepaling toepasselijk is los van de vraag naar de aard van de vordering, waardoor zij dus een behoorlijke juridische houvast biedt.

182

Voor wat de verhoudingen betreft tussen de Europese Gemeenschap en Denemarken kan verwezen worden naar de Overeenkomst van 19 oktober 2005 met betrekking tot de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Publicatieblad L. 16 november 2005, afl. 299, 62.

83

Ontsnappen aan de algemene bevoegdheidsregel kan. Partijen kunnen zowel op voorhand, als na het ontstaan van de betwisting, een overeenkomst tot aanwijzing van het bevoegde gerecht aangaan. Dit leidt tot een exclusieve bevoegdheid van het betrokken gerecht. Toch zijn hiermee niet alle problemen van de baan. Mogelijke bevoegdheidsproblemen die kunnen oprijzen zijn tweeërlei. Enerzijds kunnen vragen ontstaan naar de draagwijdte van het zich onderwerpen aan één rechtbank. Slaat de toewijzing uit de overeenkomst enkel op contractuele claims in de eigenlijke zin van het woord of ook op vorderingen die voortvloeien uit de onderliggende feitelijke situatie tussen partijen? Anderzijds kan men zich ook afvragen of er een manier bestaat om derden aan de jurisdictie te onderwerpen, gezien overeenkomsten in principe enkel gevolgen hebben tussen partijen (art. 1165 B.W.), en dit zowel voor wat betreft de overeenkomst tot geheimhouding als die tot aanduiding van een gerecht. 1.1.2.2 Bijzondere bevoegdheden. 1. Werking van art. 5.1 Brussel I - Verordening. Indien een overeenkomst voorhanden is met als voorwerp een geheimhoudingsverplichting, komt art. 5.1 van de Verordening in het spel. Deze bepaling zegt immers dat ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst ― het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd‖, bevoegd is.183 Dit betekent dat de eiser de keuze heeft tussen het gerecht van de woonplaats van de verweerder en datgene van de verbintenis en hij zo de algemene bevoegdheidsregel uit art. 2 Brussel I Verordening buitenspel kan zetten. De lezing van Art. 5.1 leert dat een persoon die zijn woonplaats in een Brussel I - Lidstaat houdt, ook voor gerechten uit andere lidstaten kan opgeroepen worden. Die gerechten zijn: ―1. a) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd;

183

De aanduiding van de bevoegde rechter werkt door tot in onze interne rechtsorde, waardoor zij ook de territoriaal bevoegde (Belgische) rechter zal bepalen (naar de mening van A. GARDELLA, ―European Union - the ECJ in Search of Legal Certainty for Jurisdiction in Contract‖ in P. SARCEVIC, P. VOLKEN en A. BONOMI, Yearbook of Private International Law, 2007, Vol. 9, p. 446 in J. ERAUW, Internationaal Privaatrecht, Kluwer, 2009, p. 97).

84

b) voor de toepassing van deze bepaling en tenzij anders is overeengekomen, is de plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt: - voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken, de plaats in een lidstaat waar de zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden; - voor de verstrekking van diensten, de plaats in een lidstaat waar de diensten volgens de overeenkomst verstrekt werden of verstrekt hadden moeten worden; c) punt a) is van toepassing indien punt b) niet van toepassing is.‖ Knowhow kan gecatalogeerd worden als een roerende en lichamelijke zaak op voorwaarde dat zij zich op een materiële drager bevindt. Op die manier kan zij onder art. 5.1.b), 1ste streepje Brussel I - Verordening gebracht worden.184 In bepaalde gevallen is het minder eenvoudig te bepalen waar de overeenkomst waaraan knowhow verbonden is, moet worden uitgevoerd. Het is niet mogelijk om alle denkbare scenario’s hier te bespreken, het volgende overzicht is louter illustratief. Het contractuele statuut van de clausule tot geheimhouding van knowhow lijkt het best aan te sluiten bij art. 5.1 (a), een redenering die ook gesterkt wordt door art. 5.1 (c), dat zegt dat punt a) van toepassing is indien punt b) omtrent de koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken en in verband met de verstrekking van diensten, niet van toepassing is. Een andere argumentatie zou er naar mijn opinie in bestaan dat het de roerende zaak is waarvan knowhow een bestanddeel is, die zal bepalen wat de verbintenis is die aan de plicht tot geheimhouding van knowhow ten grondslag ligt. Resultaat van deze redenering is dat men terug beroep zou kunnen doen op art. 5.1.b), 1ste streepje Brussel I - Verordening. In het geval van een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer zal dit de plaats van tewerkstelling zijn. Hiervoor gelden meteen ook specifieke regels, uiteengezet in art. 18-21 Verordening. Deze houden onder meer in dat de werknemer enkel gedaagd kan worden voor de gerechten van de plaats waar hij zijn domicilie houdt (art. 20.1) en dat diezelfde niet kan

184

Andere auteurs menen dat knowhow eerder een dienst uitmaakt . Zo gelooft ook WADLOW in C. WADLOW, ―Bugs, Spies and Paparazzi: Jurisdiction over Actions for Breach of Confidence in Private International Law‖, E.I.P.R. 2008, issue 7, p. 273.

85

gebonden zijn door overeenkomsten tot aanduiding van een specifiek gerecht die gesloten werden vóór het ontstaan van het geschil.185 Een ander voorbeeld is dat van de non-disclosure agreement. Daar zal de plaats waar de verbintenis moet worden uitgevoerd die zijn waar de confidentiële informatie werd uitgewisseld. Een laatste illustratie is die van de knowhow licentie, waar de betrokken plaats die is waar de licentienemer gebruik maakt van de informatie. 2. Werking van art. 5.3 Brussel I - Verordening. Naast een contractuele vordering wegens schending van een geheimhoudingsverplichting met betrekking tot knowhow, bestaan ook buitencontractuele vorderingen wegens onrechtmatige daad. In het Kalfelis - arrest werd geoordeeld dat de onrechtmatige daad uit art. 5.3 Brussel - I Verordening ―een autonoom begrip [vormt], waaronder elke vordering valt die beoogt de aansprakelijkheid van een verweerder in het geding te brengen en die geen verband houdt met een „verbintenis uit overeenkomst‟ in de zin van artikel 5 sub 1.‖186 Art. 5.3 duidt als bevoegd gerecht datgene aan waar het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. De ratio om af te wijken van het principe van de woonplaats van de verweerder (art. 2) is de bijzonder nauwe band tussen de vordering en de staat van de bevoegde rechter. Deze bepaling heeft in het verleden aanleiding gegeven tot twee belangrijke arresten van het Hof van Justitie, met name Reinwater187 en Shevill v. Press Alliance SA188. In Reinwater bestond er commotie omtrent de notie ―waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen‖. Het Hof heeft deze figuur uitgelegd als zijnde zowel de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan als de plaats waar de schade intreedt. Indien beide plaatsen in verschillende EG-lidstaten gelegen zijn, heeft de eiser de keuze om de verweerder voor de ene of de andere rechter te dagen.

185

Een gelijkaardige bepaling in het Belgische recht is art. 13 Arbeidsovereenkomstenwet. H.v.J. 27 september 1988, zaak C - 189/87, Kalfelis v. Schroeder, randnr. 18. 187 H.v.J. 30 november 1976, zaak C - 21/76, Handelskwekerij GJ Bier BV v. Mines de Potasse d‟Alsace SA. 188 H.v.J. 7 maart 1995, zaak C - 68/93, Fiona Shevill and others v. Presse Alliance SA. 186

86

De gedachte dat het forum delicti opgesplitst wordt indien beide elementen in andere staten te situeren vallen, werd bevestigd in het befaamde Shevill - arrest, mits de volgende nuance. De rechter van de plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan is grensoverschrijdend bevoegd ter beoordeling van de volledige schade. Het gerecht van het land waar de schade intreedt, is enkel bevoegd om zich uit te spreken over de in die nationale staat voorgevallen schade. Toegepast op de bescherming van knowhow brengt dit volgende vaststellingen met zich mee. In de zuiver internrechtelijke situatie van de Belgische ex-werknemer die op de loop gaat met de vertrouwelijke informatie van zijn Belgische werkgever189, is de plaats die gelijk staat aan die waar de schadeverwekkende gebeurtenis plaats vond, duidelijk België. De Lidstaat waar de werknemer de informatie op onrechtmatige wijze aanwendt is die waar de schade intreedt. Dit houdt evenwel ook in dat art. 5.3 slechts een alternatief zal inhouden voor art. 2 in zoverre de verweerder, de werknemer in het voorbeeld, in een andere lidstaat is gaan wonen.190 In het geval van de onrechtmatige daad van de concurrent moet een onderscheid gemaakt worden tussen de concurrent die bewust op onfatsoenlijke wijze aan de knowhow is geraakt en de onwetende concurrent. Indien de concurrent de waardevolle informatie op bedrieglijke wijze ontfutselt van de Belgische werkgever, zal de Belgische rechter bevoegd zijn voor de volledige schade. De situatie van de onwetende concurrent te goeder trouw is anders. Daar zal de plaats waar de schade veroorzaakt is, die zijn van de woonplaats van de concurrent. Dit kan dus leiden tot het bevoegd zijn van een andere rechter dan de Belgische, indien de verweerder zijn zetel buiten België zou kennen. Hierbij zou de Belgische rechter zich dan enkel kunnen uitspreken over de schade die voor de Belgische werkgever op ons nationale grondgebied is ingetreden. De

vraag

rijst

tenslotte

of

art.

5.3

toegepast

kan

worden

op

de

rechtsfiguur

vermogensvermeerdering zonder oorzaak. Het staat alleszins vast dat dit geen contractuele vordering is die onder art. 5.1 Brussel - I Verordening kan gebracht worden. Expert ter zake 189

In dit voorbeeld moet men eigenlijk rekening houden met het Stuwadoorsarrest van het Hof van Cassatie(Cass. 7 december 1973, Arr.Cass. 1974, 395; JT 1974, 443; Pas. 1974, I, 376; R.W. 1973-74, 1597, noot J. HERBOTS). Er zal in casu geen sprake zijn van een onrechtmatige daad, maar wel van een contractuele fout wegens inbreuk op art. 17,3 a) Arbeidsovereenkomstenwet. Deze dwingende bepaling geldt immers ook na de beëindiging van de overeenkomst. Uitzondering hierop zou zijn wanneer een inbreuk op art. 17, 3°, a) ook art. 309 Sw. overtreedt, waardoor een buitencontractuele vordering toch mogelijk zou zijn. 190 C. WADLOW, ―Bugs, Spies and Paparazzi: Jurisdiction over Actions for Breach of Confidence in Private International Law‖, E.I.P.R. 2008, issue 7, p. 274

87

ERAUW argumenteert dat ongerechtvaardigde verrijking niet onder art. 5.3 teruggebracht kan worden, in tegenstelling tot vorderingen uit precontractuele aansprakelijkheid.191

1.2 Belgisch WbIPR. Voor vorderingen ingeleid op of na 1 oktober 2004 geldt het Wetboek van internationaal privaatrecht. Het is van toepassing daar waar de verweerder zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats in België heeft (art. 5 §1 WbIPR). In geval van de verdediging een rechtspersoon is, bedoelt men hiermee de statutaire zetel (art. 4, §1, 2° WbIPR). Ook in die gevallen waar de Brussel I - Verordening geen houvast biedt, omdat de verweerder zijn woonplaats buiten de grenzen van de Europese Gemeenschap heeft, zal men teruggrijpen naar het Wetboek.192 De structuur van het Wetboek ziet er in grote lijnen als volgt uit. In de artikelen 5-14 WbIPR worden algemene bevoegdheidsgronden voor de Belgische rechters weergegeven, die in alle materies gelden. Van groter belang voor het statuut van knowhow is de bevoegdheid van de nationale rechter inzake contractuele en niet-contractuele verbintenissen. Hier werd een specifiek artikel aan gewijd dat naast de algemene bevoegdheidsgronden bestaat, namelijk art. 96 WbIPR. Voor wat betreft contractuele verbintenissen, zal het geschil tot de rechtsmacht van de Belgische rechtbank behoren indien de verbintenis in België is ontstaan of aldaar moet worden uitgevoerd (art. 96, 1°, leden a) en b) WbIPR). Naar analogie voor de buitencontractuele verbintenis, zal er sprake zijn van bevoegdheid indien de schadelijke handeling zich volledig of deels in België heeft voorgedaan of daartoe dreiging bestaat (art. 96, 2° a) WbIPR). Een andere grond tot het aanspreken van de Belgische rechter wordt gevonden in lid b) van desbetreffend artikel. Het neemt schade als aanknopingspunt, en vergt dat de averij zich in België voordoet of dreigt te zullen voordoen. Art. 96, 3° behandelt tenslotte de quasi - contractuele 191

J. ERAUW, Internationaal Privaatrecht, Kluwer, 2009, p. 106 De hiërarchie der bronnen gebiedt immers eerst te kijken naar de EG Verordeningen, dan naar de internationale verdragen waarin België partij is en in derde instantie pas naar het WbIPR. 192

88

verbintenis (zoals de ongerechtvaardigde verrijking) en behoeft dat de bron voor deze verbintenis zich in België situeert.

§ 2 Internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 2.1 Verbintenissen uit overeenkomst. 2.1.1 Rome I - Verordening en het EVO. Bij contractuele verbintenissen moet een onderscheid gemaakt worden naargelang hun datum van ontstaan gelegen is voor of na 17 december 2009. Immers, de Rome I - Verordening is slechts van toepassing op verbintenissen die het levenslicht zagen na 17 december 2009 (art. 28 Rome I Verordening), of anders gezegd vanaf 18 december 2009. Tot dan geldt het EVO - Verdrag. De impact van EVO zal dus nog gedurende lange tijd voelbaar zijn, gezien het feit dat partijen kunnen contracteren voor onbepaalde duur. Enige vereiste ter toepassing van het EVO is immers dat de verbintenis aangegaan werd voor eind 2009. In dit onderdeel zal kort duiding geboden worden bij de verschillen tussen de oude en de nieuwe regeling gelegen zijn, en wat hun effect kan betekenen voor de contractuele beschermingsregimes van knowhow. Let wel, in de meeste internationale contracten waarvan knowhow het voorwerp uitmaakt of minimum deel is, zullen partijen waarschijnlijk een rechtskeuzebeding inlassen, waardoor deze verordeningen minder doorslaggevend zullen zijn. 1. Gelijkenissen en nuances in beide Verordeningen. Het gehuldigde uitgangspunt in beide regelingen is dat van de vrije rechtskeuze door partijen.193 Dit betekent dat men er van uitgaat dat partijen in hun overeenkomst met internationaalrechtelijk aanknopingspunt aangegeven hebben welk recht van toepassing zal zijn in geval van conflict. Deze rechtskeuze kan ofwel uitdrukkelijk gebeuren of op impliciete wijze voortvloeien uit de omstandigheden. Partijen kunnen toepasselijk recht overeenkomen voor de gehele - of voor een deel van de overeenkomst en kunnen hun gekozen rechtsstelsel ook ten allen tijde wijzigen, zij het wel dat dit laatste geen afbreuk mag doen aan rechten van derden.

193

Respectievelijk art. 3.1 EVO en art. 3.1 Rome I.

89

Een bijzonder geval betreft de individuele arbeidsovereenkomst (art. 6 EVO en art. 8 Rome I). Voor het subject van deze verhandeling is dit een bepaling van groot belang, gezien de bescherming van knowhow vaak een kwestie zal zijn van zich hoeden voor bekendmaking via zijn arbeidskrachten. In het middelpunt van deze afwijkende regeling staat de bescherming van de zwakkere contractspartij, dit is de werknemer. Enerzijds wordt in beide verdragen geopperd dat hoewel rechtskeuze ook in deze verhouding perfect mogelijk is, deze keuze geen afbreuk mag doen aan de bescherming die de arbeidskracht zou genieten op grond van de dwingende rechtsregels van het recht dat toepasselijk zou zijn bij afwezigheid van een keuze. Dit betekent dat indien het gekozen recht een meer gunstige bescherming biedt aan de werknemer, de dwingende conflictrechtelijke bepalingen zullen wijken, gezien zij enkel minimumnormen inhouden.194 Anderzijds wordt de verhouding tussen werkgever en werknemer ook geregeld in geval rechtskeuze zou ontbreken. Let wel, het is hierbij belangrijk in het achterhoofd te houden dat we hier de situatie bespreken waar er een contractuele overeenkomst bestaat met een internationaal aanknopingspunt. De relatie tussen Belgische werkgever en werknemer blijft bijgevolg buiten beschouwing. Ruw geschetst worden de contractuele verbintenissen dan in eerste instantie beheerst door het recht van het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht.195 Het EVO laat de optie open om de relatie te behandelen onder het recht van het land waar de vestiging zich bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen, veronderstellende dat dit niet hetzelfde land betreft waar gewoonlijk de arbeid wordt verricht. Men heeft dus een keuzemogelijkheid tussen het recht van het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht of dat van zijn oorspronkelijke indiensttreding. De Rome I - Verordening laat de mogelijkheid van het recht van de vestiging die in dienst genomen heeft slechts open in geval het recht van het land waar gewoonlijk arbeid wordt verricht niet kan worden bepaald (art. 8.3 Rome I).

194

J. ERAUW, Internationaal Privaatrecht, Kluwer, 2009, p. 697. Dit is ook de visie die het WbIPR er op nahoudt. Artikel 97 § 2 WbIPR leert dat ―de contractuele verbintenis in België wordt uitgevoerd in de zin van art. 96 wanneer de werknemer zijn werk gewoonlijk in België verricht ten tijde van het geschil‖. 195

90

In tweede instantie worden de contractuele geschillen beslecht volgens het recht van het land waarmee de overeenkomst, alle omstandigheden in acht genomen, een nauwere band vertoont (art. 6.2, laatste lid EVO). Rome I spreekt van een ―kennelijk‖ nauwere band, en lijkt hierdoor mijns inziens strenger (art. 8.4 Rome I - Verordening). 2. Verschillende benadering in de verdragen bij gebrek aan rechtskeuze. EVO Het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 1980 draagt het principe van de nauwe band met het één of het andere land een warm hart toe. Art. 4.1 EVO vertrekt vanuit het principe dat bij gebrek aan rechtskeuze het recht van het land waarmee de overeenkomst de nauwste band vertoont, wordt toegepast. In art. 4.2 - 4.4 worden dan een aantal vermoedens meegegeven die kunnen wijzen op de nauwste band, om dan in art. 4.5 terug te komen tot een nauwere band met een ander land die volgt uit het geheel der omstandigheden. Elk van de onderscheiden leden bespreken valt buiten het bestek van dit werk.196 Rome I - Verordening Dit EG-instrument vertrekt vanuit een splitsing in acht typecontracten, bij gebrek aan rechtskeuze (art. 4.1 a) - h) Rome I - Verordening). Indien de overeenkomst niet onder één van deze soorten kan teruggebracht worden, biedt art. 4.2 het recht van het land van de gewone verblijfplaats van diegene die de kenmerkende prestatie verricht, aan. Art. 4.3 omzeilt 4.1 en 4.2 in geval er een kennelijk nauwere band tussen de overeenkomst en een (ander) land zou bestaan. Tenslotte heeft art. 4.4 Rome I - Verordening het over het land waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is indien 4.1 en 4.2 geen soelaas zouden bieden. 3. Belang van beide verdragen voor de contractuele bescherming van knowhow. Knowhow zal in (internationale) contracten vaak via welomschreven geheimhoudingsclausules beschermd worden. Nu, indien partijen in diezelfde overeenkomst geen clausule over de lex 196

Voor meer informatie omtrent deze materie zie J. ERAUW, Internationaal Privaatrecht, Kluwer, 2009, 938 p. Indien geen kenmerkende prestatie kan worden aangeduid in de zin van art. 4.2 van het EVO, moet bij een internationaal contract ter exploitatie van knowhow het recht van het land waar de knowhow beschermd wordt, toegepast worden. Dit is dan het recht van het land waarmee het contract het nauwst verbonden is, aldus art. 4.5 EVO (J.J. FAWCETT, en P. TORREMANS, Intellectual Property and Private International Law, Clarendon Express Oxford, 1998, p. 570).

91

contractus hebben gemaakt, moet naar het EVO of naar de Rome I - Verordening gegrepen worden.197 Dit zal ongetwijfeld ingrijpende gevolgen met zich meebrengen, onder meer voor wat betreft de interpretatie van wat knowhow is of van andere bedingen of hoe het geschil zich zal afwikkelen voor de rechtbank. Daarom is het onontbeerlijk hier weer te geven op welke aspecten van de relatie tussen contractspartijen het toepasselijk recht een invloed zal hebben. De auteur zal hier niet over gaan tot een artikelsgewijze opsomming, maar op bondige wijze trachten uiteen te zetten welke aspecten van de overeenkomst ,en meer specifiek de erin vervatte knowhow, door het toepasselijk recht beïnvloed zullen worden. De invloed zal voelbaar zijn op het vlak van de uitlegging van de overeenkomst, de nakoming ervan, de gevolgen van gehele of gedeeltelijke tekortkoming (inclusief de vaststelling van schade), de wijzen van tenietgaan van verbintenissen en de gevolgen van de nietigheid van de overeenkomst. Veelal zal de sanctieregeling voor niet-nakoming van contractuele verbintenissen in alle rechtsstelsels uit dezelfde actiemiddelen voor de schadelijder bestaan, maar toch mag het belang van bijzondere wetgeving niet verloochend worden. Indien bijvoorbeeld het Zweedse recht van toepassing zou zijn, en een werknemer zou een inbreuk hebben gepleegd zoals die bij ons door art. 309 Sw. wordt gesanctioneerd, zou hij zich geconfronteerd zien met de verplichting tot ruime schadeloosstelling zoals die in Zweedse trade secret - wetgeving bestaat.198

2.1.2

Verdragen:

het

Verdrag

inzake

internationale

koopovereenkomsten

betreffende roerende zaken (C.I.S.G.). 1. Toepassingsgebied. Dit verdrag, dat wereldwijd geratificeerd werd, is van toepassing bij koop van roerende zaken tussen partijen die in verschillende lidstaten gevestigd zijn, wanneer volgens het internationaal privaatrecht het recht van een Verdragssluitende staat van toepassing is (art. 1.1.b C.I.S.G.). Dit betekent dat men via het conflictenrecht bij het interne recht van een staat terechtkomt, waarin het verdrag van toepassing werd verklaard. Ingevolge de rechtskracht van verdragen, heeft het C.I.S.G. dan voorrang op nationale wetten. In België geldt het Verdrag sinds 1 november 1997.

197

Het Belgisch internationaal privaatrecht verklaart het EVO toch van toepassing op die contractuele verbintenissen die van het toepassingsgebied van het EVO zouden uitgesloten zijn (art. 98, §1, 2 WbIPR). 198 J. ERAUW, Internationaal Privaatrecht, Kluwer, 2009, p. 682.

92

Het burgerrechtelijk of handelsrechtelijk karakter van de overeenkomst is zonder belang, evenals de nationaliteit van partijen (art. 1.3 C.I.S.G.). De aanschaf van een roerende zaak door een consument valt evenwel buiten het toepassingsgebied (art. 2.a C.I.S.G.). De impact van het Weens Koopverdrag is gelimiteerd tot de totstandkoming van de koopovereenkomst en de rechten en plichten van koper en verkoper. De geldigheid van de overeenkomst en zijn clausules blijven buiten beschouwing (art. 4.a C.I.S.G.). Meegegeven moet nog worden dat het partijen vrij staat om de toepassing van het Verdrag uit te sluiten (art. 6 C.I.S.G.). De concrete inhoud van het Weens Koopverdrag uiteenzetten zou tot een overtreding van de grenzen van deze verhandeling leiden. Andere naslagwerken blijven natuurlijk beschikbaar. 199 Hieronder wordt enkel kortstondig uitgeweid naar de rol van knowhow. 2. Overeenkomsten met knowhow als voorwerp. SCHROETER is de mening toegedaan dat contracten waarin knowhow getransfereerd wordt beheerst worden door het C.I.S.G.200 Er blijft evenwel onduidelijkheid bestaan over het feit of deze rechtsgeleerde doelt op contracten waarbij de knowhow bij de roerende zaak geleverd wordt of dat knowhow zelf de roerende zaak in kwestie uitmaakt. Opdat een overeenkomst waarin knowhow verhandeld wordt onder het C.I.S.G. zou vallen, is vereist dat de knowhow een materieel bestaan kent. Van nature uit is knowhow immaterieel, maar indien zij op een drager zoals een cd-rom wordt opgeslagen, moet het mogelijk zijn om een geldige koopovereenkomst in de zin van het C.I.S.G. te sluiten, waardoor het Verdrag van toepassing wordt.201

199

Zie onder meer P. HUBER en A. MULLIS, The CISG: a new textbook for students and practitioners, Sellier, 2007, 408 p.; J. ERAUW, ―Internationaal Privaatrecht‖, Kluwer, 2009, 938 p.; J.M. LOOKOFSKY, Understanding the CISG, Wolters Kluwer, 2008, 243 p. 200 U.C. SCHROETER, ―Vienna Sales Convention: Applicability to "Mixed Contracts" and Interaction with the 1968 Brussels Convention‖, Vindobona Journal of International Comercial Law and Arbitration 2001, p. 74 in CISG-AC Opinion no. 4, Contracts for the Sale of Goods to Be Manufactured or Produced and Mixed Contracts (Article 3 CISG), 24 October 2004. 201 R.I.V.F. BERTRAMS en S.A. KRUISINGA, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag, Kluwer, 2007, p. 214.

93

Een interessant aspect van het Verdrag, waar knowhow eventueel een rol kan spelen, heeft betrekking op gemengde overeenkomsten (art. 3 C.I.S.G.). Artikel 3.1 handelt over overeenkomsten waarin de verkoper zaken levert die nog te vervaardigen zijn. Deze vallen onder het C.I.S.G., op voorwaarde dat de koper niet zelf een ―wezenlijk‖ deel van het materiaal moet leveren. Er bestaat onenigheid of knowhow hierbij als wezenlijk kan gedefinieerd worden. Om het substantiële karakter te bepalen, moet men kijken naar de economische waarde van het materiaal.202 Indien de waarde van de materialen door de koper bijgedragen meer in waarde bedragen dan die door de verkoper geleverd, zal het C.I.S.G. geen doorgang vinden. 203 Naar de mening van de Adviesraad van het C.I.S.G. kan knowhow niet als materiaal bestempeld worden.204

2.2 Rome II - Verordening betreffende het recht dat van toepassing is op niet contractuele verbintenissen. 2.2.1 Toepassingsgebied De verordening is in werking getreden op 11 januari 2009 (art. 32). Ze behandelt het toepasselijke recht voor niet-contractuele verbintenissen in burgerlijke en in handelszaken, die een internationaalrechtelijk karakter hebben. Op basis van Overweging 11 van de Rome - II Verordening kan afgeleid worden dat het begrip ―niet-contractuele verbintenis‖ een autonoom begrip is, dat losstaat van een nationale context, en eveneens vorderingen gegrond op risico-aansprakelijkheid omvat. Dit wordt hernomen in art. 2.1, dat luidt: ―In deze verordening wordt onder schade verstaan ieder gevolg dat voortvloeit uit onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming of precontractuele aansprakelijkheid‖. Op basis van het tweede en derde lid van hetzelfde artikel worden

202

Dit is ook hetgeen waar de Adviesraad van het C.I.S.G. achter staat (vgl. voetnoot 201). Er bestaat echter ook een ander criterium om uit te maken of er sprake is van het wezenlijk karakter, m.n. de functionaliteit van hetgeen de koper moet leveren. Deze laatste opinie is die van de Franse rechtspraak, meer bepaald van het Hof van Beroep te Chambéry, daterend van 25 mei 1993. 203 R.I.V.F. BERTRAMS en S.A. KRUISINGA, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag, Kluwer, 2007, p. 212. 204 CISG-AC Opinion no. 4, Contracts for the Sale of Goods to Be Manufactured or Produced and Mixed Contracts (Article 3 CISG), 24 October 2004, nr. 2.14. (http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op4.html) (22/04/2010)

94

klaarblijkelijk ook de niet-contractuele verbintenis die dreigt te ontstaan, en de schade die dreigt te ontstaan, bedoeld.205 Art. 1.1 en 1.2 sommen materies op die niet van het regime uit Rome - II kunnen genieten. Het betreft onder andere administratiefrechtelijke zaken, overheidsaansprakelijkheid in het kader van het uitoefenen van het openbaar gezag en niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit familierechtelijke zaken of uit het huwelijksvermogensrecht . Essentieel is ook art. 1.3, dat de bewijsvoering en procesrechtelijke regels overlaat aan de lex fori.

2.2.2 De Verordening inzake onrechtmatige daad. 2.2.2.1 de algemene regel uit art. 4 Rome - II Verordening. Artikel 4 bestaat uit drie paragrafen, die elk een land aanduiden waarvan het recht zal gelden naargelang verschillende aanknopingspunten. 1. Art. 4.1 Rome II - Verordening. De eerste paragraaf bepaalt dat het recht toepasselijk op een niet-contractuele verbintenis uit onrechtmatige daad beheerst wordt door het recht van het land waar de schade zich voordoet, wat juristen de lex loci damni noemen. Bovendien geldt dit ongeacht de vraag waar de onrechtmatige gedraging zich voorgedaan heeft en los van waar de indirecte gevolgen (bijvoorbeeld geleden verliezen) zich manifesteren. Terloops kan melding gemaakt worden van de eerder aangehaalde Overweging 11, dat onder een niet-contractuele verbintenis eveneens een ongerechtvaardigde verrijking begrijpt. In het kader van het onderwerp van deze masterproef kan de gebruikte aanknopingsfactor problematisch zijn. Immers, het valt moeilijk te geloven dat de schade, in de context van multinationale ondernemingen, die voornamelijk internationale relaties onderhouden, zich slechts in één land zou voordoen. Elk van de concurrerende licentienemers of andere verwervers van de knowhow zou lijden onder het onrechtmatig handelen dat leidt tot verlies van het geheime

205

Het moet beklemtoond worden dat precontractuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld wegens een fout op grond van het doorgeven van confidentiële informatie, beheerst wordt door Rome II - Verordening. Zij werd uit het toepassingsgebied van Rome I geweerd (art. 1.2 i Rome I - Verordening).

95

karakter. Bijgevolg zou de toepassing van art. 4.1 leiden tot een allegaartje van toepasselijke nationale wetten. Daarnaast is er in Europa niet zoiets als een uniforme juridische regeling ter bescherming van knowhow, hetgeen bijdraagt tot versplintering. Hoewel de Europese Commissie op de hoogte lijkt te zijn van dit gegeven, blijft zij haar steun aan de regeling uit art. 4.1 betuigen. 206 Dit toepassen van verschillende nationale wetten op de verschillende onderdelen van de totale schade wordt in het Duitse recht met Mosaïkbetrachtung aangeduid. 2. Artikel 4.2 Rome II - Verordening. Artikel 4.2 gebruikt het adagium ―lex domicilii communis‖ als bouwsteen. Wanneer zowel de (beweerdelijk) aansprakelijke persoon en hij die schade lijdt hun woonplaats in dezelfde Lidstaat hebben, wordt het proces geleid overeenkomstig het recht van hun domicilie. Deze plaats moet geïnterpreteerd worden met behulp van art. 23 Rome II - Verordening, dat bepaalt dat dit voor de vennootschap is waar de hoofdvestiging gelegen is (art. 23.1) en voor een zelfstandige waar de voornaamste plaats van bedrijvigheid gesitueerd is (art. 23.2). Deze bepaling is vooral van belang in die gevallen waar de plaats waar de schade intreedt, verschilt van die van de gemeenschappelijke woonplaats van de betrokkenen. 3. Art. 4.3 Rome II - Verordening. Een derde optie bestaat uit de aanwezigheid van een kennelijk nauwere band tussen de onrechtmatige daad met een ander dan het in de eerste twee leden aangehaald land (art. 4.3). Als indicator voor het bestaan van een dergelijke band wordt de vooraf gesloten overeenkomst die nauw samenhangt met het delict, genoemd. Het is zelfs mogelijk dat enkel afgebroken onderhandelingen in aanmerking worden genomen.207

206

Voorstel van de Commissie van 22 juli 2003 voor een Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet - contractuele verbintenissen; COM/2003/0427 definitief, ontwerp art. 3, p. 11; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0427:FIN:NL:PDF (13/3/2010) 207 Voorstel van de Commissie van 22 juli 2003 voor een Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet - contractuele verbintenissen; COM/2003/0427 definitief, ontwerp art. 3, p. 12. Wanneer men dit naast Overwegingen 29 en 30 legt, besluit deze auteur dat een culpa in contrahendo beschouwd kan worden als een niet - contractuele verbintenis in de zin van de Rome II - Verordening, en deze rechtsfiguur los van enige nationale context moet opgevat worden.

96

Mogelijk obstakel waarmee in deze laatste hypothese rekening moet gehouden worden is die waar de zogenaamde onrechtmatige daad eigenlijk het voorwerp van de voorafgaande overeenkomst uitmaakt. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in een licentieovereenkomst of een geheimhoudingsovereenkomst die tussen partijen gesloten wordt. In dat geval zal men niet langer de Rome - II Verordening kunnen hanteren ter vastlegging van het toepasselijk recht, maar komt men in het vaarwater van de Rome - I Verordening. Het betreft hier een toepassing van het samenloopverbod.208 Het grote voordeel van deze bepaling is dat wanneer er verschillende personen, eventueel met uiteenlopende nationaliteiten, allen betrokken zijn bij één onrechtmatige gedraging, en deze handeling manifest nauw verbonden is met een bepaald land, op allen hetzelfde recht zal toegepast worden, los van eventuele enge banden tussen nationaliteit en het ene of het andere land. 4. Verhouding tussen de drie leden. De algemene regel werd neergeschreven in art. 4.1, waarbij 4.2 zich verhoudt als een uitzondering tot die eerste regel. Het derde en laatste lid, art. 4.3 is een ontsnappingsclausule aan de eerste twee leden, ingeval de kennelijk nauwere band voorhanden is. 209 Bijgevolg moet men dan ook steeds trapsgewijs nagaan welk van de leden van toepassing is, en kan men bijvoorbeeld niet stante pede naar lid 3 grijpen. 2.2.2.2 Oneerlijke concurrentie en daden die de vrije concurrentie beperken (art. 6). Er wordt een distinctie gemaakt tussen daden van oneerlijke concurrentie die een invloed hebben op de concurrentieverhoudingen of de collectieve belangen van consumenten (art. 6.1) en die handelingen die een weerslag hebben op een specifieke concurrent (6.2). In het eerste geval zal het recht van toepassing zijn van het land waar de belangen geschaad - of dreigen geschaad te worden, in het tweede moet teruggegrepen worden naar art. 4 ter oplossing van het conflict tussen rechtsstelsels. In geval van bescherming van knowhow dreigen vooral de belangen van de eigenaar van de intellectuele eigendom in het gedrang te komen.

208

Cass., 7 december 1973, Arr. Cass., 1974, 395, concl. P. MAHAUX Overweging 18 bij Verordening (EG) nr. 864/ 2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet - contractuele verbintenissen (Rome II). 209

97

Uit het voorstel van de Europese Commissie ter ontwikkeling van de Rome II - Verordening blijkt dat zij aan het begrip oneerlijke mededinging een autonome betekenis toedicht, wat inhoudt dat deze rechtsfiguur niet geformuleerd wordt door rechtsregels van de onderscheiden Lidstaten.210 Verder poneert de Commissie ook expliciet dat art. 6.2 slaat op ―wanneer een oneerlijke handelspraktijk een specifieke concurrent viseert zoals het geval is bij de bekendmaking van zakengeheimen‖.211 Naar mijn mening valt knowhow bijgevolg ook onder deze regel. De auteur geeft hierbij ook graag mee dat hoewel Rome - II een specifieke bepaling bevat voor industriële eigendomsrechten (art. 8), deze niet slaat op knowhow, gezien zij onder art. 6 behandeld wordt als vorm van unfaire competitie , en dit artikel met andere woorden moet beschouwd worden als de lex specialis ten aanzien van art. 8. 2.2.2.3 Verhouding tussen art. 4 en art. 6 Rome II - Verordening. Uit Overweging 21 bij de Verordening kan afgelezen worden dat artikel 6 geen uitzondering vormt op de algemene regel uit art. 4, maar wel moet opgevat worden als zijnde een verduidelijking daarvan. Van artikel 4 kan door partijen afgeweken worden via een rechtskeuzebeding, hoewel het slechts sporadisch zal voorkomen dat men dergelijke clausule inlast ter beslechting van niet-contractuele disputen. Artikel 6.4 sluit echter uitdrukkelijk uit dat men van haar bepalingen afwijkt via overeenkomst. WADLOW merkt hierover - mijn inziens terecht - op dat het in geval van art. 6.2 een louter bilateraal conflict betreft, waarbij de collectieve belangen van de consumenten of die van de markt buiten beschouwing blijven.212 Deze auteur is van mening dat hier voorrang moet gegeven worden aan de contractuele vrijheid van partijen.

210

Voorstel van de Commissie van 22 juli 2003 voor een Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet - contractuele verbintenissen; COM/2003/0427 definitief, ontwerp art. 6, p. 15. 211 Voorstel van de Commissie van 22 juli 2003 voor een Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet - contractuele verbintenissen; COM/2003/0427 definitief, ontwerp art. 6, p. 17 212 C. WADLOW, ―Trade Secrets and the Rome II Regulation on the Law Applicable to Non - contractual Obligations‖, E.I.P.R. 2008, vol. 8, p. 312, vn. 36

98

2.2.3 Verordening inzake ongerechtvaardigde verrijking en precontractuele aansprakelijkheid.

Hoofdstuk 3 van de Rome II - Verordening bevat enkele specifieke artikelen over vermogensvermeerdering zonder oorzaak (art. 10) en de precontractuele aansprakelijkheid (art. 12) waarop hier niet verder ingegaan zal worden.

§ 3 Conclusie. Knowhow kent net als in haar nationaalrechtelijk statuut geen eigen conflictenrechtelijke regels. Als er dergelijke regels voorhanden zijn, hebben zij veeleer betrekking op geregistreerde intellectuele eigendomsrechten. In het internationaal privaatrecht wordt knowhow op grond van dezelfde principes behandeld als deze die in het nationale recht gelden. Dit wil zeggen via de principes van verbintenissen uit overeenkomst, onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking, de precontractuele aansprakelijkheid en de bepalingen van de individuele arbeidsovereenkomst. In principe zullen partijen de voorzorg nemen om geschillen met een internationaal karakter te vermijden door contractuele clausules in te bouwen die bijna alle omstandigheden in aanmerking nemen. Waar dit nagelaten werd, zal het internationaal privaatrecht een oplossing aanreiken ter bescherming van knowhow, via dezelfde ideeën als in het interne recht.

99

DEEL III.

100

Hoofdstuk 1. Inleiding. Het opzet van dit hoofdstuk bestaat er in te verklaren hoe het Amerikaanse staatsbestel er uit ziet. Dit is naar mijn opinie onmisbaar gezien de discrepanties met onze Belgische federale inrichting. In de Verenigde Staten spreekt men zelden over knowhow. Zij worden vaak vereenzelvigd met trade secrets. De vraag of deze begrippen effectief hetzelfde betekenen wordt later besproken. Hier kan alvast meegegeven worden dat telkens de aanduiding knowhow gebruikt zal worden.

§1 Onderscheiden bevoegdheden en relatie ertussen. De tweeënvijftig Verenigde Staten vormen een federale republiek. Er is een federale en daarnaast ook telkens een staatseigen grondwet. Zowel federaal als op lokaal vlak worden de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht georganiseerd. Hoe wetten ontstaan blijft hier buiten beschouwing.213 De bevoegdheidsverdeling is als volgt: de Staten hebben de volheid van bevoegdheid 214, de federale staat kent een residuaire bevoegdheid en zal vooral optreden in het economische en het sociale leven. Art. 1, §8 van de Amerikaanse Grondwet geeft een limitatieve opsomming van de te regelen belangen voor de federale staat. Hieronder bevinden zich onder meer belastingen en het regelen van buitenlandse en tussenstatelijke handel. Via de ―necessary and proper‖ - clausule werd deze lijst enigszins aangevuld met de mogelijkheid tot uitvaardiging van de wetten noodzakelijk ter uitoefening van de toegekende bevoegdheden. Deze clausule is samen met de ―interstate commerce clause‖ en de theorie van het ―federal preemption‖ de basis geweest voor de bestaande tendens tot gestage uitbreiding van het federale gezag.215

213

Zie E.A. FARNSWORTH, An introduction to the legal system of the United States, Oxford University Press, 1999, p. 60 e.v. 214 Deze volheid van bevoegdheid wordt uitdrukkelijk bevestigd in het Tiende Amendement (1791) op de Grondwet. 215 De ―necessary and proper‖ - clausule houdt in hoofdzaak in dat de federale wetgever iedere maatregel kan treffen die substantieel verband houdt met de behartiging van de aan de federatie toegewezen belangen (K. LEMMENS en W. DE BONDT, Rechtsvergelijking, Kluwer, 2007, p. 272). De ―interstate commerce clause‖ betekent dat de federale regulerende machten kunnen optreden bij elke beweging van personen, zaken, dieren, radiogolven, etc. die een grensoverschrijding van de ene naar een andere staat inhoudt op grond van de toegewezen bevoegdheid van tussenstaatse handel. Dit werd mede mogelijk gemaakt doordat men het begrip ―commerce‖ zeer extensief is gaan interpreteren en het weinig uitstaans heeft met wat wij ―handel‖ noemen. ―Federal preemption‖ betekent dat in sectoren, zoals bijvoorbeeld de tussenstaatse handel, waar zowel staten als de federale wetgever kunnen optreden, de staten geen eigen regeling meer mogen uitvaardigen indien de federale wetgever al heeft opgetreden op volledige en sluitende wijze in dit beleidsdomein.

101

Een belangrijk aspect van de Grondwet is de zogenaamde ―supremacy clause‖ (art. 2, sect. 6 Amerikaanse Grondwet). Zij impliceert dat de laagste federale regel op de hoogste deelstatelijke regel primeert.

§2 Gerechtelijke organisatie. 2.1 Deelstaten. De meeste juridische geschillen kennen hun oorsprong in de rechtbank van een staat en zullen dan ook ginds beslecht worden. Aangezien staten bevoegd zijn om zelf hun gerechtelijke organisatie vorm en kleur te geven, bestaan erg uiteenlopende verschijningsvormen. Hier zal dan ook de meest eenvoudige, gangbare vorm uiteengezet worden. De structuur van het gerechtelijk apparaat heeft de vorm van een piramide.216 Helemaal aan de basis treft men een reeks rechters die zich enkel met de kleinste vergrijpen en vorderingen inlaten. Het gaat hier onder meer om verkeersrechtbanken en politierechters. Het voordeel is dat de procedures relatief goedkoop zijn en behoorlijk informeel verlopen gezien hun lokaal karakter. Daarboven vindt men rechtbanken met een algemene bevoegdheid (―courts of general jurisdiction‖ genaamd).217 Zij vallen te vergelijken met onze rechtbank van Eerste Aanleg, met dit verschil dat in Amerika ook criminele zaken door hen behandeld zullen worden. Voor de onvoldane partijen bestaat het recht om naar de beroepsrechter te stappen. Dit ―court of appeal‖ is de hoogste statenrechtbank. Zij zal de zaak niet opnieuw volledig onderzoeken, maar gaat enkel op zoek naar fouten in de beslissing van haar voorganger. Zij beslecht met andere woorden enkel rechtsvragen. Hoewel deze rechtbank de beslissing kan verbreken en terugzenden, kan zij net zo goed zelf een oordeel in de plaats stellen.

2.2 Federaal. Parallel met de toegewezen regulerende bevoegdheden, zijn de rechtsprekende machten beperkt tot waarvoor zij aangewezen werden. In het overkoepelende systeem bevinden zich geen rechters

216

L.M. FRIEDMAN, American Law - An introduction, W.W. Norton & Company, 1998, p. 76. Deze rechtbanken kennen namen als ―district courts‖ of ―circuit courts‖. Vreemd genoeg spreekt men in New York van ―supreme court‖ en heet de hoogste rechtbank daar ―court of appeals‖. 217

102

die zich inlaten met vorderingen met een eerder banaal karakter. Toch is ook hier een drietrap voorhanden. Onderaan bevinden zich de ―district courts‖, daarboven ―circuit courts‖ en tenslotte het ―United States Supreme Court‖. Dat een geschil de top van de piramide bereikt is eerder de uitzondering. Het Hooggerechtshof zal enkel zaken naar zich toetrekken indien er een substantiële vraag bestaat naar geldigheid, interpretatie of toepassing van de grondwet of van federale wetgeving. Grofweg kan trouwens geponeerd worden dat een geschil slechts voor een federale rechter zal belanden indien een schending van het federale recht zich voordoet, of indien er een vraag naar geldigheid van federale wetgeving rijst en nog indien het een geschil betreft tussen inwoners van verschillende staten. Ook geschillen waarbij de overheid zelf partij is, zal door de district courts bekeken worden.218

2.3 Verhouding tussen beide niveaus. In bepaalde gevallen zal een concurrerende bevoegdheid bestaan tussen de deelstatelijke en de federale rechtbanken, in andere gevallen zal de federale rechter exclusief bevoegd zijn. 219 Indien beide niveaus aangesproken kunnen worden, zal de eiser de mogelijkheid gelaten worden om federaal verkregen rechten voor een statenrechter te laten afdwingen en omgekeerd zullen rechten gepuurd uit een statenwet hard gemaakt kunnen worden voor een federaal district court. Naast de keuzemogelijkheid voor de eiser, zal de verweerder evenwel kunnen vragen om een zaak die voor een statenrechter is gebracht over te hevelen naar een federale rechtbank. Zo kunnen beide partijen een zaak voor de federale rechter brengen. Voor de vraag naar welk recht de federale rechter zal toepassen ter behandeling van het proces, verwijst de auteur naar meer gedetailleerde naslagwerken.220

218

E.A. FARNSWORTH, An introduction to the legal system of the United States, Oxford University Press, 1999, p. 40. 219 Het betreft o.m. misdrijven tegen federale strafwetten, sommige maritieme geschillen en faillissementsprocedures. Het gaat m.a.w. om die geschillen waarin de federatie ook bevoegd werd bevonden om wetgevend op te treden. 220 E.A. FARNSWORTH, An introduction to the legal system of the United States, Oxford University Press, 1999, p. 43-45; L.M. FRIEDMAN, American Law - An introduction, W.W. Norton & Company, 1998, p. 104 e.v.; K.. LEMMENS en W. DE BONDT, Rechtsvergelijking, Kluwer, 2007, p. 286

103

§3 Verhouding tussen wetten en het common law. Het common law, ook wel rechtersrecht genoemd221, wordt traditioneel beschouwd als de rechtsbron bij uitstek in de Verenigde Staten.222 Dit is het gevolg van de receptie van het Engelse common law die zich voorgedaan heeft bij de kolonisatie van Amerika vanaf het begin van de 17de eeuw. Het is een corpus van geldend recht dat zijn kracht put uit haar precedentenwerking. Dit betekent eigenlijk dat wanneer zich geschillen voordoen die dezelfde feiten of kenmerken vertonen als een zaak waarover een rechter in het verleden al een uitspraak heeft geveld, in de nieuwe zaak op dezelfde manier beslist moet worden. Dit principe heet stare decisis. Zij heeft echter niet hetzelfde rigoureuze karakter in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië. Immers, voor een Amerikaans rechter bestaat de mogelijkheid om af te wijken van zijn eigen voorgaande beslissing (uitgedrukt als ―to overrule‖) of die van een rechter van hetzelfde niveau. Afwijken van uitspraken van hogere rechtscolleges kan in principe niet, tenzij de rechter van oordeel is dat de voorliggende case afwijkend is t.a.v. het precedent (dit heet ―distinguishing‖). Het valt nog op te merken dat de binding van eerdere beslissingen enkel kleeft aan de eigenlijke beslissing, en niet aan de motieven die hiertoe geleid hebben (dit zijn ―obiter dicta‖). Kort samengevat is het common law een geheel aan rechterlijke uitspraken van zowel deelstaten als federatie die als gezaghebbend moeten worden beschouwd en om die reden als essentiële bron van recht gelden. Toch bestaat de tendens naar een grotere rol voor democratisch gestemde wetten (aangeduid met statute law), waardoor de traditionele visie over het Anglo-Amerikaanse recht minder en minder opgaat. Aanleiding voor deze ommekeer zijn de aanwezigheid van een geschreven grondwet, de vaststelling dat het leeuwendeel van het federale recht via de wetgever tot stand is gekomen en de nood aan uniformisering van het recht van de deelstaten. Zeker voor de bescherming van knowhow gaat deze stelling ook op, hiervan getuige de opkomst van federale wetten aan het eind van de twintigste eeuw zoals de Uniform Trade Secrets Act en de Economic Espionage Act, waarover later meer. 221 222

D. HEIRBAUT, o.c., p. 55 A.T. VON MEHREN en P.L. MURRAY, Law in the United States, Cambridge, 2007, 342 p.

104

Hoofdstuk 2. Ontstaansgeschiedenis. In 1607 vestigden zich de eerste Engelse kolonisten zich in Jamestown, Virginia. Gedurende de drie volgende eeuwen zou het Engelse common law zich laten gelden bij de ontwikkeling van het Amerikaanse recht, en vaak geciteerd worden in de rechtbank.223 Het was immers de opinie van de Engelse rechtspraak dat hun recht gold in de kolonies van zodra deze werden opgericht, althans voor zover deze regels aangepast waren aan de plaatselijke levensomstandigheden. Ook het Amerikaanse recht over knowhow vond zijn oorsprong in de Engelse rechtspraak, meer bepaald in de 19de eeuw, als gevolg van de groei van technologie en knowhow en de mobiliteitstoename van werknemers.224 Het desbetreffende recht is een creatie van het common law, dat pas in de twintigste eeuw versterking zou krijgen van federale wetten. Door de staatsstructuur van de Verenigde Staten zou de ontwikkeling van rechtspraak over knowhow er één zijn die vanuit de staten fractie per fractie opgebouwd zou worden. De eerste relevante casus werd behandeld door het Massachusetts Supreme Court in de zaak Vickery v. Welch.225 Het was via deze zaak uit 1837 dat de Engelse theorieën over knowhow konden binnensijpelen in de Amerikaanse geschillenbeslechting.

223

M.F. JAGER, ―Trade secrets law”, Trade Secrets Law Database 2009. De eerst gereporteerde zaak is die van Newbery v. James uit 1817 (Newbery v. James, 2 Mer. 446, 35 Eng. Rep. 1011 (Ch. 1817). De meest besproken zaak uit dit era is echter Prince Albert v. Strange ((1849) 2 De G & SM 652; aff’d (1849) 41 ER 1171). De feiten gaan als volgt. Koningin Victoria en haar man Prins Albert hadden de gewoonte in hun vrije tijd sketches te ontwerpen. Bepaalde werken werden aan een professional toegezonden, opdat deze er prints van kon maken. Echter, de opdrachtnemer, Strange, bleek onrechtmatige kopieën te hebben gemaakt, die hij op de koop toe ook nog eens wenste ten toon te stellen. De koningin liet het hier niet bij en stelde een vordering in wegens breach of confidence. Hoewel de zaak heel eenvoudig opgelost werd, moet de redenering die de rechtbank volgde toch van naderbij bekeken worden. Men moet hierbij indachtig houden dat de vordering die tegen Strange werd ingesteld niet gestoeld was op een contract. Het House of Lords meende, zoals bleek uit de uiteenzetting van rechter Cottenham, dat er vier gronden waren waarop de vordering gebaseerd kon zijn ((1849) 1 Mac & G 25 at 44, 41 ER 1171 at 1178)). Ten eerste op grond van het eigendomsrecht van de maker, of op grond van equity, op grond van de goede trouw en tenslotte op basis van het contractenrecht. De Spycatcher case bracht verheldering over deze kwestie, zij het wel slechts 140 jaar later (A-G v. Guardian Newspapers (1990) 1 AC 109, (1988) 3 All ER 545). Het is inderdaad zo dat confidence vaak expliciet of impliciet deel zal uitmaken van de contractsvoorwaarden, maar in Spycatcher werd geoordeeld dat de verplichting tot geheimhouding los van het bestaan van een contract kan voorkomen. Zie ook Robb v. Green (1895) 2 QB 315; R. DEAN, The law of trade secrets, Law Book Company, 1990, p. 38 e.v. 225 Vickery v.Welch, 36 Mass. 523, 19 Pick. 23, 1837 WL 2540 (1837) 224

105

Het zou dezelfde instantie zijn die dertig jaar later de princiepszaak uit de rechtsgeschiedenis over knowhow zou formuleren, namelijk Peabody v. Norfolk.226 Peabody had in het grootste geheim materiaal en productiewijzen ontwikkeld om een weefsel te winnen uit jute. Norfolk trad in dienst als bediener van de machines en tekende een contract waarin het confidentiële karakter van de werkzaamheden beschermd werd. Enige tijd later verliet de machinist de onderneming om samen met Cook (die op de hoogte was van het dienstverband tussen Peabody en Norfolk) machines te ontwikkelen die gemodelleerd waren volgens de methodes van Peabody. De misnoegde werkgever stapte naar de rechtbank en wist zo zijn confidentialiteitsovereenkomst met Norfolk af te dwingen. De zaak is vooral van groot belang omdat er enkele beduidende principes van knowhow-recht geformuleerd werden. In de eerste plaats erkende men een eigendomsrecht in hoofde van de titularis van knowhow.227 Het Massachusetts Supreme Court voegde hieraan toe dat overeenkomsten ter bescherming van dit recht niet in strijd waren met de eerlijke mededinging. Ten tweede vond het concept van het stakingsbevel in deze materie doorgang. Een derde regel handelde over het geheime karakter van knowhow. Dit geheim karakter dient niet absoluut te zijn. Dit impliceert dat het geheime karakter niet verloren gaat doordat het geheim bekend is bij enkelingen die ermee verbonden zijn, zolang het niet publiek bekend is. Ook in staten als Pennsylvania, New York, New Jersey, Michigan, Illinois en nog vele andere begon knowhow aan belang te winnen en zijn intrede in rechtszaken te maken. Dit hier allemaal uiteenzetten zou bladvulling zijn, gezien de afzonderlijke ontwikkeling wel parallel verliep en vaak geïnspireerd was op beslissingen uit andere staten.228

226

Peabody v. Norfolk, 98 Mass. 452 (1868) De idee van trade secrets als een vorm van eigendom moest nadien evenwel plaats ruimen voor de denkpatronen van legal positivism en legal realism waar geen plaats was voor het aanschouwen van trade secrets als natuurwetten. De mening van rechter HOLMES (U.S. Supreme Court) in de E.I. Du Pont De Nemours Powder Co. v. Masland heeft deze stroming beïnvloed (E.I. Du Pont De Nemours Powder Co. v. Masland, 244 U.S. 100, 37 S. Ct. 575, 61 L. Ed. 1016 (1917)). Gevolg van deze opinie was dat in de First Restatement of Torts, de eigendomsbenadering van trade secrets uitdrukkelijk verworpen wordt. Vanaf dan werden zij beschouwd als een vorm van oneerlijke concurrentie, en dit tot op de dag van vandaag, in de Third Restatement of Unfair Competition (M. RISCH, ―Trade secrets and their history‖, M.I.P.L.R. 2007, p. 3-74). 228 M.F. JAGER, ―Trade secrets law”, Trade Secrets Law Database 2009. 227

106

Ook het United States Supreme Court heeft enkele zaken behandeld, maar deze kenden een beperkt belang voor de ontwikkeling van het knowhow-recht.229 Zoals gezegd is het geheel aan precedenten een resultaat van de statenpraktijk. Een andere oorzaak is dat er tot eind vorige eeuw weinig vragen van federaal recht waren gerezen in de jurisdictie over knowhow.

Hoofdstuk 3. Heersend corpus. § 1 Discussie. Juristen vragen zich al langer af of er een verschil bestaat tussen knowhow en trade secrets. Hieromtrent hebben zich 3 verschillende strekkingen ontwikkeld. De eerste groep gelooft dat de inhoud van knowhow ruimer is, de tweede beweert net het tegenovergestelde, en een derde groep meent dat beide begrippen identiek zijn. Deze laatste visie wordt bijgetreden door auteurs als FRIGNANI en DESSEMONTET.230 In de VS bestaat er vanuit wettelijk perspectief geen verschil tussen trade secrets en knowhow, in die zin dat laatstgenoemd begrip een onderdeel uitmaakt van het eerste. Deze conclusie kan worden afgeleid uit de (federale) Uniform Trade Secrets Act, die ondertussen door 45 staten werd bekrachtigd.231 Mijns inziens moet men een onderscheid voor ogen houden tussen technische en andere knowhow. Zoals uitgelegd, ligt de nadruk bij knowhow sensu stricto de klemtoon op het geheime

229

Zie o.m. Erie R. Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64, 58 S. Ct. 817, 82 L. Ed. 1188, 114 A.L.R. 1487 (1938); Fowle v. Park, 131 U.S. 88, 98 (1889); Board of Trade of City of Chicago v. Christie Grain & Stock Co., 198 U.S. 236, 25 S. Ct. 637, 49 L. Ed. 1031 (1905); Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373, 31 S. Ct. 376, 55 L. Ed. 502 (1911); E.I. Du Pont De Nemours Powder Co. v. Masland, 244 U.S. 100, 37 S. Ct. 575, 61 L. Ed. 1016 (1917); Becher v. Contoure Laboratories, Inc., 279 U.S. 388 (1929); U.S. v. Dubilier Condenser Corporation, 289 U.S. 178, 53 S. Ct. 554, 77 L. Ed. 1114, 17 U.S.P.Q. (BNA) 154, 85 A.L.R. 1488 (1933); Universal Oil Products Co. v. Globe Oil & Refining Co., 322 U.S. 471, 64 S. Ct. 1110, 88 L. Ed. 1399, 61 U.S.P.Q. (BNA) 382 (1944). 230 A. FRIGNANI, ―Knowhow and trade secrets”, J.I.F.D.L. 1996, 59-67. 231 Er bestaat controverse over een mogelijke 46ste lidstaat, m.n. North - Carolina., waarvan de betrokken wetgeving (statute) wel een eigen oorsprong kent, maar waarvan de inhoud sterk aan de UTSA gelinkt wordt. Voor meer informatie hierover zie G. PETERSON, ―Trade Secret Law Update 2008: including restrictive post - employment covenants‖, Practising Law Institute 2008, p. x; www.ncbusinesslitigationreport.com/.../file/Covenant%20MTD%20Order.rtf (24/4/2010)

107

karakter.232 Geheime of technische knowhow valt naar mijn mening gelijk te schakelen met de zogeheten trade secrets, niet-beschermde knowhow valt erbuiten. Deze discussie is eigenlijk dezelfde als deze die in de Belgische doctrine woedt over het verschil tussen fabrieksgeheimen en knowhow. Tot op een bepaalde hoogte hebben beide vormen van kennis betrekking op dezelfde informatie, namelijk tot daar waar het primordiale geheime karakter van knowhow aanwezig is.

§ 2 Definities van knowhow. De hiërarchie der bronnen gebiedt dat hier eerst de democratisch gestemde wetten besproken worden, gevolgd door de principes geformuleerd door het common law.233

2.1 Wettenrecht (statutory law). In dit onderdeel hanteert de auteur als voornaamste onderscheid dat tussen wetten van privaatrecht, als zijnde het recht dat de verhoudingen tussen burgers regelt, en het publiekrecht, dat de verhoudingen tussen burger en overheid regelt.

2.1.1 Privaatrecht. 2.1.1.1 Uniform Trade Secrets act. In tegenstelling tot België kent Amerika een overkoepelende wet ter bescherming van knowhow. Dit federaal instrument dateert van 1979 en werd geamendeerd in 1985. De versies van beide wetten komen voor. Het grootste verschil tussen beide is dat in de versie van 1985 de rechter de mogelijkheid wordt gelaten om een verdere exploitatie van onrechtmatig verkregen knowhow toe te staan, tegen betaling van een redelijke vergoeding. De meeste deelstaten hebben de wet overgenomen , met de nuance dat de UTSA er veelal in aangepaste vorm zal voorkomen. Het opzet van de wet is tweeledig. In de eerste plaats wou men - zoals de naam al laat uitschijnen - het recht i.v.m. knowhow over de verschillende staten heen gaan uniformiseren (art. 8 UTSA). Het tweede doel is duidelijk knowhow zo goed als mogelijk te verdedigen tegen het verlies van 232

Hiermee wordt echter niet bedoeld dat andere categorieën van knowhow geen geheim karakter zouden kunnen hebben in bepaalde omstandigheden. 233 Zie E.A. FARNSWORTH, An introduction to the legal system of the United States, Oxford University Press, 1999, p. 60 e.v.

108

haar beschermd karakter, ten gevolge van de bekendmaking of het gebruik door een ander. Dit uit zich onder meer in art. 5 UTSA, dat de rechter toelaat om procedurele maatregelen ter bescherming van het geheim karakter in te bouwen, zoals bijvoorbeeld het rechterlijk bevel aan een partij om een geheimhoudingsplicht te respecteren. 1. Definitie. Volgens §1 (4) van UTSA luidt de omschrijving van knowhow als volgt: ―informatie, inclusief formules, modellen, samenstellingen, programma‟s, machines, methoden, technieken of processen, die : (1) actueel of potentieel, onafhankelijke economische waarde met zich meebrengen, omdat ze niet algemeen bekend zijn voor anderen die economische waarde kunnen putten uit de bekendmaking,

en niet op eenvoudige wijze en zonder onrechtmatige gronden door

diezelfden te achterhalen zijn. (2) Het voorwerp uitmaken van - gezien de omstandigheden - redelijke inspanningen ter bewaring van het geheim.‖ De onrechtmatige gronden zijn bijvoorbeeld diefstal, omkoping en het breken van een geheimhoudingsplicht. Onafhankelijke uitvinding, reverse engineering234 en de verkondiging van knowhow onder licentie zijn wel toegestaan. Beide lijsten zijn niet exhaustief. Om te bepalen of sprake is van een onrechtmatige handeling, zal groot belang toekomen aan de gegeven omstandigheden.235 2. Toepassingsgebied ratione materiae - ratione temporis - ratione personae. Ratione materiae. Om te bepalen of er sprake zou kunnen zijn van knowhow (in de zin van trade secrets) wordt in de praktijk beroep gedaan op de zesstappen-test uit de First Restatement of Torts. De verschillende stappen zullen aldaar doorlopen worden. De UTSA kent hier geen eigen systeem voor. 234

Kadant, Inc . v. Seeley Machine, 244 F. Supp. 2d 19, 36 (N.D.N.Y. 2003), http://ny.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.%5CFDCT%5CNNY%5C2003%5C20030130_00000 22.NNY.htm/qx (1/5/2010). 235 Neem bijvoorbeeld de zaak E.I. Du Pont de Nemours & Co., Inc. v. Christopher, 431 F.2d 1012, 400 U.S., 1024 (5th Cir. 1970). Het besturen van een vliegtuig in een wettelijke vliegzone en foto’s nemen van een niet - afgewerkte constructie is op zich perfect legaal, maar gezien de omstandigheden werd dit toch als een onrechtmatige wijze van informatievergaring weerhouden.

109

Ratione temporis. De UTSA is slechts van toepassing vanaf zijn bekendmaking, respectievelijk in 1979 of in 1985. Hij kent geen terugwerkende kracht en zal ook de wantoestanden die hun oorsprong kenden vóór de intrede van de wet, maar voort bleven bestaan erna, niet naar zich toe trekken. Wie zich wil beroepen op het regime van de UTSA moet zijn vordering indienen binnen drie jaar na de ontdekking van de onrechtmatige toe-eigening. Deze verjaringstermijn geldt ook wanneer men binnen die tijdspanne het gebruik had moeten ontdekt hebben (art. 6 UTSA). Ratione personae is de wet van toepassing op zowel natuurlijke - als rechtspersonen. Bovendien is niet vereist dat de procespartijen een contractuele relatie zouden hebben, integendeel, ook derden die weet hadden van of weet hadden moeten hebben van het dubieuze karakter van de verwerving van knowhow, vallen eronder.236 3. Onrechtmatige toe-eigening.237 Bedoeld worden deze gevallen ―waarin een persoon: (i)

andermans knowhow verwerft

terwijl hij weet of had moeten weten dat deze

informatie op onrechtmatige wijze werd vergaard; (ii)

andermans knowhow bekendmaakt of gebruikt zonder hiertoe de expliciete of impliciete toestemming te hebben gehad‖ (art. 1 (2) UTSA).

Telkens moet de betrokkene: (A) ―de knowhow op basis van onrechtmatige aanspraken verworven hebben; (B) op het moment van de bekendmaking of het gebruik weten of reden gehad hebben te weten dat zijn kennis van de knowhow I.

afgeleid werd van of via een persoon die onrechtmatige wijzen heeft aangewend om de knowhow te bekomen;

II.

verworven werd onder omstandigheden waarin een geheimhoudingsplicht bestond of slechts een beperkt gebruiksrecht;

236

Zie bijvoorbeeld EFCO Corp. v. Symons Corp., 219 F.3d 734, 741 (8th Cir.) (2000) Vrij vertaald naar de definitie uit de UTSA van ―misappropriation‖: ‖de verwerving van andermans knowhow door iemand die weet of zou moeten weten dat die verwerving een onrechtmatig karakter had‖ (§1 UTSA). De benaming ―toe-eigening‖ werd hier gekozen omdat het telkens gaat om het naar zich toetrekken van rechten die behoren aan de titularis van de informatie, zoals het gebruik of de bekendmaking van de knowhow. 237

110

III.

afgeleid werd van of via een persoon in wiens hoofde een geheimhoudingsplicht bestond t.a.v. de persoon die juridische stappen heeft ondernomen ter bescherming van de knowhow;

(C) voordat zich een materiële wijziging in zijn positie heeft voorgedaan, weten of reden gehad hebben te weten dat hij te maken had met knowhow in de ware zin van het woord en dat zijn verwerving ervan het gevolg was van een ongelukkig toeval of vergissing‖ (art. 1 (2) UTSA). 4. Sancties. De bekrachtiging van knowhow-claims onder de Uniform Trade Secrets Act bestaat uit drie onderdelen. 1. Het stakingsbevel. De titularis van knowhow kan de rechter om een voorlopig of een permanent stakingsverbod vragen.238 Welke bevoegdheden heeft de rechter ter zake? Art. 2 UTSA (versie 1985) luidt: (a) ―Indien er zich een actuele of imminente, onrechtmatige aanwending voordoet, kan de rechter hiervan de staking bevelen. Dit bevel blijft voortbestaan tot zolang als de knowhow zijn geheim karakter behoudt, zij het wel met deze nuance dat de rechter van oordeel kan zijn dat een langere instandhouding opportuun is omdat de verweerder anders een commercieel voordeel uit de illegitieme aanwending zou putten. (b) In uitzonderlijke omstandigheden kan de rechter de voortzetting van de aanwending bevelen, mits betaling van een redelijke vergoeding. Deze vergoeding kan maximum zolang verschuldigd zijn als de periode waarbinnen de rechter het gebruik van de knowhow had kunnen verbieden. (c) Wanneer het, omwille van omstandigheden eigen aan de zaak, gepast lijkt, kan de rechter ook positieve actiemaatregelen gelasten ter bescherming van de knowhow.‖

238

Dit is een praktijk die haar oorsprong kent in equity. In de Middeleeuwen ontstond in Engeland naast het common law, gecreëerd door de koninklijke rechtbanken, equity. Dit is een geheel aan recht en eigen procedures ontwikkeld door de kanselier die geschillen lokaal beslechtte. Het onderscheid tussen beide gehelen aan rechtsregels bestond ook in Amerika, tot in de 19de eeuw. Op dat moment zijn beide gehelen samengesmolten onder impuls van de staten (L.M. FRIEDMAN, American Law - An introduction, W.W. Norton & Company, 1998, p. 89); Winston Research Corp. v. 3M Co., 350 F.2d 134, 146 U.S.P.Q. (BNA) 422 (9th Cir. 1965), http://gozips.uakron.edu/~dratler/2008tradesec/materials/winston.htm (30/4/2010).

111

Het is de eiser die zal moeten aantonen dat (1) het stakingsbevel een substantiële kans op welslagen heeft, dat er (2) onherstelbare schade voorhanden is, (3) de schade toegebracht aan de eiser groter is dan de potentiële schade voor de verweerder n.a.v. het stakingsbevel, en dat (4) een stakingsbevel niet pejoratief zou zijn voor de maatschappij. De onherstelbare schade waarvan sprake slaat op de schade, van die aard dat zij niet gecompenseerd kan worden door een geldsom, of waar zij niet adequaat in een som kan uitgedrukt worden.239 De duur van het stakingsbevel bedraagt traditioneel maximum de levensduur van de knowhow, d.i. zolang zij niet tot het publieke domein is behoort. Een meer moderne visie is dat de duur gelimiteerd moet worden tot de duur van de termijn van de voorsprong die de knowhow op de concurrenten biedt.240 Deze invalshoek wordt ook weergegeven in §2, a) UTSA. 2. Schadevergoedingen. Tenzij in die hypotheses waar zich een materiële en nadelige positiewijziging heeft voorgedaan voordat de knowhow verworven werd of waar een pecuniaire vergoeding onbillijk zou zijn gezien men reden had te moeten weten dat er een onrechtmatige aanwending plaatsvond, kan men vergoeding bekomen voor schade geleden door iemands toe-eigening van andermans knowhow. Zowel het geleden verlies als een louter ongerechtvaardigde verrijking waarmee geen rekening wordt gehouden bij de berekening van actuele schade, kunnen vergoed worden (art. 3 (a) UTSA). Indien er kwade trouw voorhanden is, kan de rechtbank bijkomende vergoedingen opleggen waarvan het maximum tweemaal de grootte van een schadevergoeding uitgesproken onder art. 3 (a) is (art. 3 (b) UTSA). Zoals in het vorige deel aangegeven, behoort het in het Belgische recht niet tot de bevoegdheden van de voorzitter van de rechtbank van Koophandel, zetelend zoals in kort geding, om schadevergoedingen uit te spreken. 3. Advocatenkosten. 239

Dit is respectievelijk wat geoordeeld werd in o.a. Foxboro Co. v. Arabian Am. Oil Co., 805 F.2d 34 (1st Cir. 1986) en Parkem Indus. Servs., Inc. v. Garton, 619 S.W.2d 428 (Tex. App. - Amarillo 1981) 240 Zo werd bijvoorbeeld geoordeeld in Bryan v. Kreshaw, 366 F.2d 497, 503 (5th Cir. 1966).

112

Waar een vordering ter bescherming van knowhow kwaadwillig werd ingesteld (1); waar men te kwader trouw een vordering ter stopzetting van het stakingsbevel indient of men wil hieraan, te kwader trouw, niet meewerken (2); of tenslotte waar er opzettelijke en kwaadwillige onrechtmatige aanwending bestaat van knowhow (3), kan de rechter een partij in de kosten veroordelen onverminderd een eventuele overeenkomst tussen partijen. Deze regeling bestaat ook in België, waar de rechter de verliezende partij zelfs ambtshalve in de advocatenkosten veroordeelt, behoudens bijzondere wetten en ongeacht overeenkomsten tussen partijen.241 5. Verweergronden. Wanneer iemand voor de rechter gedaagd wordt wegens onrechtmatige toe-eigening van knowhow, staan drie verweermogelijkheden open.242 Een eerste mogelijkheid bestaat eruit aan te voeren dat men helemaal geen inbreuk op de knowhow in kwestie heeft begaan. Men zou bijvoorbeeld kunnen aantonen dat men de knowhow onafhankelijk heeft ontwikkeld. Ten tweede kan men het karakter van knowhow van de informatie aanvechten, bijvoorbeeld omdat zij tot het publiek domein behoort. Een laatste optie is bewijzen dat de bescherming van de knowhow niet afdwingbaar is, omdat het onderliggende octrooi niet geldig zou zijn. Hier wordt niet verder op ingegaan. Opmerking die kan meegegeven worden is dat deze verweergronden algemeen zijn en in elke situatie kunnen worden opgeworpen, dat wil zeggen ongeacht op welke rechtsregel de eiser zijn (burgerlijke) vordering baseert.

241

Art. 1017 Ger.W. zoals ingevoerd door de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat geldt met ingang van 1 januari 2008 (B.S. 31 mei 2007). Zie ook bijhorend K.B. van 26 oktober 2007 (B.S. 9 november 2007). 242 S. HOLLOWAY, ―”Black Box‖ Agreements: The marketing of U.S. Technical Know-how in the Pacific Rim‖, 23 Cal. W. Int‟l L.J. 199, 1992.

113

6. Relatie tot andere wetgevende bronnen. Deze wet prevaleert op alle rechtsregels inzake onrechtmatige daad (―tort law‖), schadeloosstelling (―restitutionary law‖) en statenwetten die burgerlijke sancties voorzien voor gebruik van andermans knowhow. De wet laat contractuele clausules en andere burgerlijke - of strafrechtelijke sancties onverlet (art. 7 UTSA).

2.1.2 Publiek recht. 2.1.2.1 Economic Espionage Act (1996). Deze lex, beter gekend onder de afkorting EEA, betekende de intrede van een federaal strafrechterlijk instrument wegens onrechtmatige toe-eigening, die bestaat naast, of in geval van conflict boven, strafwetten uit de staten. 1. Definitie. De EEA bedient zich van een behoorlijk ruim omschreven definitie van knowhow, en gaat verder dan enkel het beschermen van technische knowhow. De omschrijving luidt: ―alle vormen en types van financiële -, business -, wetenschappelijke -, technische -, economische -, of uitvindersinformatie, inclusief patronen, plannen, compilaties, programmatiemethoden, formules, ontwerpen, prototypes, methoden, technieken, processen, procedures, programma‟s, of codes, onafhankelijk of ze materieel of immaterieel zijn, of ze opgeslagen en bijeengebracht werden en hoe dat gebeurde, of ze in het geheugen bewaard werden of op andere wijze, als (A) de eigenaar ervan redelijke voorzorgen heeft genomen om die informatie geheim te houden; en (B) de informatie, actueel of potentieel, onafhankelijke economische waarde put uit het niet algemeen bekend zijn voor het publiek, en wegens het niet op eenvoudige wijze en zonder onrechtmatige gronden door diezelfden te achterhalen zijn.‖ Het zo ruim omschrijven van knowhow brengt duidelijke verschillen naar boven in vergelijking met de Belgische regeling.

114

Ten eerste kan knowhow hier een materieel karakter kennen, terwijl bij ons de overtuiging bestaat dat knowhow ontastbaar is tenzij zij op een materiële drager opgeslagen werd. Ten tweede wordt ook hetgeen de werknemer in zijn geheugen heeft opgeslagen zonder pardon als knowhow beschouwd, terwijl daar in België geen eensgezindheid over bestaat. 2. Toepassingsgebied ratione materiae - ratione temporis - ratione personae. Ratione materiae. De wet is van toepassing op handelingen die gekwalificeerd kunnen worden als economische spionage of als diefstal van knowhow. Ratione temporis. De inwerkingtreding van een strafwet kan geen retroactief karakter hebben. Bijgevolg is de wet in werking getreden in de periode volgend op 11 oktober 1996, de dag van de ondertekening. Ratione personae. Deze strafwet is van toepassing op natuurlijke en op rechtspersonen die de kwestieuze gedragingen hebben vertoond. 3. Strafbare toe-eigening van knowhow. De EEA kent twee misdrijven die het onrechtmatig bekomen van knowhow sanctioneren met strafsancties. De eerste strafbare handeling is ―economische spionage‖ (§ 1831 EEA). De tweede betreft ―diefstal van knowhow‖ (§1832 EEA). Pogingen tot - en samenzweringen ter vergaring van knowhow zijn eveneens verboden door deze bepalingen. In beide gevallen is het aan het Openbaar Ministerie om met uitschakeling van iedere redelijke twijfel het vervuld zijn van drie factoren aan te tonen. Ten eerste moet er sprake zijn van diefstal van informatie

of het verkrijgen, vernietigen of overbrengen zonder toestemming van de

eigenaar van informatie. Ten tweede moet het vaststaan dat de verdediging wist dat de informatie aan iemand toebehoorde. Tenslotte is vereist dat de betrokken informatie knowhow uitmaakt in de zin van de EEA. In bepaalde situaties kan mogelijks nog sprake zijn van drie bijkomende vereisten. Dit is het geval wanneer een gedraging niet onder § 1831 kan gebracht worden, maar eventueel wel te categoriseren valt als diefstal van knowhow (§1832).

115

De staande magistratuur moet dan in vierde instantie bewijzen dat de verdediging de knowhow wilde aanwenden ten voordele van een ander, anders dan de eigenaar. Daarenboven moet de verdediging of geweten of gewild hebben dat de titularis geschaad zou worden door zijn of haar handelen. Een laatste doch daarom niet minder essentiële vereiste bestaat er uit dat de knowhow betrekking moet hebben op of verbonden zijn met een product dat in tussenstaatse of buitenlandse handel werd gebracht. Dit is een vereiste die niet expliciet in het Belgische recht bestaat. Toch moet uitgegaan worden dat zij impliciet verbonden is aan de aard van knowhow zelf, gezien het concurrentiële voordeel dat er uit gehaald wordt meestal het gevolg zal zijn van de commerciële tegeldemaking van de knowhow. 4. Sancties.243 Op economische spionage staan straffen tot $ 10 miljoen aan geldboetes (§ 1831, b) EEA). Deze boete wordt evenwel enkel opgelegd aan ondernemingen. Personen kunnen gestraft worden met boetes tot $ 500 000 en/of een gevangenisstraf van maximum 15 jaar. Naar analogie met § 1831 wordt diefstal van knowhow door ondernemingen bestraft met boetes tot $ 5 miljoen. Voor personen geldt het bedrag van $ 500 000 en eventueel een gevangenisstraf tot 10 jaar. Daarnaast kunnen goederen verkregen ten gevolge van het misdrijf of die gediend hebben voor het misdrijf verbeurd verklaard worden (§ 1834 EEA). 5. Relatie tot andere wetgevende bronnen. Zoals eerder aangegeven prevaleert een federale strafwet op een staatsrechtelijke. De EEA heeft evenwel geen weerslag op andere instrumenten, burgerlijk of strafrechtelijk, die fungeren ter sanctionering van inbreuken op knowhow (§ 1838 EEA).

243

S.J. BISWAS, ―The Economic Espionage Act of 1996, 1997, http://www.myersbigel.com/library/articles/EconomicEspionageAct.pdf (6/5/2010). Voor een overzicht van recente vervolgingen onder de EEA, zie http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/eeapub.htm .

116

2.1.2.2. Trade Secrets Act (U.S.C. § 1905) en Freedom of Informations Act (5 U.S.C. § 552). De Trade Secrets Act uit 1864 bevat een regeling gericht aan de Amerikaanse ambtenaren die in de uitoefening van hun functie in contact komen met financiële gegevens van ondernemingen en burgers. Zij mogen onder andere knowhow niet aan derden bekend maken, op straffe van boete en/of celstraffen tot maximum één jaar. De FOIA (1964) is een wetgevend instrument dat de burgers toegang garandeert tot overheidsdocumenten. Het is de federale overheid zelf die kan bepalen welke federale documenten niet toegankelijk zullen zijn. Een van de vrijstellingen (―exemption 4”) van deze verplichting heeft betrekking op knowhow. Het nut van deze vrijstelling is dat ondernemingen die de overheid zekere kennis hebben gegeven van hun knowhow weten dat hun informatie afgeschermd zal blijven. Bijkomend voordeel voor de overheid is dat zij weet dat de informatie die haar toevertrouwd wordt waarheidsgetrouw zal zijn. Ook staten vaardigen wetgeving uit met betrekking tot de consultatie van publieke documenten.244 2.1.2.3 Strafrecht (Criminal statute law). Verscheidene staten hebben een strafrechtelijk statuut toegekend aan het stelen van andermans knowhow.245 Een daarvan is Texas ( in Tex. Pen. Code § 31.05). Onder knowhow wordt in de zin van die wet verstaan ―het geheel van - of een deel van elke vorm van wetenschappelijke of technische informatie, van een ontwerp, een proces, een procedure, een formule of een verbetering, die waarde heeft en waarbij de eigenaar maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van het beschikbaar worden van de informatie van anderen dan deze die hiertoe geselecteerd werden.‖ Om de gedragingen als diefstal te kunnen brandmerken moet de betrokkene wetens en willens, en zonder de zegen van de eigenaar, ofwel knowhow stelen, ofwel een kopie maken van een product dat de knowhow weergeeft. Knowhow overdragen of aan derden communiceren is ook intolerabel.

244

Zie bijvoorbeeld Georgia Open Records Act (http://www.georgia.gov/00/article/0,2086,87670814_87670967_88002535,00.html) (30/4/2010) en Texas Public Information Act (http://www.txstate.edu/about/open_records_act.html) (30/4/2010). 245 Zie bijvoorbeeld People v. Laiwala, 143 Cal.App.4th 1065 (Cal. Ct. App. 2006).

117

Vaak worden ook nog burgerrechtelijke sancties gekoppeld aan inbreuken op de strafrechtelijke bepalingen. Voorbeeld hiervan is de Texas Theft Liability Act. Vermeldenswaardig aan deze wet is dat voorzien werd in een aansprakelijkheid voor andermans daad, voor die

(weinig

waarschijnlijke) gevallen waar een kind de diefstal van knowhow zou gepleegd hebben. Deze regeling vertaalt zich in het Belgisch recht in art. 1384, lid 2 B.W.

2.2 Rechtersrecht (common law). 2.2.1 First Restatement of Torts.246 De Restatements van het American Law Institute (ALI247) vormen een wetenschappelijke synthese van het rechtersrecht. Het instituut is samengesteld uit een geheel van prominente namen uit de juridische wereld die samenwerken aan wetenschappelijke codificaties van recht. Anders gezegd, het geheel aan regels dat gevormd werd door rechtspraak werd hierin bijeengebracht op artikelsgewijze manier. Rechtskracht hebben deze verzamelingen evenwel niet. 1. Definitie. ―Knowhow kan bestaan uit elk(e) formule, patroon, apparaat of samenstelling van informatie die gebruikt wordt in een onderneming en die aan die onderneming de mogelijkheid biedt om een voordeel te vergaren ten aanzien van concurrenten die de informatie niet kennen of gebruiken.‖ Toepassingsgevallen zijn bijvoorbeeld de formule van een chemisch mengsel, een productieproces, processen ter bewaring, boekhoudkundige methodes en zelf ontwikkelde prijslijsten. In een algemene betekenis is knowhow verbonden aan de productie van goederen, in een meer specifieke zin heeft zij ook betrekking op andere businessaspecten.248 2. Betekenis voor de bescherming van knowhow. Het belang van deze bron voor de bescherming van knowhow is tot op heden nog steeds aanzienlijk, hoewel gezegd moet worden dat zij plaats heeft moeten ruimen door de komst van de UTSA. Ondanks het intrinsieke gebrek aan rechtskracht van de Restatement zelf, wordt zij toch

246

Torts slaat op het geheel van buitencontractuele claims, analoog aan onze regeling uit art. 1382 e.v. B.W. http://www.ali.org/ (29/04/2010) 248 Restatement (First) of Torts § 757 cmt. b (1939). 247

118

als heersend beschouwd door zowel federale als statelijke rechtbanken en aldaar dan veelvuldig geciteerd. Gevolg hiervan is dat de regels in de Restatement of Torts wel rechtskracht hebben. De grootste bijdrage aan de bescherming van knowhow wordt geleverd door de zesstappen-test, die helpt bepalen of er überhaupt sprake is van knowhow. 3. Aansprakelijkheid onder § 757 Restatement of Torts. De bescherming van knowhow is gebaseerd op het gebruik of de bekendmaking van knowhow waarop men geen recht had. Paragraaf 757 luidt immers: ―Hij die andermans knowhow bekendmaakt of gebruikt, zonder hiertoe het privilege te hebben, is aansprakelijk ten aanzien van die andere indien a) hij de knowhow op onrechtmatige wijze heeft ontdekt249; of b) het gebruik of de openbaring de schending van een geheimhoudingsplicht uitmaakt die hij ten aanzien de eigenaar had; of c) hij het geheim van een derde heeft vernomen wetende dat het een geheim betrof en dat de derde het ontdekt had op onrechtmatige basis of dat de derde met deze mededeling zelf een geheimhoudingsplicht schond ten opzichte van de eigenaar; of d) hij het geheim vernam, wetende dat het een geheim betrof en dat de bekendmaking aan hem een vergissing was.‖ De loutere bekendmaking an sich kan volstaan om schade op te lopen. Dit valt te verklaren doordat knowhow haar waarde put uit haar besloten karakter, waardoor haar verkoopswaarde naar aanleiding van het bekend raken gevoelig zal devalueren. De vereiste bekendmaking of het gebruik zijn zwaardere voorwaarden dan wat door de UTSA gepostuleerd wordt. In de Uniform Trade Secrets Act kan men immers al aansprakelijkheid oplopen voor het onrechtmatig verwerven van knowhow, zonder rekening te houden met enig gebruik of bekendmaking na de verkrijging. 249

Voor meer informatie over het concept ―onrechtmatige gronden‖ ofte ―improper means‖ zie E.I. Du Pont De Nemours Powder Co. v. Christopher, 431 F.2d 1012, 167 U.S.P.Q. (BNA) 1, 166 U.S.P.Q. (BNA) 421 (5th Cir. 1970), http://gozips.uakron.edu/~dratler/2006tradesec/materials/christopher.htm (1/5/2010).

119

4. Sancties. De First Restatement of Torts bevat geen regeling over het sanctioneren van misbruiken van knowhow.

2.2.2 Restatement (Third) of Unfair Competition. 1. Definitie. Hier werd er voor geopteerd knowhow te kwalificeren als ―elke informatie die aangewend kan worden in het voeren van een onderneming en die voldoende waardevol en geheim is om een bestaand of potentieel economisch voordeel op te leveren t.a.v. anderen.‖ 2. Onrechtmatige toe-eigening van knowhow. Om aansprakelijkheid te riskeren onder deze wet, wordt een onderscheid gemaakt tussen de toeeigening van knowhow enerzijds door de verwerving ervan (§40, a) Restatement) en anderzijds door het gebruik of de bekendmaking (§40, b) Restatement). 1. Verwerving. Een persoon zal aansprakelijk zijn indien hij op onrechtmatige gronden informatie verwerft die knowhow vormt. Deze onwelvoeglijke wijzen zijn diefstal, fraude, ongeautoriseerde onderschepping, schending van een confidentialiteitsplicht, uitlokking of derdemedeplichtigheid aan contractbreuk en andere motieven die op zich illegitiem zijn of dit worden wegens omstandigheden eigen aan de zaak (§ 43 Restatement (Third) of Unfair Competition). Wel toegestaan zijn de onafhankelijke ontdekking van knowhow of de ontdekking door middel van analyse van publiekelijk beschikbare goederen. 2. Gebruik of bekendmaking. Er wordt verondersteld dat men knowhow, toebehorend aan een ander, zonder deze laatste zijn toestemming gebruikt of bekendmaakt, terwijl men wist of moest weten dat het knowhow betrof. Verder is vereist dat (1) de informatie verworven werd onder omstandigheden waar een confidentialiteitsplicht gold (vgl. infra) in hoofde van de betrokkene t.a.v. de titularis; of 120

(2) de persoon in kwestie de knowhow op onrechtmatige wijze toegeëigend had (zoals bedoeld in § 43); of (3) de betrokkene de informatie waarvan hij wist dat zij knowhow was of waar hij dit moest weten, verwierf van een derde die de knowhow zelf onrechtmatig toegeëigend had of een confidentialiteitsplicht geschonden had t.a.v. de titularis; of (4) de betrokkene de knowhow te weten kwam per abuis of door toeval, tenzij dit het gevolg zou zijn van het falen van de titularis om redelijke voorzorgen ter bescherming te nemen. Het verschil met de UTSA is het volgende. Het Restatement of Unfair Competition verlangt dat men niet enkel wist of moest weten dat de verwerving onrechtmatig was, maar ook dat men wist of moest weten dat de informatie in kwestie knowhow was. De geheimhoudingsplicht uit § 41 bestaat wanneer knowhow aan een persoon werd toevertrouwd en (a) deze persoon voorafgaand aan de bekendmaking een expliciete geheimhoudingsbelofte heeft gemaakt; of (b) de bekendmaking geschiedde in dergelijke relatie of in dergelijke begeleidende omstandigheden dat mag worden aangenomen dat de betrokkene (1) wist of reden had te weten dat de knowhow hem in het geheim toevertrouwd werd, en (2) dat de bekendmaker op redelijke wijze besloot dat de andere partij zijn fiat had gegeven voor de geheimhouding. 3. De relatie tussen een werkgever en zijn arbeidskracht ( §42 Restatement (Third) of Unfair Competition). Indien een werknemer, of eventueel ondertussen ex-werknemer knowhow van zijn werkgever gebruikt of bekendmaakt, begaat hij een vorm van onrechtmatige toe-eigening, zoals beschreven in § 40, b) (§ 42 Restatement of Unfair Competition). Wanneer het onderscheid tussen geheime en niet-geheime knowhow moeilijk te maken is, moet men er van uitgaan dat de werknemer al hetgeen mag gebruiken dat binnen zijn algemene vaardigheden, training en ervaring valt.

121

De hier beschreven bepaling is gelijkaardig aan art. 17, 3° a) Arbeidsovereenkomstenwet, waar ook de ex-werknemer door gegrepen wordt. In de Verenigde Staten werden een aantal theorieën ontwikkeld in verband met de kennis die de werknemer in zijn betrekking heeft opgedaan. Inevitable Disclosure. De in de praktijk meest benutte theorie is die van de inevitable disclosure. Het scenario waaronder zij doorgang vindt is datgene waar een werknemer te goeder trouw, die zekere confidentiële informatie en knowhow gedurende zijn aanstelling opgedaan heeft, op zoek gaat naar een nieuwe (gelijkaardige) functie bij een concurrent. Kan de werkgever een stakingsbevel vragen aan de rechter om tegen te gaan dat de werknemer de nieuwe taak opneemt? De kern van de theorie is eigenlijk dat indien deze werknemer een vergelijkbare job zou gaan uitoefenen, de nieuwe werkgever duidelijk de vruchten zou plukken van de knowhow die de werkkracht voorheen heeft opgedaan, gezien hij die kennis zou aanwenden. Op grond van de inevitable disclosure zou de werkgever naar de rechter kunnen stappen en vragen om de nieuwe tewerkstelling te verbieden, louter omdat zij onvermijdelijk zou leiden tot bekendmaking (en eventueel gebruik) van zijn knowhow. Dit betekent dat men de doctrine zou kunnen aanwenden als een de facto niet-concurrentieovereenkomst, in die gevallen waar er geen dergelijke overeenkomst bestond tussen werkgever en werknemer.250 In minder verregaande gevallen zou de voormalige werkgever enkel het gebruik kunnen aanvechten, wat natuurlijk een klassieke knowhow-vordering zou zijn. De theorie is wijd verspreid maar wordt niet overal aanvaard.251 Sommige rechtbanken uit de staten, waaronder die uit Californië, wijzen haar af of houden een variant aan. Negative Knowhow.

250

http://www.inc.com/articles/2001/08/23292.html (2/5/2010) Zie voor de princiepszaak PepsiCo, Inc. v. Redmond, 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995) http://fdcc.digitalbay.net/documents/Kaplan-Sp04.htm (2/5/2010); JPMorgan Chase Bank, N.A. v. Kohler, 2009 U.S. Dist. LEXIS 81387 (W.D. Ky. 2009); American Airlines, Inc. v. Imhof, 2009 U.S. Dist. LEXIS 46750 (S.D.N.Y. 2009); The Clorox Co. v. S.C. Johnson & Son, Inc., 627 F. Supp. 2d 954 (E.D. Wisc. 2009); voor Californië: http://library.findlaw.com/2003/Mar/18/132641.html (2/5/2010) 251

122

Een tweede leer heet de negative knowhow - theorie. Aan de basis ervan ligt de gedachte dat een werknemer die ontslag neemt en voor een andere onderneming gaat werken, aansprakelijk kan zijn ten aanzien van de eerste werkgever wegens het niet herhalen van fouten en mislukkingen in de ontwikkeling van knowhow.252 Merkwaardig hierbij is dat niet vereist is dat er effectief gebruik zou zijn van de knowhow om aansprakelijk te zijn. De theorie betracht de belangen van de werkgever, die tijd en moeite in research heeft gestoken, te beschermen door te vereisen dat anderen minstens dezelfde tijd en (financiële) inspanning moeten leveren. Het concept ―negatieve informatie als knowhow‖ werd niet erkend in de Restatement (First) of Torts, maar wel in de commentaren bij de UTSA.253 Bijgevolg werd de theorie ook niet erkend in de periode voor de federale wet van 1979.254 In de Restatement (Third) of Unfair Competition wordt de theorie met argwaan benaderd.255 Kritiek op de theorie is dat zij eigenlijk concurrentieverstorend werkt in die zin dat zij werknemersmobiliteit afremt. Bovendien is zij duur omdat de werknemer, die aansprakelijkheid wil ontlopen, klakkeloos dezelfde fouten zou moeten herhalen die tot de perfectionering van een proces leiden. Een andere opmerking hierbij is dat een werknemer die dezelfde fouten maakt, eigenlijk de knowhow van zijn vorige werkgever gebruikt op een positieve manier, waardoor hij altijd aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. Om dergelijke vorderingen te vermijden, vraagt de rechtsleer de rechtbanken de theorie te verwerpen, zeker daar waar het doel van de eis duidelijk het verhinderen van de mobiliteit van de werknemer is.256 In bepaalde gevallen ging de rechtspraak zover stakingsbevelen uit te spreken om een job aan te nemen op basis van de negatieve knowhow-gedachte.257 De theorie kan ook gehanteerd worden om een stakingsbevel te bekomen ter afdwinging van een niet-concurrentieovereenkomst.258

252

Er moet wel uitgegaan worden van de veronderstelling dat de fouten niet gangbaar bekend zijn in de sector, d.i. niet behoren tot het publiek domein, en dat de werknemer er bijgevolg geen notie zou van gehad hebben indien hij niet voor de werkgever in kwestie zou gewerkt hebben. 253 Uniform Trade Secrets Act, Commissioners’ Comment on §1. 254 Zie bijvoorbeeld de meest spraakmakende verwerping van dit principe in Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtek, Inc., 790 F.2d. 1195, 1203 (5th Cir. 1985) 255 Restatement (Third) of Unfair Competition §39, comment e). 256 C.T. GRAVES, ―The law of negative knowledge: a critique‖, 15 Tex. Intell. Prop. L.J. 387, 2007. 257 Avery Dennison Corp. v. Finkle, 2002 WL 241284 (Conn. Supr. Ct. 2002); Novell, Inc. v. Timpanogos Research Group, Inc., 46 U.S.P.Q. 2d 1197. 258 Brunswick Corp. v. Jones, 784 F.2d 271, 275 (7th Cir. 1986)

123

De doctrine mist een gebalanceerde theoretische onderbouw, waardoor vragen rijzen. Een daarvan betreft welke informatie de werknemer al dan niet mag gebruiken of bekendmaken. Zoals gezegd mag hij zich bedienen van algemene vaardigheden en kennis opgedaan in zijn functie. Een afbakening is evenwel moeilijk te maken indien het gaat om negatieve knowhow. Langs de zijde van de werknemer kan geredeneerd worden dat alle handelingen die hij niet meer zal stellen in zijn nieuwe job deel uitmaken van zijn algemene kennis. Langs werkgeverskant kan geargumenteerd worden dat een werknemer die bijvoorbeeld geen gebruik maakt van formule x of y of van bepaalde programma’s, gebruik maakt van negatieve informatie die niet van hem is. Modification Rule. Een derde, minder betwiste theorie is die van de modificatieregel. De grondgedachte is dat een verweerder niet aan zijn aansprakelijkheid kan ontkomen wanneer hij knowhow aanvankelijk onrechtmatig aangewend heeft, maar nadien een aanpassing of modificatie heeft getroffen zodat de knowhow in kwestie niet meer dezelfde is.259 Eigenlijk gaat men vertrekken van de knowhow van de vorige werkgever, de mindere elementen eruit halen en zo tot verbeterde knowhow komen. Om aansprakelijkheid te ontlopen, is vereist dat de bijdrage die de oorspronkelijke knowhow tot de knowhow in kwestie levert, zo miniem is dat gesteld kan worden dat de knowhow het resultaat is van andere bronnen. Dit impliceert evenwel niet dat de ex-werknemer niet veroordeeld kan worden voor de initiële bekendmaking of het gebruik van knowhow. Bepaalde rechtbanken vereisen dat de ontworpen knowhow op substantiële wijze afgeleid werd van de misbruikte knowhow.260 De modificatietheorie heeft tot nog toe minder aanleiding gegeven tot kritiek, omdat zij wettelijk gesteund wordt. Zowel de Restatement (First) of Torts als de Restatement (Third) of Unfair Competition verschaffen uitleg over het concept.261 Vreemd genoeg ontbreekt de idee in de UTSA, hoewel zij wel wordt toegepast door rechtbanken die de UTSA toepassen.

259

Thermodyne Food Serv. Prod., Inc. v. McDonald‟s Corp., 940 F. Supp. 1300 (N.D. Ill. 1996); By-Buk Co. v. Printed Cellophane Tape Co., 329 P. 2d 147 (Cal. Ct. App. 1958) 260 Zie bijvoorbeeld Innovative Constr. Sys., Inc., 793 F.2d 875 (7th Cir. 1986); Mangren Research & Dev. Corp. v. Nat‟l Chem. Co., 87 F.3d 937 (7th Cir. 1996) 261 Restatement (First) of Torts § 757, comment c) (1939) en Restatement (Third) of Unfair Competition § 40, comment c) (1995).

124

4. Sancties. Twee opties dienen zich aan. Het toebrengen van schade aan een ander via zijn knowhow, wordt in de Restatement vooreerst berispt met het stakingsbevel (§44 Restatement of Unfair Competition). Gelijklopend met de regeling uit de UTSA zal de duur van het stakingsbevel navenant zijn aan de tijd nodig om schade, voortvloeiend uit de onrechtmatige aanwending en zal zij in hoofdzaak tot doel hebben om de aanwending een halt toe te roepen en het eventueel hiermee gepaarde gaande economische voordeel te ontnemen. Wanneer de rechter zich moet uitspreken over een stakingsvordering moet hij volgens § 44 onder meer rekening houden met: de aard van de te verdedigen belangen, de wijze van aanwending van knowhow, de doeltreffendheid van het stakingsbevel in casu en de belangen van derden. Een tweede sanctie is de schadevergoeding (§ 45). De aansprakelijke moet het grootste bedrag van de schade die de titularis van knowhow geleden heeft en het voordeel dat de aansprakelijke gewonnen heeft door de onrechtmatige toe-eigening, betalen. Een en ander tenzij dit ongepast zou zijn gelet op volgende gegevens. Deze zijn: - de mate waarin de eiser het bestaan en de omvang van zijn geleden verlies of het gewonnen voordeel voor de verweerder bewezen heeft; - de aard en de mate waarin de toe-eigening plaatsvond; - het voorhanden zijn van meer efficiënte schadeloosstellingen; - de bedoelingen van de aansprakelijke en de eventuele aanwezigheid van goede trouw; - de termijn waarbinnen een vordering werd ingesteld; en - eventuele gerelateerde misdragingen in hoofde van de eiser.

125

§ 3 Bestanddelen. 3.1 Informatie die in aanmerking komt voor knowhow. 3.1.1 Algemeen. Knowhow kan bestaan uit een geheel van informatie waarvan de componenten afzonderlijk gezien publiek bekend zijn. Indien de waarde geput wordt uit deze unieke combinatie, is het aan de eiser om dit waardevol karakter te bewijzen.262 Een wezenlijke voorwaarde is gelegen in het geheim karakter. Dit hoeft evenwel geen absoluut geheim karakter te zijn.263 Dit impliceert dat wanneer knowhow op onrechtmatige wijze naar buiten gebracht wordt, zij nog steeds als knowhow gecatalogiseerd kan worden. Om voor het statuut van ―geheim‖ in aanmerking te komen is dan wel vereist dat de eigenaar redelijke stappen heeft ondernomen.264 Non-Disclosure Agreements met werknemers of partners zijn bijvoorbeeld een goede indicator. De vereiste van redelijke maatregelen zal van geval tot geval moeten beoordeeld worden, volgens de omstandigheden eigen aan de zaak. Door de erg ruime definities in de onderscheiden instrumenten kunnen bijna alle vormen van informatie in aanmerking komen voor de bescherming van knowhow. Bepalend zullen veeleer de redelijke voorzorgen van de eigenaar zijn dan het type informatie.

3.1.2 Voorbeeld: klantenlijsten. In principe worden klantenlijsten samengesteld uit voor het publiek consulteerbare gegevens, waardoor zij niet als knowhow gemarkeerd zouden kunnen worden. Indien de lijst echter ook informatie bevat die niet vrij toegankelijk is en niet algemeen bekend is bij concurrenten, én de ondernemer heeft redelijke voorzorgsmaatregelen genomen, kan de situatie zich wijzigen.265

262

Mike‟s Train House, Inc. v. Lionel L.L.C., 81 U.S.P.Q.2d 1161 (6th Cir. 2006); Comprehensive Techs. Int‟l, Inc. v. Software Artisans, Inc., 3 F.3d 730, 28 U.S.P.Q.2d 1031 (4th Cir. 1993) 263 Metallurgical Industries v. Fourtek Inc., 790 F.2d 1195 (5th Cir. 1986) http://biotech.law.lsu.edu/cases/IP/ts/Metallurigical_v_Fourtek.htm (3/5/2010). Dit is één van de meest geciteerde zaken op het domein van trade secret law. 264 Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc., 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991) http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=7th&navby=case&no=951280 (1/5/2010) 265 Zie bijvoorbeeld voor de staat New York: Leo Silfen, Inc. v. Cream, 29 N.Y.2d 387, 392, 328 N.Y.S.2d 423, 427 (1972); Ivy Mar Co. Inc. v. C.R. Seasons, Ltd., 907 F. Supp. 547, 556 (E.D.N.Y. 1995); Unisource Worldwide, Inc. v. Valenti, 196 F. Supp. 2d 269, 279 (E.D.N.Y. 2002); Hair Say, Ltd. v. Salon Opus, Inc., 2005 WL 697538 *4; (N.Y. Sup. Ct. Nassau County 2005); http://www.clm.com/publication.cfm/ID/69 (4/5/2010). Andere voorbeelden zijn Heartland

126

Hierbij zullen rechters rekening houden met de moeite die geleverd werd om de gespecialiseerde klantenlijst op te stellen en met de concurrentiële voorsprong die er uit voortvloeit.

3.2 Criteria. Welke informatie knowhow uitmaakt en welke niet, zal net als in de Belgische regeling een kwestie zijn van doorlopen van criteria. In het Amerikaanse recht werd de autoritaire test geformuleerd in de Restatement of Torts, meer bepaald in de commentaren bij § 757 (§757, b) Restatement). De meeste andere bronnen van bescherming verwijzen ofwel naar deze zesstappen-test, of formuleren er zelf één, die gebaseerd is op onderstaande test. De volgende criteria determineren of er sprake is van knowhow: 1° de mate van bekendheid van de informatie buiten de onderneming; 2° de mate waarin de informatie bekend is bij werknemers en anderen betrokken bij de onderneming; 3° de mate waarin maatregelen werden getroffen ter bescherming van het geheime karakter van de informatie; 4° de waarde van de info ten opzichte van de onderneming en haar concurrenten; 5° de inspanningen (in geld of in arbeid) geleverd om de informatie te ontwikkelen; en 6° de moeilijkheidsgraad waarmee de informatie op rechtmatige wijze door anderen zou kunnen verworven of gedupliceerd worden. Niet alle criteria hoeven vervuld te zijn opdat knowhow aanwezig zou zijn. Het is het derde criterium dat bepalend is om knowhow te kunnen onderscheiden van andere vormen confidentiële informatie.266 Het moet opgemerkt worden dat ook in dit rechtssysteem het adagium

Home Finance, Inc. v. Allied Home Mortg. Capital Corp., 2008 WL 77785 (6th Cir. 2008); American Family Mutual Insurance Co. v. Roth, 82 U.S.P.Q.2d 1701 (7th Cir. 2007); Miller v. Hehlen, 104 P.3d 193 (Ariz. Ct. App. 2005). 266 SKF USA, Inc. v. Bjerkness, 636 F. Supp. 2d 696 (N.D. Ill. 2009). Voor een toepassing zie Brown v. Rollet Bros. Trucking Co., Inc., 291 S.W.3d 766 (Mo. Ct. App. 2009); Sharma v. Vinmar International, Ltd., 231 S.W.3d 405 (Tex.App.-Houston [14 Dist.] 2007); Sunbelt Rentals, Inc. v. Head & Engquist Equipment, L.L.C., 174 N.C.App. 49, 620 S.E.2d 222 (N.C.App. 2005).

127

―actori incumbit probatio‖ geldt, waardoor het aan de eigenaar van knowhow zal zijn om het bestaan van knowhow aan te tonen.267 Dit zal in veelal een feitenkwestie zijn die aan de soevereine waardering van de rechter wordt overgelaten.

§ 4 Belang . In de global village die de wereld van vandaag is, moet alles altijd heel erg snel gaan. Zo ook op het vlak van technologie. De snelheid waarmee zij evolueert verplicht ondernemingen om zich heel snel aan te passen aan die veranderende omgeving. Essentieel hierbij is dat zij hun eigendommen beschermen. In de Verenigde Staten kent knowhow een veel groter belang dan in België. Redenen hiervoor zijn volgens deze auteur uiteenlopend, maar toch kan men niet naast de oppervlakte van het land kijken. Die heeft een cruciale rol gespeeld, gezien de enorme omvang van de economie en de nood aan degelijke regulering. Indien de wetgever op zich laat wachten, verzint de rechtspraak wel een oplossing.268 Dit is het voordeel van de duale structuur bestaande uit wettenrecht en rechtersrecht. Knowhow wordt door rechtsleer bestempeld als de ―goudklompjes‖ of de ―kroonjuwelen‖ van de onderneming.269 Hiervoor zijn verscheidene verklaringen aan te halen. In de eerste plaats speelt het economische klimaat een rol. Door de razend snelle wijzigingen in de technologie lijkt het meer opportuun voor (kleine en middelgrote) ondernemingen om voor knowhow te kiezen in plaats van octrooibescherming, wat meer tijd en geld vergt. Bovendien kennen octrooien slechts een beperkte houdbaarheidsdatum, en vereisen zij bekendmaking van de geheime informatie. Ten tweede beschermt knowhow tegen werknemers die morgen misschien wel concurrenten kunnen worden. Een goed uitgewerkt intern beleid is hierbij uiteraard geen overbodige luxe.

267

Zie bijvoorbeeld Magistro v. J. Lou, Inc., 270 Neb. 438, 703 N.W.2d 887 (Neb. 2005); MicroStrategy Inc. v. Li, 601 S.E.2d 580 (Va. 2004); Incase, Inc. v. Timex Corp., 488 F.3d 46 (1st Cir. 2007). 268 Vorderingen m.b.t. de bescherming van knowhow bevatten ook steeds meer over riante bedragen, wat ook een indicator is voor hun toenemend belang. Consulteer bijvoorbeeld http://www.internetnews.com/busnews/article.php/2106421/SCO-Sues-IBM-Over-Unix-Trade-Secrets.htm (3/5/2010); http://spectrum.ieee.org/semiconductors/processors/lessons-from-the-1-billion-intel-tradesecret-theft (3/5/2010) en http://www.informationweek.com/news/internet/google/showArticle.jhtml?articleID=208801002 (3/5/2010) 269 Zie respectievelijk http://www.wipo.int/sme/en/index.jsp?sub_col=sme-article&cat=trade secret (30/4/2010) en K.F. JORDA, ―Patent and Trade Secret Complementariness: An Unsuspected Synergy”, 48 Washburn L.J. 1, 2008.

128

Samengevat kan geponeerd worden dat knowhow een valabel alternatief vormt voor octrooien, met eigen voordelen tegenover deze laatste vorm van intellectuele eigendom, zij het wel met de nuance dat de bescherming wel een goed uitgewerkte bedrijfsstrategie vraagt. Daardoor treedt knowhow meer en meer op de voorgrond op het vlak van intellectuele eigendom.

Hoofdstuk 4. Knowhow-overeenkomsten in de V.S. § 1 Bedingen die beschermen in Amerika. 1.1 Niet - concurrentiebeding. 1. Legaal statuut. Het concurrentiebeding kent geen overkoepelend wettelijk statuut in de Verenigde Staten. Bijgevolg kan haar gesteldheid verschillen van staat tot staat. In de meeste staten ontwikkelt het van kracht zijnde recht over dit onderwerp zich via de rechtspraak.270 Rechters staan er weigerachtig tegenover om overeenkomsten of clausules die een beperking van de vrije mededinging met zich meebrengen, te bekrachtigen. Deze houding is historisch gegroeid, en wegens de gelding van de precedentenleer blijft zij tot op vandaag bestaan. 2. Redelijkheidstest. Wanneer niet-concurrentieovereenkomsten worden gesloten, zal de rechter een afweging maken tussen de belangen van de werkgever om zijn handel te beschermen, en die van de werknemer, die in staat moet zijn om in zijn levensonderhoud te voorzien in een sector naar keuze.271 Veel zal dus afhangen van de bewoordingen van de overeenkomst, aangezien er geen wettelijke regels zijn zoals die in België voorgeschreven worden door de Wet 31 juli 1978. Toch zal een concurrentiebeding ook in de Verenigde Staten afgebakend moeten worden wat betreft duur en geografische gelding, zo niet zal de rechter het beding nietig verklaren. Naast tijd en spreiding, moet het beding ook redelijk zijn vanuit de positie van de tegenpartij van diegene in wiens voordeel de clausule moet werken.272 Bijgevolg mag het beding best tot doel 270

Een uitzondering vormt Colorado, waar een wet werd aangenomen over niet - concurrentiebedingen. Voor een toepassing zie Haggard v. Synthes Spine, 2009 U.S. Dist. LEXIS 54818 (D. Colo. 2009). 271 http://www.lawmemo.com/articles/covenants.htm (2/5/2010)

129

hebben de werkgever bescherming te bieden tegen de werknemer die voor een concurrent gaat werken of zelf een concurrerende activiteit wil opstarten, maar het mag niet verder gaan dan nodig en de publieke belangen niet schaden. De redelijkheidstest omvat vijf vragen die de rechter zal doorlopen om na te gaan of het concurrentiebeding doorgang kan vinden of niet.273 Hij zal kijken of de overeenkomst: 1. nodig is ter bescherming van de werkgever; 2. beperkt is wat duur betreft; 3. geografisch beperkt is; 4. de werknemer niet teveel beperkt in het vinden van een nieuwe betrekking; en 5. niet strijdig is met de publieke belangen. Zodra aan één van de stappen niet voldaan werd, kan de rechter overgaan tot nietigverklaring.274 Het is aan diegene die de geldigheid van het beding wenst te betwisten om bewijs te leveren van het niet voldaan zijn aan één van de vereisten.275 Indien de werknemer een handelsvertegenwoordiger is, speelt § 396 Restatement (Third) of Agency een primordiale rol in het kader van de bescherming van knowhow.276 Paragraaf 396 is vooral van belang nadat de relatie een einde heeft genomen. In principe is er geen concurrentieverbod, maar dit kan net zoals bij ons (art. 24 Wet Handelsagentuur)

272

Scott v. General Iron & Welding Co., 171 Conn. 132, 137 (1976) http://www.cohenandwolf.com/CM/EmploymentLaborPublications/EmploymentLaborPublications88.asp (2/5/2010) 273 Robert S. Weiss & Associates v. Wiederlight, 208 Conn. 525, 529 n.2 (1988); Milprint, Inc. v. Flynn, 296 Wis. 2d 936, 724 N.W.2d 274, 2006 WL 2690249 (Wis.App. 2006); http://www.non-competes.com/search/label/Reasonableness (2/5/2010) 274 New Haven Tobacco Co. v. Perrelli, 18 Conn. App. 531, 534, 212 Conn. 809 (1989). 275 Milaneseo v. Calvanese, 92 Conn. 641, 642 (1918); Pediatric Occupational Therapy Services, Inc. v. Town of Wilton, 2004 Ct. Sup. 5230, 5242 (Conn. Super. 2004); Access America, LLC v. Mazzotta, 2005 Ct. Sup. 12982, 12986 (Conn. Super. 2005). 276 ―Agency‖ is eigenlijk de equivalent van de handelsagentuurovereenkomst uit het Belgische recht in de zin van de Wet van 13 februari 1995. Luidens de tekst van § 1, 1) Restatement (Second) of Agency is agentuur ―de vertrouwensrelatie die zich voordoet wanneer een persoon (de principaal) blijk geeft van instemming jegens een ander (de agent) dat de agent in naam en voor rekening van de principaal zaken zal afsluiten onder gezag van de principaal, en dat de agent hiermee instemt of op andere wijze zijn akkoord hiermee aangeeft‖. Essentieel verschil met de Belgische regeling is dus de aanwezigheid van gezag. Dit kan niet gerijmd worden met de tekst van art. 1 Wet Handelsagentuur.

130

contractueel overeengekomen worden (§ 396, a)). Wel rust de plicht op de ex-agent om knowhow niet zelf te gebruiken na het einde van de overeenkomst of deze aan derden mee te geven. Algemene kennis en hetgeen in zijn geheugen werd opgeslagen, waaronder ook namen van klanten, mag hij wel aanwenden (§ 396, b)). Laatste regel wijst erop dat men een juist evenwicht tracht te vinden tussen enerzijds de bescherming van knowhow en anderzijds de vrije mededinging. Toch is waakzaamheid geboden met de notie ―hetgeen in zijn geheugen werd opgeslagen‖. Een ruime interpretatie zou immers al te vaak leiden tot het degraderen van knowhow tot niet-geheime informatie. Om dat tegen te gaan hebben verscheidene staten een versie van de UTSA aangenomen waarin het memoriseren van informatie een vorm van onrechtmatige aanwending van knowhow kan uitmaken.277

1.2 Geheimhoudingsclausules. In Deel II werd al meegegeven dat partijen de vrijheid hebben om contractueel overeen te komen wat zij wensen. Erg belangrijk hierbij is dat de overeenkomst duidelijk en ondubbelzinnig is, dit om te vermijden dat er twijfels zouden kunnen ontstaan. Wanneer een geschil zou ontstaan n.a.v. deze overeenkomst, kan het handig zijn om die gevallen bepaald te hebben waarin er sprake zal zijn van onherstelbare schade, aangezien deze aantasting een voorwaarde is om een stakingsbevel te verkrijgen. Partijen kunnen bijvoorbeeld stipuleren dat elke vorm van bekendmaking en/of eigen gebruik van de knowhow onherstelbare schade meebrengt voor de eigenaar. Net als bij niet-concurrentiebedingen kennen de Verenigde Staten geen uniform statuut voor geheimhoudingsclausules. Bijgevolg kunnen de geldigheidsvoorwaarden verschillen van staat tot staat. Indien de confidentialiteitsclausule hetzelfde effect ressorteert heeft als een nietoncurrentiebeding, wordt zij door de rechtspraak soms beoordeeld volgens dezelfde standaarden

277

Hiertoe horen bijvoorbeeld Californië (Morlife, Inc., v. Perry, 56 Cal.App.4th 1514, 66 Cal.Rptr.2d 371 (1997)) en Arkansas (Allen v. Johar, Inc., 308 Ark. 45, 823 S.W.2d 824 (1992)).

131

als voor deze laatste gelden.278 De afwezigheid van een niet-concurrentiebeding kan er toe leiden dat de geheimhoudingsplicht voor de betrokkene ophoudt te bestaan.279 Andere staten weigeren deze principes met betrekking tot geografische - en tijdslimieten analoog toe te passen en hanteren de regel dat de duur van een stakingsbevel navenant is met de tijdsduur die de verweerder zou nodig hebben om een zelfde type knowhow te ontwikkelen als diegene die hij misbruikt heeft.280 Om de status van knowhow te bekomen, is vereist dat de eigenaar redelijke maatregelen heeft getroffen ter bescherming. Geheimhoudingsclausules in arbeidsovereenkomsten kunnen hiertoe een goed instrument zijn. Zij zijn echter geen absolute vereiste. 281 Evenmin kunnen zij op zichzelf als afdoende worden beschouwd.282

§ 2 Overeenkomsten ter exploitatie van knowhow. Omdat een bespreking van het ter zake vigerende recht over de uitbesteding van knowhow via cessie, licentie of franchise niet zomaar kort uiteen gezet kan worden, zal dit deel van het Amerikaanse recht niet behandeld worden in deze masterproef.

§ 3 De Non-Disclosure Agreement. De NDA kent zijn oorsprong in de Angelsaksische rechtstraditie en is van daaruit binnengesijpeld in die van de continentale rechtsstelsels. De inhoud zal overal ongeveer gelijklopend zijn. Partijen kunnen overeenkomen wat zij wensen. Het is sterk aan te raden in de overeenkomst goed uit te leggen wat onder ieder begrip begrepen zal worden. Op die manier 278

Dit is bijvoorbeeld het geval in Connecticut en Wisconsin. Zie o.a. voor Connecticut NewInno, Inc. v. Peregrim Development, Inc., 2003 Ct. Sup. 7852, 7853-7854 (Conn. Super. 2003) en voor Wisconsin Milprint, Inc. v. Flynn, 296 Wis. 2d 936, 724 N.W.2d 274, 2006 WL 2690249 (Wis. App. 2006). 279 Universal Banner Network, Inc. v. Zell, 2005 WL 3275917 (Cal. App. 2 Dist. 2005). Deze uitspraak werd niet gepubliceerd en is terug te vinden in G.R. PETERSON, ―Trade Secret Law Update 2008: including restrictive post employment covenants‖, Practising Law Institute 2008, p. x. 280 Zo meenden partijen in een geschil in Missouri in Synergetics, Inc. v. Hurst, 81 U.S.P.Q.2d 1714 (8th Cir. 2007) dat de confidentialiteitsovereenkomsten tussen beide partijen in feite niet-concurrentiebedingen vormden, en de geheimhoudingsverbintenissen ongeldig waren wegens gebrek aan beperkingen in duur en geografische gelding. De rechtbank weigerde dit argument te erkennen. 281 Suncoast Tours, Inc. v. Lambert Group, Inc., 1999 WL 1034683 8 (D.N.J. 1999). 282 Kadant, Inc. v. Seeley Machine, Inc., 244 F. Supp. 2d 19, 36 (N.D.N.Y. 2003); Tactica Int‟l, Inc. v. Atlantic Horizon Int‟l, 154 F. Supp. 2d 586, 608 (S.D.N.Y. 2001); Silicon Image, Inc. v. Analogix Semiconductor, Inc., No. C-07-00635 JCS, 2008 WL 166950 (N.D. Cal. 2008) in J. Intell. Prop. 2008, Vol. 3, No. 7, p. 440-441; http://www.clm.com/publication.cfm/ID/69 (2/5/2010)

132

kunnen geen vragen rijzen omtrent wat nu net confidentieel is, hoe lang die verplichting geldt, voor wie zij geldt en waar zij geldt. Immers, een te strenge overeenkomst die een partij kennelijk benadeelt, kan in België door de rechter afgezwakt worden doordat hij de klemtoon zal leggen op de werkelijke wil van partijen in plaats van op de letterlijke bewoordingen. De vorm van de overeenkomst en de totstandkomingsvereisten zullen in de Verenigde Staten differentiëren van de eerder uiteengezette Belgische regeling. Dit is echter contractenrecht, een materie die niet grondig in een notendop uitgelegd kan worden. Daarom zal zij hier niet behandeld worden. Voor wat betreft de inhoud van de NDA kan verwezen worden naar Deel II.

Hoofdstuk 5. Conclusie. De bescherming van knowhow in de V.S. loopt mijns inziens grotendeels parallel met de Belgische regeling. Ook daar zal men via de theorieën over onrechtmatige daad, via oneerlijke mededinging, via het strafrecht en grotendeels door middel van contractuele afspraken een precieze bescherming realiseren. Er zijn natuurlijk ook grote verschillen. Het eerste verschil valt historisch te verklaren. Bedoeld wordt de tweedeling wettenrechtrechtersrecht, die voor diversificatie aan bronnen zorgt. Grootste verschil is evenwel, volgens het verrichte onderzoek, in hoofdzaak gelegen aan het belang dat aan knowhow gehecht wordt. Bij ons zal men, hetgeen ook eigen is aan de continentale rechtstraditie, trachten om situaties waarin de rechten van de titularis van knowhow geschonden werden, onder een abstracte norm trachten te brengen. Echter, nergens wordt in een wetgevend document gesproken over knowhow zelf. Dit is helemaal anders in Amerika. Daar wordt knowhow beschouwd als stokpaardje van een onderneming. Door die visie heeft het juridische kader dan ook veel sneller vorm gekregen. Het is dan ook de idee die men heeft over knowhow in een onderneming die de voornaamste verklaring uitmaakt voor het verschil in beide regelingen.

133

Een ander verschil is de invloed van de eigendomsvisie op knowhow. Deze loopt in Amerika als een rode draad door de jurisdictionele beslissingen met betrekking tot de knowhowbescherming.283 In civielrechtelijke landen is de impact hiervan eerder theoretisch gebleven.

283

G., CABANELLAS en J., MASSAGUER, Know-How Agreements and EEC Competition Law, IIC Studies vol. 12, Max Planck Institute, 1991, p. 50.

134

DEEL IV.

135

Conclusie.

Knowhow komt voor in elke onderneming, maar zal in bepaalde sectoren meer spelen dan in andere. Doordat de waarde van de onderneming meer en meer beïnvloed wordt door immateriële goederen zoals intellectuele eigendom, moet de rechtspersoon zich hoeden voor misbruiken en lekken. In theorie wordt knowhow beschermd door wetsbepalingen, die gebeurlijk een algemene aansprakelijkheidsgrond formuleren. Fout, schade en causaal verband bewijzen is hierbij niet vanzelfsprekend. Dit is in mijn ogen dan ook een vorm van bescherming die niet helemaal koosjer is. Samengevat vereisen de rechtsregels met betrekking tot knowhow dat het gaat om geheime, technische informatie, een erg ruime notie. Daarenboven moet zij voor commerciële exploitatie vatbaar zijn, overdraagbaar zijn, niet-geoctrooieerd en een concurrentieel voordeel bieden. Knowhow zwermt wel rond octrooien, zal ze begeleiden, en een oplossing aanreiken tot aan de indiening van de aanvraag voor het octrooi of bij het falen van die applicatie. Om de kans op succes ingeval van een geschil te vergroten, moet de eigenaar redelijke maatregelen hebben genomen. Het respecteren van knowhow door derden is geen absoluut recht van de eigenaar, hij moet dit verdienen. Ook het TRIPs - verdrag schrijft redelijke voorzorgen voor en de Belgische rechtspraak vraagt dit eveneens. In de V.S. is deze conditie wettelijk vastgelegd in de UTSA. In werkelijkheid zal de bescherming van knowhow er als volgt uit zien. De zegswijze ―beter voorkomen dan genezen‖ is hier op zijn plaats. Wie knowhow adequaat wil beschermen, werkt een contractueel netwerk uit dat alle rechten en plichten voldoende duidelijke en op afdoende wijze omschrijft. Deze overeenkomsten zijn de beste buffer tegenover medewerkers of concurrenten die minder salonfähige voornemens met de knowhow hebben of er nonchalant mee omspringen. Na een eerste beschermingslaag, bestaande uit overeenkomsten met de omgeving, bevindt zich een tweede niveau. Dit wordt gevormd door wetsbepalingen. Het klopt dat eigenaars van

136

knowhow beschut zijn door een overkoepelend geheel aan rechtsregels, maar geen enkele heeft een verzadigend effect. Gewoonweg omdat procederen tijd en geld kost en daarnaast ook niet bevorderlijk is voor het geheime karakter van knowhow. Niettegenstaande er mogelijkheden zijn om rechten op knowhow af te dwingen, worden eigenaars van knowhow liever niet met dergelijke geschillen geconfronteerd. De kans is immers reëel dat de geheime formules, productiemethodes of andere vormen van technische gegevens tijdens de debatten aan het licht zouden komen. Dit zou een waardeverlies met zich meebrengen, waardoor procederen plots niet meer zo interessant lijkt. Lezers mogen zich niet laten afschrikken door het voorgaande, maar het moet nu eenmaal gezegd dat naar de rechter stappen heel wat formaliteiten met zich meebrengt, veel tijd vraagt en daarenboven vaak tot bewijsproblemen leidt. Een derde beschermingslaag bestaat uit een praktisch en efficiënt beleid binnen de onderneming. Intern moeten er maatregelen genomen worden zoals stempels met ―confidentiële informatie‖ voor documenten van die aard, aangepaste toegangstests voor bepaalde ruimtes, databanken met inkomend en uitgaand verkeer van documenten en andere beveiligingsacties. Het is hierbij cruciaal de werknemers op tijd en stond in te lichten waardoor zij zich gebonden zien en hun privacy hierbij niet te schenden. In een gericht extern beleid hebben maatregelen zoals beperkte toegangszones en scanners met registratie bij aanmelding zeker een plaats. Waar octrooien onderdak bieden aan uitvindingen, doet knowhow dit voor geheime, technische informatie. Toch hoeft knowhow geen minderwaardige bijklank te krijgen. Zij kan een totale bescherming bieden, mits de nodige voorbereidingen en latere opvolging, voor octrooieerbare kennis die aan de bestanddelen van knowhow voldoet. Voordelen zijn de onbeperkte levensduur, zolang het geheim karakter bestaat, de afwezigheid van formaliteiten, en de kostprijs in vergelijking met die van octrooien. Vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen zal dit laatste argument attractief zijn. Tot slot kan meegegeven worden dat de auteur droomt van een aparte en tevens eenduidige regeling voor knowhow in de toekomst. De zin voor realisme zegt evenwel dat dit een zaak is die zichzelf zal uitwijzen. Eenmaal knowhow in de Belgische praktijk zo diep ingeworteld raakt als

137

zij al in de Amerikaanse is, zullen de ondernemerswereld en de rechtspraktijk een oproep doen naar een eigen statuut voor knowhow. Die dag lijkt evenwel niet zo veraf.

138

Bibliografie. .

A. Internationale verdragen. -

Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (20 maart 1883)

-

Het Verdrag van Washington tot samenwerking inzake octrooien (19 juni 1970)

-

Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (C.I.S.G.)

-

Het TRIPs - Verdrag van Marrakesh van 15 april 1994

B. Europees recht. -

Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese Octrooien

-

Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

-

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

-

Verordening (EEG) Nr. 4087/88 van de Commissie van 30 november 1988 inzake de toepassing van art. 85 (3) EEG-Verdrag op categorieën van franchiseovereenkomsten

-

Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van art. 81 derde lid van het Verdrag op groepen overeenkomsten betreffende technologieoverdracht.

-

Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992.

-

Verordening (EG) nr. 240/96 van de Commissie van 31 januari 1996.

-

Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (Publicatieblad L 336 van 29.12.1999).

-

Verordening (EG) Nr. 2659/2000 van de Commissie van 29 november 2000 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen onderzoeks - en ontwikkelingsovereenkomsten

139

-

Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

-

Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag

-

Verordening (EG) nr. 864/ 2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

-

Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

-

Overeenkomst van 19 oktober 2005 met betrekking tot de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pub. EG L. 16 november 2005, afl. 299, 62.)

-

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005

-

Bekendmaking van de Commissie - Richtsnoeren inzake verticale beperkingen (Publicatieblad Nr. C 291 van 13/10/2000), nr. 37

-

Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten (Publicatieblad Nr. C 003 van 06/01/2001)

-

Voorstel van de Commissie van 22 juli 2003 voor een Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen

-

Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op overeenkomsten inzake technologieoverdracht (Publicatieblad Nr. C 101 van 27/4/2010)

C. Wetgeving. C.1 België. -

Wet van 10 januari 1955

-

Ratificatiewet van 8 juli 1977

-

Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten 140

-

Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

-

Wet van 29 juli 1994 betreffende het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

-

Wet Handelsagentuur van 13 april 1995

-

Wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie

-

De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat geldt met ingang van 1 januari 2008 (B.S. 31 mei 2007)

-

Wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België

-

Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten

-

Wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consumenten

-

Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

-

K.B. van 26 oktober 2007 (B.S. 9 november 2007).

-

Memorie van Toelichting WEM, Gedr. St., Senaat, 1984-1985, 947/1, 4

-

Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

C.2 Verenigde Staten. -

Trade Secrets Act

-

Freedom of Informations Act

-

Uniform Trade Secrets Act

-

Georgia Open Records Act

-

Texas Public Information Act

-

Texas Theft Liability Act

-

Restatement (First) of Torts

-

Restatement (Third) of Unfair Competition

-

Restatement (Second) of Agency

141

D. Rechtspraak. D.1 Europees niveau. -

H.v.J. 27 september 1988, zaak C - 189/87

-

H.v.J. 30 november 1976, zaak C - 21/76

-

H.v.J. 7 maart 1995, zaak C - 68/93

-

H.v.J. 14 december 2000, zaak C-300/98 en C-392/98, Jur. H.v.J. 2000, I

D.2 Belgische rechtspraak. D.2.1. Hoogste rechtscolleges. -

GwH nr. 102/2001, 13 juli 2001

-

Cass. 27 september 1943, Pas.1943, I, 358

-

Cass. 4 september 1969, Pas. 1970, I., 6

-

Cass. 7 december 1973, Arr.Cass. 1974, 395; Pas. 1974, I, 376; , R.W. 1973-74, 1597, noot J. HERBOTS

-

Cass. 2 mei 1974,R.C.J.B. 1976, 34, noot L. CORNELIS

-

Cass. 25 januari 1980, Arr. Cass. 1979-1980, 608

-

Cass. 10 december 1981, Arr. Cass. 1981-82, 502; Pas. 1982, 494 en R.C.J.B. 1986, 5, noot E. WYMEERSCH

-

Cass. 12 december 1985, R.W. 1985-86, 2918

-

Cass. 19 mei 1987, R.W. 1987-88, 433

-

Cass. 2 mei 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1096

-

Cass. 18 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, nr. 431

-

Cass. 13 maart 1998, en noot J. STUYCK, De Verz. 1999, nr. 1, 21

-

Cass. 19 maart 1998

-

Cass. 15 maart 1999 , Arr.Cass. 1999, 378; Bull. 1999, 389; RRD 1999, 176; Soc.Kron. 1999, 379

-

Cass. 7 mei 1999, J.L.M.B. 2000, nr. 6, 224

142

-

Cass. 3 april 2000; Arr.Cass. 2000, afl. 4, 686; Bull. 2000, afl. 3, 677; JTT 2000, 316; , R.W. 2000-01, 1561

-

Cass. AR S.02.0018.N, 20 januari 2003, Arr.Cass. 2003, afl. 1, 163

-

Cass. AR S.02.0098.F, 30 juni 2003, Arr.Cass. 2003, afl. 6-8, 1534, concl. J. LECLERCQ

-

Cass. AR S.03.0028.N, 22 september 2003

-

Cass. 20 oktober 2003, Arr.Cass. 2003, afl.; JTT 2004, afl. 893, 327; , Ors. 2004, afl. 3, 22; Or. 2004, afl. 1, 1; Pas. 2003, afl. 9-10, 1640; RABG 2004, afl. 5, 298, noot M. DEMEDTS, R.W. 2004-05, afl. 4, 142

-

Cass. AR C.04.0274.N, 17 juni 2005, Juristenkrant 2005, afl. 115, 5; Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2005, 620, noot G. PHILIPSEN; NJW 2005, afl. 129, 1238; Pas. 2005, afl. 7-8, 1349; R.W. 2005-2006, afl. 20, 787;Luik 12 juni 2008, I.R.D.I. 2008, p. 343

-

Cass. AR C.05.0310.N, 27 november 2006

-

Cass. 11 juni 2007, JTT 2007, afl. 987, 387; Or. 2007, afl. 7, 186; , Pas. 2007, afl. 6-8, 1192; R.W. 2007-08, afl. 39, 1630; Soc.Kron. 2008, afl. 1, 55

-

Cass. AR C.05.0380.F, 14 maart 2008, Pas. 2008, afl. 3, 708

-

Cass. AR C.06.0332.N, 12 december 2008

-

Cass. 19 januari 2009, R.W. 2009-2010, 1084

-

Cass. AR C.06.0139.N/1, 29 mei 2009

-

Cass. AR C.08.0594.N, 7 januari 2010, TBO 2010, afl. 1, 18

-

Brussel 30 oktober 1980

-

Bergen 13 oktober 1987, TBH 1988, 626, noot P. KILESTE

-

Luik 19 oktober 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 499

-

Brussel 11 april 1997, TBH 1999, 264

-

Brussel 22 september 1998, Jaarboek Handelspraktijken 1998, 612

-

Arbh. Antwerpen 17 november 1998, Soc.Kron. 2000, 395

-

Bergen 20 december 1999, A.J.T. 2000-01, 226

-

Bergen 13 januari 2003, DAOR 2002, afl. 64, 377; JDSC 2004, 264, M. DELVAUX; JLMB 2004, afl. 2, 54, noot C. STAUDT en P. KILESTE

-

Arbh. Luik 8 januari 2004, JTT 2004, afl. 893, 331; , Soc.Kron. 2006, afl. 6, 346 143

-

Luik 2 september 2004, JLMB 2006, afl. 12, 508

-

Arbh. Luik 22 september 2005, Chr. D.S. - Soc. Kron. 2006, afl. 6, p. 355-357

-

Gent 14 november 2005, p. 21 - 22, nr. 2.4.1

-

Antwerpen 9 maart 2006, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 403

-

Arbh. Brussel 23 mei 2006, JTT 2007, afl. 970, 98

-

Gent 20 maart 2006, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 413, noot L. VAN DEN STEEN

-

Arbh. Brussel 13 juni 2006

-

Gent 13 november 2006, NjW 2007, 370

-

Brussel 10 januari 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 448

-

Luik 12 juni 2008, I.R.D.I. 2008, Kluwer, p. 339

-

Hof Luik 29 april 2008, Justel F-20080429-7

-

Brussel 10 december 2008, DAOR 2009, afl. 90, 149, noot S. CLAEYS

-

Antwerpen 31 maart 2009, Ing.-Cons. 2009, p. 133-143; ICIP 2009, afl. 1, 133; T.Strafr. 2009, afl. 6, 320

D.2.2 Lagere rechtspraak.

-

Kh. Gent 6 maart 1907, Pas. 1908, III, 123

-

Kh. Brussel 19 januari 1990, T.B.H. 1990, 555

-

Arbrb. Brussel 3 september 1990, JTT 1991, 13

-

Kh. Doornik 8 januari 1991, TBH 1993

-

Voorz. Kh. Gent 11 januari 1991, Jaarboek H.P. 1991, 532

-

Kh. Verviers 24 november 1992, TBH 1992, 963

-

Voorz. Kh. Antwerpen 24 maart 1994, Handelspraktijken 1995, nr. 5, 172

-

Voorz. Kh. Brussel 1 augustus 1995 T.B.H. 1995, afl. 11, p. 991 e.v.

-

Kh. Luik 15 september 1995, JLMB 1997, 1658; TBH 1998, 446

-

Voorz. Kh. Antwerpen 5 december 1996, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1996, 559

-

Voorz. Kh. Brussel 20 mei 1998, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1998, 555 144

-

Kh. Brussel 3 juli 1998, DAOR 1999, afl. 49, 100; T.B.H. 1999, 291, noot O. VAES

-

Voorz. Kh. Namen 22 september 1999, J.L.M.B. 2000, 296

-

Kh. Bergen 20 december 1999, A.J.T. 2000, 01, 226

-

Rb. Hasselt 6 januari 2000, T.B.B.R. 2002, 351

-

Arbrb. Brussel 18 februari 2000, JTT 2000, 486

-

Voorz. Kh. Verviers 16 juni 2000, Jaarboek Handelspraktijken 2000, 568

-

Voorz. Kh. Gent 24 september 2001, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2001, 686

-

Voorz. Kh. Brussel 5 november 2001, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2001, 780

-

Arbrb. Brussel 24 april 2002, Soc.Kron. 2006, afl. 6, 363

-

Voorz. Kh. Antwerpen, 24 maart 2005

-

Rb. Gent 28 juni 2005, T.Not. 2005, afl. 9, 464

-

Voorz. Kh. 27 april 2006, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 558

-

Voorz. Kh. Tongeren 26 september 2006, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 607

-

Voorz. Kh. Brugge 29 juni 2006, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2006, 289

-

Voorz. Kh. Brussel 4 juni 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 615

-

Voorz. Kh. Brugge 12 juni 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 631; TGR-TWVR 2008, afl. 5, 344

-

Voorz. Kh. Charleroi 10 december 2008, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2008, 652.

-

Arbeidsrb. Bruss. (24ste k.) 4 december 2007, J.T.T. 2008, p. 179-181

D.3 Landen van het common law. D.3.1 Groot-Brittannië. -

Newbery v. James (1817)

-

Prince Albert v. Strange (1849)

-

Robb v. Green (1895)

-

A-G v. Guardian Newspapers (1991) 145

D.3.2 Verenigde Staten. FEDERALE RECHTSPRAAK. -

Fowle v. Park, 131 U.S. 88, 98 (1889)

-

Board of Trade of City of Chicago v. Christie Grain & Stock Co., 198 U.S. 236, 25 S. Ct. 637, 49 L. Ed. 1031 (1905)

-

Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373, 31 S. Ct. 376, 55 L. Ed. 502 (1911)

-

E.I. Du Pont De Nemours Powder Co. v. Masland, 244 U.S. 100, 37 S. Ct. 575, 61 L. Ed. 1016 (1917).

-

Becher v. Contoure Laboratories, Inc., 279 U.S. 388 (1929)

-

U.S. v. Dubilier Condenser Corporation, 289 U.S. 178, 53 S. Ct. 554, 77 L. Ed. 1114, 17 U.S.P.Q. (BNA) 154, 85 A.L.R. 1488 (1933)

-

Erie R. Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64, 58 S. Ct. 817, 82 L. Ed. 1188, 114 A.L.R. 1487 (1938)

-

Universal Oil Products Co. v. Globe Oil & Refining Co., 322 U.S. 471, 64 S. Ct. 1110, 88 L. Ed. 1399, 61 U.S.P.Q. (BNA) 382 (1944)

-

Kewanee Oil Co. v Bicron Corp., 416 U.S. 470, 484 (1974)

-

Bonito Boats Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 9 U.S.P.Q.2d 1847, 57 U.S.L.W. 4205 (1989)

-

Novell, Inc. v. Timpanogos Research Group, Inc., 46 U.S.P.Q. 2d 1197.

-

Comprehensive Techs. Int‟l, Inc. v. Software Artisans, Inc., 3 F.3d 730, 28 U.S.P.Q.2d 1031 (4th Cir. 1993)

-

Mike‟s Train House, Inc. v. Lionel L.L.C., 81 U.S.P.Q.2d 1161 (6th Cir. 2006)

-

Synergetics, Inc. v. Hurst, 81 U.S.P.Q.2d 1714 (8th Cir. 2007)

STATENRECHTSPRAAK. -

Vickery v. Welch, 36 Mass. 523, 19 Pick. 23, 1837 WL 2540 (1837).

-

Peabody v. Norfolk, 98 Mass. 452 (1868)

-

Milaneseo v. Calvanese, 92 Conn. 641, 642 (1918)

-

By-Buk Co. v. Printed Cellophane Tape Co., 329 P. 2d 147 (Cal. Ct. App. 1958)

-

Winston Research Corp. v. 3M Co., 350 F.2d 134, 146 U.S.P.Q. (BNA) 422 (9th Cir. 1965)

-

Bryan v. Kreshaw, 366 F.2d 497, 503 (5th Cir. 1966) 146

-

Leo Silfen, Inc. v. Cream, 29 N.Y.2d 387, 392, 328 N.Y.S.2d 423, 427 (1972)

-

Scott v. General Iron & Welding Co., 171 Conn. 132, 137 (1976)

-

Parkem Indus. Servs., Inc. v. Garton, 619 S.W.2d 428 (Tex. App. - Amarillo 1981)

-

Metallurgical Industries, Inc. v. Fourtek, Inc., 790 F.2d. 1195, 1203 (5th Cir. 1985)

-

Brunswick Corp. v. Jones, 784 F.2d 271, 275 (7th Cir. 1986)

-

Innovative Constr. Sys., Inc., 793 F.2d 875 (7th Cir. 1986)

-

Foxboro Co. v. Arabian Am. Oil Co., 805 F.2d 34 (1st Cir. 1986)

-

Robert S. Weiss & Associates v. Wiederlight, 208 Conn. 525, 529 n.2 (1988)

-

New Haven Tobacco Co. v. Perrelli, 18 Conn. App. 531, 534, 212 Conn. 809 (1989)

-

Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc., 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991)

-

Gates Rubber Co. v. Bando Chemical Industries Ltd., 798 F. Supp. 1499 (D. Colo. 1992)

-

Allen v. Johar, Inc., 308 Ark. 45, 823 S.W.2d 824 (1992)

-

Ivy Mar Co. Inc. v. C.R. Seasons, Ltd., 907 F. Supp. 547, 556 (E.D.N.Y. 1995)

-

PepsiCo, Inc. v. Redmond, 54 F.3d 1262 (7th Cir. 1995)

-

Mangren Research & Dev. Corp. v. Nat‟l Chem. Co., 87 F.3d 937 (7th Cir. 1996)

-

Thermodyne Food Serv. Prod., Inc. v. McDonald‟s Corp., 940 F. Supp. 1300 (N.D. Ill. 1996)

-

Morlife, Inc., v. Perry, 56 Cal.App.4th 1514, 66 Cal.Rptr.2d 371 (1997)

-

Suncoast Tours, Inc. v. Lambert Group, Inc., 1999 WL 1034683 8 (D.N.J. 1999)

-

EFCO Corp. v. Symons Corp., 219 F.3d 734, 741 (8th Cir. 2000)

-

Tactica Int‟l, Inc. v. Atlantic Horizon Int‟l, 154 F. Supp. 2d 586, 608 (S.D.N.Y. 2001)

-

Avery Dennison Corp. v. Finkle, 2002 WL 241284 (Conn. Supr. Ct. 2002);

-

Unisource Worldwide, Inc. v. Valenti, 196 F. Supp. 2d 269, 279 (E.D.N.Y. 2002)

-

Kadant, Inc . v. Seeley Machine, 244 F. Supp. 2d 19, 36 (N.D.N.Y. 2003)

-

NewInno, Inc. v. Peregrim Development, Inc., 2003 Ct. Sup. 7852, 7853-7854 (Conn. Super. 2003)

-

MicroStrategy Inc. v. Li, 601 S.E.2d 580 (Va. 2004)

-

Pediatric Occupational Therapy Services, Inc. v. Town of Wilton, 2004 Ct. Sup. 5230, 5242 (Conn. Super. 2004)

-

Hair Say, Ltd. v. Salon Opus, Inc., 2005 WL 697538 4; (N.Y. Sup. Ct. Nassau County 2005)

-

Miller v. Hehlen, 104 P.3d 193 (Ariz. Ct. App. 2005)

147

-

Sunbelt Rentals, Inc. v. Head & Engquist Equipment, L.L.C., 174 N.C.App. 49, 620 S.E.2d 222 (N.C.App. 2005)

-

Magistro v. J. Lou, Inc., 270 Neb. 438, 703 N.W.2d 887 (Neb. 2005)

-

Access America, LLC v. Mazzotta, 2005 Ct. Sup. 12982, 12986 (Conn. Super. 2005)

-

Universal Banner Network, Inc. v. Zell, 2005 WL 3275917 (Cal. App. 2 Dist. 2005)

-

People v. Laiwala, 143 Cal.App.4th 1065 (Cal. Ct. App. 2006)

-

Milprint, Inc. v. Flynn, 296 Wis. 2d 936, 724 N.W.2d 274, 2006 WL 2690249 (Wis.App. 2006)

-

Sharma v. Vinmar International, Ltd., 231 S.W.3d 405 (Tex.App.-Houston [14 Dist.] 2007)

-

American Family Mutual Insurance Co. v. Roth, 82 U.S.P.Q.2d 1701 (7th Cir. 2007)

-

Incase, Inc. v. Timex Corp., 488 F.3d 46 (1st Cir. 2007)

-

Heartland Home Finance, Inc. v. Allied Home Mortg. Capital Corp., 2008 WL 77785 (6th Cir. 2008)

-

Silicon Image, Inc. v. Analogix Semiconductor, Inc., No. C-07-00635 JCS, 2008 WL 166950 (N.D. Cal. 2008) in J. Intell. Prop. 2008, Vol. 3, No. 7, p. 440-441

-

SKF USA, Inc. v. Bjerkness, 636 F. Supp. 2d 696 (N.D. Ill. 2009)

-

Brown v. Rollet Bros. Trucking Co., Inc., 291 S.W.3d 766 (Mo. Ct. App. 2009)

-

Haggard v. Synthes Spine, 2009 U.S. Dist. LEXIS 54818 (D. Colo. 2009)

-

American Airlines, Inc. v. Imhof, 2009 U.S. Dist. LEXIS 46750 (S.D.N.Y. 2009)

-

JPMorgan Chase Bank, N.A. v. Kohler, 2009 U.S. Dist. LEXIS 81387 (W.D. Ky. 2009)

-

The Clorox Co. v. S.C. Johnson & Son, Inc., 627 F. Supp. 2d 954 (E.D. Wisc. 2009)

E. Rechtsleer. E.1 Boeken. ANDRE, L. Traité des brevets d‟invention et de la contrefaçon industrielle, Brussel, Bruylant, 1935

BALLON, G. en GEENS, L., Inleiding tot het economisch recht, Kluwer, 2007, 592 p.

148

BERTRAMS, R.I.V.F. en KRUISINGA, S.A., Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag, Kluwer, 2007, 358 p. BUYDENS, M., Droit des brevets d‟invention et protection du savoir-faire, Brussel, Larcier, 1999, 421 p.

CABANELLAS, G. en MASSAGUER, J., Know-How Agreements and EEC Competition Law, IIC Studies vol. 12, Max Planck Institute, 1991, 260 p.

CARLIER, E., Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie, Sociale Praktijkstudies 15, Kluwer, 2003, 174 p.

CASTERMANS, M., Gerechtelijk privaatrecht : Algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging, Academia Press, 2004, 528 p.

CLAES, M., De plichten van de werknemer en de werkgever, Maklu, 1999.

CLAEYS, S., Tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid: een ovenwichtige samenwerking, Die Keure, 2009, 668 p.;

CLARK, D.S. en ANSAY, T., Introduction to the Law of the United States, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992.

CORREA, C.M. en YUSUF A.A.(eds.) , Intellectual Property and International Trade - The TRIPS Agreement, Kluwer Law International, 2008, 499 p.

COTTIER, T., en VERON, P., Concise International and European IP Law, Kluwer Law International, 2008, 579 p.

DEAN, R., The law of trade secrets, Law Book Company, 1990, 629 p.

149

DE CORTE, R., Overzicht van het burgerlijk recht, Kluwer, 2005, 746 p.

DELEUZE, J-M., Le contrat international de licence de Know-how, Paris, Masson, 131 p.

DE MEYERE, L., VAN OEVELEN, A. en WALSCHOT, F., Nuttige tips voor goede contractanten, Recht en Praktijk 34, Kluwer, 164 p.

DE MONTE VER LOREN, J.PH. en SPRUIT, J.E., Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, Kluwer, 2000, 345 p.

DE PAGE, H., Traité élementaire de droit civil belge, III, Etablissements Emile Bruylant, 1942.

DE WULF, C., Het opstellen van notariële akten, Kluwer, 2003, 955 p.

DORRESTEIJN, A. en VAN HET KAAR, R., De juridische organisatie van de onderneming, Kluwer, 2003, 231 p.

EAMON, W., Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture, Princeton University Press, 1994, 510 p.

ERAUW, J., Internationaal privaatrecht, Kluwer 2009, 938 p.

FARNSWORTH, E.A., An introduction to the legal system of the United States, Oxford University Press, 1999, 195 p.

FAWCETT, J.J., en TORREMANS, P., Intellectual Property and Private International Law, Clarendon Express Oxford, 1998, p. 570

FRIEDMAN, L.M., American Law - An introduction, W.W. Norton & Company, 1998, 416 p.

150

GOLDSTEIN, E.E., Cases and materials on Patent, Trademark and Copyright Law, Brooklyn, The Foundation Press Inc., 1959, p. 472-484

GOOSSENS, B.R. en JANSSENS, M.-C. en STEENNOT, R., De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet, Vanden Broele, 2008, 240 p.

GOTZEN, F. en JANSSENS, M., Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2007, 292 p.

GOTZEN, F. en JANSSENS, M., Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2007, 381 p.

GOTZEN, M., Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging, Brussel, Larcier, 1963, 600 p.

HEIRBAUT, D., Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Academia Press, 2005, 416 p.

HUBER, P. en MULLIS, A., The CISG: a new textbook for students and practitioners, Sellier, 2007, 408 p.;

IDENBURG, P.J., Kennis van zaken - Aspecten van know-how-recht in de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten, Deventer, Kluwer, 1979.

LEMMENS, K. en DE BONDT, W., Rechtsvergelijking, Kluwer, 2007, 359 p. LOOKOFSKY, J.M., Understanding the CISG, Wolters - Kluwer, 2008, 243 p. LOYN, H.R., The Governance of Anglo - Saxon England: 500 - 1087, London, Stanford University Press, 1984, 240 p.

LUCAS, A., en LUCAS, H.J., Traité de la propriété litéraire et artistique, Litec, 2001, 1132 p. 151

MILGRIM, R.M., Trade Secrets, Bender, 1967.

MOLENAAR, Handel in goede naam. Enige opmerkingen over het in licentie geven van een systeem (franchising), Kluwer, 1970, 26 p.

SEGAL, J.A. en SPAETH, H.J. en BENESH, S.C., The Supreme Court in the American Legal System, Cambridge, 2005, 398 p.

SEGHERS, N. en EYNIKEL, N., Franchising in 60 vragen en antwoorden, Edi.pro, 2006, 267 p.

STUYCK, J., Handelspraktijken, Kluwer, 2004, 483 p.

TIBERGHIEN ADVOCATEN (ed.), Handboek voor Fiscaal Recht 2008, Kluwer, 2008, 1500 p.

VAES, O., Franchising: praktijkgids voor juristen, Intersentia, 2005, 227 p. VAN COUTER, Y. en VANBRABANT, B., Handboek licentieovereenkomsten, Larcier, 2008, 416 p. VAN GERVEN, W., COUSY, H. en STUYCK, J.,, Handel - en economisch recht, Deel I, Vol. I, Kluwer, 1989.

VANDERELST, A., WIJCKMANS, F., en TUYTSCHAEVER, F., EG Groepsvrijstellingen verticale overeenkomsten en motorvoertuigendistributie, Larcier, 2003, 337 p.

VAN DER KORST, P.J., Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten, Kluwer, 2007, 275 p.

VAN DER STEUR, J.C., Grenzen van rechtsobjecten: een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten in intellectuele eigendomsrechten, Recht & Praktijk 124, Kluwer, 2003, 404 p.

152

VANHEES, H., Een juridische analyse van de grondslagen, inhoud en draagwijdte van auteursrechtelijke exploitatiecontracten, Maklu, 1993, 645 p.

VANNES, V., Le contrat de travail: Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, 1996.

VAN NIEUWENHOVEN, E.A., HUYDECOPER, J.L.R.A. en VAN NISPEN, C.JJ.C., Bescherming van technische innovatie, Deel I, Kluwer, 2002, 461 p.

VON MEHREN, A.T. en MURRAY, P.L., Law in the United States, Cambridge, 2007, 342 p.

VON S. KYNELL, K., Saxon and Medieval Antecedents of the English common law, Edwin Mellen Pr, 2000, 250 p.

VOLDERS, B., Afgebroken contractonderhandelingen in het internationaal privaatrecht, Larcier, 2008, p. 73.

WANTIEZ, C., Les clauses de non-concurrence et le contrat de travail, 2de editie, Larcier, 2001, 101 p.

WEINSTEIN, M., Summary of American Law, 1988, Wiley, x p.

WELLENS, V., Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken, Larcier, 2006, 128 p.

WENTINK, B.C., De licentie in het vermogensrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, 1995, 195 p.

WISE, A.N., Trade secrets and know-how troughout the world, X, 20-29.

E.2 Artikels en bijdragen.

153

BALLON, E., ―Onrechtmatige mededinging‖ in STUYCK, J., Handelspraktijken anno 1996, Antwerpen, Kluwer, 1996, 320 p. BALLON, G., ―Knowhow en zijn bescherming‖ in Liber Amicorum Roger Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, p. 673-694 BISWAS, S.J., ―The Economic Espionage act of 1996‖, 1997, 10 p. BÜHLER, M., ―Confidentiality Clauses in International Contracts‖, RDAI/IBLJ 2002, p. 362. CONCEPT HOUSE NEWPORT (ed.), ―Confidentiality and Confidential Disclosure Agreement (CDA)‖, p. 9. CZAPRACKA, K.A., ―Antitrust and trade secrets: the U.S. and the EU approach‖, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 207, 2008. DE DIER, S. en VAN BEVER, A., ―Zo zijn we niet getrouwd - Over de loyaliteitsplicht van werknemer en bestuurder‖, Jura Falconis 2008-2009, p. 321-339 DE GRYZE, E., ―Licentieovereenkomsten‖, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 2004, 82 p. DESSARD, D. en VOS DE WAEL, N., ―Nouveautés en matières de droits intellectuels‖, in X., Le point sur le droit commercial, 2001. DE VISSCHER, F., ―La protection des inventions et du savoir - faire‖ in Guide Juridique de l‟Entreprise, Titel X, Boek 98.1, Kluwer, p. 68 DE VROEDE en H. DE WULF, ―Overzicht van rechtspraak: Algemeen handelsrecht en handelspraktijken (1998-2002)‖, T.P.R. 2005, afl. 1, p. 160 - 299

154

FIKENTSCHER, W. en KUNZ-HALLSTEIN, H.P., ―International transfer of technology: a perspective on the roles of antitrust, competition law, and trial‖, 9 Del. L. Rev. 37, 2006. FRANCE, R., ―Droits intellectuels - Procédures pénales‖, in X., Les droits intellectuels 2007, 572-587. FRANK, G.A., ―Licensing of Trade Secrets and Know-how to Subsidiaries and Joint ventures‖, Drinkerbiddle, 7 p. FRIGNANI, A., ―Knowhow and trade secrets”, J.I.F.D.L. 1996, p. 59-67. GARDELLA, A., ―European Union - the ECJ in Search of Legal Certainty for Jurisdiction in Contract‖ in SARCEVIC, P., VOLKEN, P. en BONOMI, A., Yearbook of Private International Law, 2007, Vol. 9, 621 p. GEENS, H., ―De grondslagen van de culpa in contrahendo‖, Jura Falconis 2003-2004, nr 2, p. 433-460 GRAVES, C.T., ―The law of negative knowledge: a critique‖, 15 Tex. Intell. Prop. L. J. 387, 2007. HERMAN, J., ―Goede trouw van de werknemer bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: discretieplicht en concurrentieverbod‖, Or., 1988, 221. HOLLOWAY, S., ― Black box agreements: the marketing of U.S. technical know-how in the Pacific Rim‖, 23 Cal. W. Int‟l L. J. 199, 1992. HOPKINS, J.L., ―The Law of Unfair Trade including Trade-Marks, Trade-Secrets and GoodWill‖, Chicago, Callaghan & Co., 1900. HUGHES, J., ―The philosophy of Intellectual Property, 77 Geo.L.J. 287 - 1988, 291 155

JAGER, M.F., ―Trade secrets law”, Trade Secrets Law Database, 2009. JAUSS, S., ―Know-how as confidential information‖, C.I.P.A.J. 2008. JOLIET, R., ―Le contrat de license de brevet en droit civil belge et français‖, Rev. trim. dr. com. 1982, 167 JORDA, K.F., ―Patent and trade secret complementariness: an unsuspected synergy‖, 48 Washburn L.J. 1 2008. KARYDIS, G. en ZEVGOLIS, N., ―Regulation 1400/2002 and access to technical information: necessity of convergent interpretation with the principles established by the relevant case‖, E.C.L.R. 2009. LANDOLT, K.E., ―Protection of know-how and trade secrets in Switzerland‖, J.I.F.D.L. 1996, 52-58. LEBSON, S.J., ―Trade Secrets as collateral: a US perspective‖, J. Intell. Prop. 2007, Vol. 2, No. 11, p. 726-728. MAES, S., ―Beschermde werkgever of vogel voor de kat?‖, in ADVOCATENKANTOOR CLAEYS & ENGELS (ed.), De arbeidsovereenkomstenwet, na 30 jaar… anders bekeken, Larcier, 2008, 324 p. OPI, S.B., ―The approaches of the European commission and the U.S. antitrust agencies towards exclusivity clauses in licensing agreements‖, 24 B.C. Int‟l & Comp. L. Rev. 85, 2000. PAGNATTARO, M.A., ―The google challenge: enforcement of noncompete and trade secret agreements for employees working in China‖, 44 Am. Bus. L.J. 603, 2007.

156

PEARSON, C. en PARKER, N., ―Post-termination use of licensed intellectual property by licensees‖, J. Intell. Prop. 2008, Vol. 3, No. 5, p. 305-313. PEETERS, B., ―Grondslagen Decreet d’Allarde‖, OHER 1991, p.3 PETERS, L., ―The UNIDROIT guide to franchising, or unification of law by alternative‖, 27 Int‟l J. Legal Info. 170, 1999. PETERSON, G.R., ―Trade Secret Law Update 2008: including restrictive post - employment covenants‖, Texas, Practising Law Institute 2008. REICHMAN, J.H., ―Computer programs as applied scientific know-how: implications of copyright protection for commercialized university research‖, 42 Vand. L. Rev. 639, 1989. RISCH, M., ―Trade secrets and their history‖, M.I.P.L.R. 2007, p. 3-74. RYAN, J.W., ―The treatment of territorial restraints under patent and know-how‖, 3 Alb. L. J. Sci. & Tech. 155, 1993. SANTONOCITO, F. en SOBOL, A., ―Italy- unfair competition - violation of know-how and trade secrets‖, E.I.P.R. 2006. SCHILLER, A., ―Trade Secrets and the Roman Law: the actio servi corrupti‖, Columbia Law Review 1930, Vol. 30, Nr. 6, p. 837-845 SCHRANS, G., ―The protection of know-how under Belgian Law‖, in JEHORAM, H.C. (ed.), The protection of know-how in 13 countries, Kluwer-Deventer, 1972, 1-11. SCHRANS, G., ―Juridische problematiek van de aanwending van research in de onderneming‖, R.W. 1971-1972, 1801 e.v.

157

SCHROETER, U.C., ―Vienna Sales Convention: Applicability to "Mixed Contracts" and Interaction with the 1968 Brussels Convention‖, Vindobona Journal of International Comercial Law and Arbitration 2001, p. 74 SEVILLE, C., ―European Community Law. Intellectual property‖, I.C.L.Q. 2001. SEVILLE, C., ―European Union Law. Intellectual Property‖, I.C.L.Q. 2007. SHEN, J., ―Block exemption for technology licensing agreements under commission‖, 20 B.C. Int‟l & Comp. L. Rev. 251, 1997. STEENNOT, R., ―Weg met de wet handelspraktijken, leve de wet marktpraktijken,‖, Juristenkrant 2010, afl.1-2 STORME, M., ―Een revolutionaire hervorming : de dwangsom‖, T.P.R. 1980, 223. STUYCK, J., ―Licenties,overdracht, Europees recht‖, in X., Problemen van octrooirecht, 2000. STUYCK, J., ―Bescherming van knowhow”, in VAN GERVEN, W., COUSY, H. en STUYCK, J., Handels - en economisch recht, Deel I, Vol. I, Kluwer, 1989. TILLEMAN, B., ―De plicht tot discretie van bestuurders‖ T.R.V. 1992, 279. TIVADAR, K., ―Protecting know-how in Hungary‖, W.I.P.R. 2007. TROUSSEL, J., ―Gestions et conventions intra-groupe en matière de propriété industrielle‖, Cah. Jur. 1999, 87-94. ULPIANUS, ―Edict 23‖, in Justinianus, DIG.11.3.1.

158

VAN BUNNEN, L., ―Secret ou divulgation? Le choix entre la protection du savoir-faire et du brevet‖, in X., Problemen van octrooirecht, 2000. VANDENBORRE, I., ―De verhouding tussen de eerlijke handelsgebruiken en de WEM‖, Jura Falconis 1997-98, nr.1, p. 81-116 VANDERSCHAEGHE, A., ―Clausules in de arbeidsovereenkomst. Een overzicht.‖, AdvocatenPraktijk 2004, Sociaal recht, Kluwer, 2004, vol. 6-7. VANDEWALLE, A., ―Clausules in een arbeidsovereenkomst‖, Kijk Uit 2004, deel 1: afl. 9, 2-11, deel 2: afl. 10, 2-8. VAN MENSEL, A., ―De bescherming van fabrieksgeheimen of technische know-how naar Belgisch recht‖, R.W. 1981 - 1982, 2006.

VARUS, A., in Justinianus, DIG.11.3.16 . WADLOW, C., ―Bugs, Spies and Paparazzi: Jurisdiction over Actions for Breach of Confidence in Private International Law‖, E.I.P.R. 2008, Vol. 7, p. 269 - 279 WADLOW, C., ―Trade Secrets and the Rome II Regulation on the Law Applicable to Noncontractual Obligations‖, E.I.P.R. 2008, Vol. 8, p. 309 - 318 WAGNER, K., ―Dwangsom‖, T.P.R. 2007, afl. 4, 2046. WALSCHOT, F., ―Bescherming van technologie‖, in X., Jurist in bedrijf, 2000. WATSON, A., ―Trade Secrets and Roman Law: the myth exploded‖, 11 Tul.Eur. & Civ.L.F., 1996, p. 19-29 WILLMAN, P., ―Protecting Know-How‖, London Business School Business Strategy Review 1996, Vol. 7, nr. 1, pp. 9-13

159

X, ―Case comment - Germany - cleaning strip‖, IIC 2003. X, ―Case comment - Patent and licensing law - Germany: termination of know-how agreement‖, IIC 2000.

E.3 Elektronische bronnen. http://biotech.law.lsu.edu/cases/IP/ts/Metallurigical_v_Fourtek.htm (3/5/2010) http://books.google.be/books?id=a8k1a5u4jXQC&pg=PA339&dq=bescherming+van+know-how (2009) http://books.google.be/books?id=aChqPzjEFycC&pg=PA20&dq=bescherming+van+know-how (2009) http://books.google.be/books?id=eqtH-m0yKD4C&pg=PA52&dq=bescherming+van+knowhow#PPA53,M1 (2009) http://books.google.be/books?id=geeVtC-qHiMC&pg=PA250&dq=bescherming+van+knowhow (2009) http://books.google.be/books?id=LdbBW65iI34C&pg=PA416&dq=bescherming+van+knowhow#PPA415,M1 (2009) http://books.google.be/books?id=MrNeMfMS8ugC&pg=PA731&dq=protecting+knowhow#PPA 731,M1 (2009) http://books.google.be/books?id=s3fpLpo7OMIC&pg=PA51&dq=bescherming+van+know-how (2009) http://books.google.be/books?id=tjYs7TCC3GAC&pg=PA27&dq=bescherming+van+knowhow&lr= (2009) http://books.google.be/books?id=YI8FemKYnH0C&pg=PA369&dq=bescherming+van+knowhow#PPA371,M1 (2009)

160

http://books.google.be/books?id=yZeehqwOUw4C&pg=PA84&lpg=PA84&dq=trade+secrets+kn owhow&source=bl&ots=Q5hLksg2N4&sig=gJfSA5Ja2FGF0Q3YPv4wL3KvJ0w&hl=nl&ei=qS 3sSYajNcOe-Aae1-jDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7 (2009) http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=7th&navby=case&no=951280 (1/5/2010) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0427:FIN:NL:PDF (13/3/2010) http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325NL.003301.html#anArt82 (30/03/2010) http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26092_nl.htm (29/3/2010) http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26108_nl.htm (10/4/2010) http://fdcc.digitalbay.net/documents/Kaplan- Sp04.htm (2/5/2010) http://library.findlaw.com/2003/Mar/18/132641.html (2/5/2010) http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=browse_usc&docid=Cite:+18USC1905 (27/4/2010) http://gozips.uakron.edu/~dratler/2006tradesec/materials/christopher.htm (1/5/2010). http://gozips.uakron.edu/~dratler/2008tradesec/materials/winston.htm (30/4/2010) http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090529-1 (3/3/2010) http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldorganisatie_Intellectuele_Eigendom (2009) http://ny.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.%5CFDCT%5CNNY%5C2003% 5C20030130_0000022.NNY.htm/qx (1/5/2010) http://spectrum.ieee.org/semiconductors/processors/lessons-from-the-1-billion-intel-tradesecrettheft (3/5/2010) http://thetradesecretsblog.wordpress.com/trade-secrets-law/restatement-of-the-law-third-unfaircompetition/ (30/4/2010) http://webh01.ua.ac.be/storme/recyclageverbintenissenrecht.pdf (30/1/2010) 161

http://www.advocatenkantoormattijs.be/v1.0/rechtsinfo/Denieuwewetinzakedeprecontractueleinformatie.html) (16/4/10) http://www.ali.org/ (29/04/2010) http://www.amerika.nl/politiek/html/systeem/federalisme.htm (2009) http://www.arnoud.engelfriet.net/ (2009) http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op4.html) (22/04/2010) http://www.clm.com/publication.cfm/ID/69 (2/5/2010) http://www.clm.com/publication.cfm/ID/69 (4/5/2010) http://www.cohenandwolf.com/CM/EmploymentLaborPublications/EmploymentLaborPublicatio ns88.asp (2/5/2010) http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm (7/5/2010) http://www.georgia.gov/00/article/0,2086,87670814_87670967_88002535,00.html (30/4/2010) http://www.heinonline.com (2009) http://www.iccwbo.be/index.html?page=8 (2009) http://www.inc.com/articles/2001/08/23292.html (2/5/2010) http://www.informationweek.com/news/internet/google/showArticle.jhtml?articleID=208801002 (3/5/2010) http://www.internetnews.com/bus-news/article.php/2106421/SCO-Sues-IBM-Over-Unix-TradeSecrets.htm (3/5/2010) http://www.jura.be http://www.justice.gov/oip/foia_guide09/exemption4.pdf (30/4/2010) http://www.law.kuleuven.be/jura/art/34n1/vdborre.htm (2/2/2010) http://www.law.kuleuven.be/jura/art/34n1/vdborre.htm (2/2/2010) http://www.law.kuleuven.be/jura/art/40n2/geens.html (23/2/2010) http://www.lawmemo.com/articles/covenants.htm (2/5/2010) 162

http://www.legalworld.be/legalworld/nieuwe-wet-marktpraktijken-Belgisch-staatsblad.html (7/5/2010) http://www.medlawplus.com/library/legal/confidentiality.htm (2/5/2010) http://www.myersbigel.com/library/viewdoc.php?id=27 (6/5/2010) http://www.natpat.be/download/NB_Nieuwe_loonbedragen_arbeidsovereenkomsten_voor_2010. pdf (16/4/2010) http://www.ncbusinesslitigationreport.com/.../file/Covenant%20MTD%20Order.rtf (24/4/2010) http://www.non-competes.com/search/label/Reasonableness (2/5/2010) http://www.tijd.be/ondernemen/fusies_overnames/artikel/De_10_voordelen_van_vendor_due_diligence-.7537664-1892.art (11/11/2009) http://www.tradesecretsblog.info/2008/09/protecting_knowhow_and_trade_s.html (2009) http://www.txstate.edu/about/open_records_act.html (30/4/2010) http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/eeapub.htm (1/5/2010) http://www.westlaw.com http://www.wipo.int/sme/en/index.jsp?cat=trade secret (2/5/2010) http://www.wipo.int/sme/en/index.jsp?sub_col=sme-article&cat=trade secret (30/4/2010)

163